一、美国授予商业方法专利的条件
根据美国专利法，有发明专利、外观设计专利和植物新品种专利三种。其中，发明专利最为重要，专利法的大多数规定，如取得专利的条件和程序等，都是围绕着发明专利作出的。根据法律实践，商业方法专利属于发明专利。那么，在美国要获得商业方法专利，应具备哪些条件呢？ 在美国一项发明要获得专利权，必须符合法律规定的四项条件，即新颖性（novel）、实用性（useful或utility）、非显而易见性（non-obvious）以及发明必须属于法定主题（statutory subjectmatter）的范围。对于商业方法来说，要受到专利保护，除了必须属于法定主题外，还必须具备新颖性（novel）、实用性（useful或utility）、非显而易见性（non-obvious）。
（一）商业方法属于专利权的法定主题
关于可获得专利的发明主题，即专利法的保护客体，美国专利法第101条是这样规定的：“凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成，或其任何新颖而实用之改进者，
可按本法所规定的条件和要求获得专利。”由此我们可以看出，专利法的保护客体有方法、机器、产品、物质合成四种。而方法是指某种技艺和方式。判例法曾对方法作出过广泛的解释。如美国最高法院在1877年的一个判例中对方法下的定义是：“方法是处理某些物质使之产生某种特定结果的方式。它是某种行为或一系列行为，作用于客体物质上，使之改变并产生某种不同的状态或物。”美国现行专利法第100条规定：““方法"一词是指方法、技艺或方式，包括对已知方法、机器、产品、物质合成和材料的新的使用。”方法专利中有制造某物的方法、有使用某物的方法，还有对已有已知方法或物质加以新利用的方法。象商业方法是否属于方法专利中的方法？目前来说，回答是肯定的。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在1998年的State Street ank案中认为商业方法（business method）从未被CCPA①乃至CAFC作为不可专利标的之理由，并认为1952年美国专利法已将商业方法视同其他程序或方法一样可以成为专利标的，权利要求是否符合专利法第101条并不在于其是否为商业方法②。而后这一见解在ATT Corp案中得以确立和强化。通过上述这两个案例，美国法院十分明确地确认了商业方法属于专利权的法定主题，可得到专利保护。
（二）商业方法应具备新颖性
在美国的专利审查和专利司法实践中，判定新颖性所采取的是“单一来源”（single source）原则。根据这一原则，无论是在专利审查还是在专利司法实践中，判定一项发明是否具有新颖性，是以该项发明与一项“现有技术”相比较。如果某一发明与一件现有技术相同，或者说申请人或权利人所要求保护的技术要素存在于一件现有技术中，则该项发明不具有新颖性。如果某一发明与一件现有技术不相同，或者所要求保护的技术要素不是存在于一件现有技术中，则该项发明具有新颖性。将有关的发明与两件或更多的现有技术相比较，是确定非显而易见性的方法，而非确定新颖性的方法。关于专利的新颖性标准，美国专利法第102条规定，无下列情形之一者，得获得专利：
(a)在专利申请人发明及申请之前，已在本国为他人习知或使用，或在国内外已获准专利或在印刷刊物上公开发表者，或
(b)在美国申请专利一年前，该发明已在国内外获准专利或在印刷刊物上公开发表，或在国内为公开使用或销售者，或
(c)已声明放弃该项发明者，或
(d)在美国申请专利或发明证书十二个月前，该发明由申请人或其法定代理人或受让人，在他国已先取得专利，或即将取得专利，或取得发明证书上之标的者，或
(e)在专利申请人发明之前，该发明已见于他人在美国申请且核准之专利，或他人之国际申请案，符合第371条(ｃ)项第(1)(2)及(4)款之规定要件者，或
(f)欲取得专利者并非该项发明标的之发明人，或
(g)在专利申请人发明之前，该项发明已在本国由他人完成且其未在本国放弃、禁止发行或隐藏者。在决定发明之优先性时，不仅需考虑该发明之构想及实施日期之关联，并且需顾及先于他人构想而晚于付诸实施者，在该他人构想前之合宜之努力。
上述条款大致可分为两类：一类是由于他人的行为破坏了申请案的新颖性，如在发明人做出有关发明之前，他人已经公开使用有关的发明或者已经获得了专利，如a款、e款、g款；另一类主要是由于发明人自己的行为而丧失了有关的权利，如b款、c款、d款。
根据上述f款的规定，在美国只有发明人才能提出专利申请，如果是发明人之外的其他人申请专利，则不能获得专利权。根据a款、e款、g款的规定，还体现了美国专利法的“发明在先”
原则，即当两个以上的申请人就同样的发明申请专利时，专利权授予最先发明的人，而非最先提出申请的人。申请案与现有技术比较的时间点是发明的时间点而非提出申请案的时间。
就新颖性标准来看，美国是采用了混和新颖性标准，即在出版物公开方式上采用绝对新颖性标准，只有那些在国内外出版物上均未发表过的申请才可能具备新颖性；在“公知、公用”的公开方式上，采用的是相对新颖性标准，也就是说，在发明日和申请日以前，在外国为他人习知或使用的发明，在美国仍有可能具备新颖性。
对于一种商业方法，只有不存在专利法第102条规定的情形，才有可能取得专利权。
（三）商业方法应具备非显而易见性
美国专利法第103条是关于创造性即非显而易见性（non-obviousness）的原则规定。在美国，非显而易见性的标准是由判例法创立并逐渐完善起来的。对于一项商业方法软件专利来说,非显而易见性的审查同一般专利申请的审查一样，首先要看是否符合 Graham test 的要求：（1）确定保护范围和在先技术的范围； （2）确定在先技术和权利要求范围的不同；（
3）决定同领域技术人员的水平；（4）评价所有与非显而易见性的有关的证据。对于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不在这些方面，而在于判断是否有技术上的实现手段和技术效果。依据State Street ank 一案的判决，“技术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要了，这个判决宣告了专利审查的重点从技术性（useful arts）转向了实用性(practical utility)。从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”等以“与机器结合”的方式表现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机 ”，而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。而关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准了。可以说目前在美国专利局，对非显而易见性的判断较比普通专利的申请更主要的落在了确定“在先技术”（Prior Art）的范围和同领域技术人员的水平的判断上。目前,美国专利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准――既懂商业经营又懂计算机软件的普通技术人员的标准，尽管美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分类705类上，并且有一个专门工作组——2160工作组 ，这些审查员在计算机，商业，金融、保险等相关领域都非常有经验，有些获得A学位，但是，这类审查员的数量还
不是很多，在准确判断创造性甚至新颖性上还有许多困难。美国专利局针对商业方法发明在103条意义上的审查还发布了一些指导性的文件，以协助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例。其中在Guidelines for Computer-Related Invention Patent Application 文件中，特别强调了在审查软件专利的创造性时，需要注意区分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的描述材料一般是指程序中指令的部分，因为这一部分可以操纵计算机的运作。从而实现与计算机的功能结构上的联系；但是在现代的软件包中，尤其是一些游戏软件和学习软件中，非功能性的描述材料，主要是音乐、图画、数据资料等，占有很大的部分。这些部分实际上不具有任何技术功能，无所谓创造性，考察软件的创造性时，不能结合这一部分来确定整个软件的创造性。也就是说，如果整个软件区别于其它软件的只在于这一部分的话，是不应当被认定为具有创造性的。
在美国专利局的另一份文件（Formulating and Communicating Rejections Under 35 USC 103 for Applications Directed to Computer-Implemented usiness ethod Inventions ）中，专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查做出了规定。其中列举了一些按照美国专利法103条以不具有非显而易见性为由做出的拒绝申请的例子。包括以下几种情形：
（1）所申请的发明的已被明显或者隐含的包括在作为评估创造性的对比文献中；
（2）所申请的发明的可以从该技术领域的一般知识推论出来 ；
（3）所申请的发明的可以从一个已经确定的商业原则推论出来；
（4）所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用电脑自动化；
（5）所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上；
（6）所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。
这份工作文件强调了对已有的商业原则的简单软件化不能成为具有创造性的理由。尽管这份文件看似对创造性审查有较为具体的规定，但是，由于商业方法不属于传统的技术领域，商业模式在现有技术资料库中很难到在对比文献，所以这类申请实质上是对商业模式的新颖性（或特别性）的审查，在美国专利局不强调考虑“技术要素”时很容易被通过，这也就是为什么现在美国专利局有大量这类申请被授权 。美国2000年10月通过的《商业方法专利促进法》议案第4条规定，“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或因特网，则该发明应被认为是显而易见的”。该议案还建议将美国专利法第103条修改为“设计商业方法发明主题，可以通过一份或多份现有技术资料进行对比或说明，如果任何现有资料揭示了某一商
业方法，该方法不同于专利申请的方法仅在于专利申请要求的方法是通过计算机来完成的，则该发明应被视为对该技术领域的普通技术人员是显而易见的。”
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