□侯小锋 陈 宇 易 钊
摘要：专利法和专利法实施细则中规定了禁止重复授权原则在同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的例外情况下的处理方式，但将同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT 的情况排除在该例外情况之外。针对禁止重复授权原则涉及普通申请和PCT申请的规定的区别，本文从法条修改目的和法条内涵、对申请人的影响及造成区别的原因等方面探讨禁止重复授权原则涉及PCT时处理方式的合理性。 关键词：专利申请 禁止重复授权原则 PCT 同样的发明创造
一、禁止重复授权原则涉及普通申请和PCT申请的规定的区别
我国专利法的第三次修改中，在第9条中增加了一款作为第1款，即“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，规定了禁止重复授权原则的例外情况。并且，在第三次修改的专利法实施细则的第41条中对该例外情况的具体操作和处理方式进行了规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申
请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。
可见，上述有关禁止重复授权的例外情况只是涉及到同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的情况，而对于同一申请人同日对同样的发明创造分别提交实用新型专利申请和PCT申请的，国家知识产权局条法司所编的《〈专利法实施细则〉第三次修改导读》一书则认为不属于专利法第9条的例外情况，那么在处理时也不按照专利法实施细则第41条第2款的规定，即提交实用新型专利申请和PCT申请时不必分别作出说明，那么在该PCT申请选择以发明类型进入中国国家阶段后，不能按照专利法第9条第1款规定的例外情况处理，如果实用新型专利申请已经获得授权，根据《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节的规定，申请人只能通过修改PCT 申请来避免重复授权，而不能通过放弃实用新型专利权来获得该PCT申请的发明授权。但是，如果申请人对同样的发明创造同日申请实用新型专利和普通发明专利，则需要在申请时分别作出说明，在该发明专利申请经过实质审查未发现其他驳回缺陷的前提下，如果该实用新型专利申请已经获得授权，申请人可以通过修改发明专利申请或者放弃实用新型专利权2种方式来避免重复授权，从而获得该发明专利申请的专利
权。
那么，上述禁止重复授权原则涉及普通申请和PCT申请的规定的区别的利弊及原因何在，其合理性和必
要性是否还值得推敲？本文将从法条的修改目的和法条内涵、对专利申请人/专利权人的影响及造成区别的原因等方面进行探讨。
二、禁止重复授权原则法条的修改目的及其法条内涵
在第三次专利法及其实施细则有关禁止重复授权原则法条的修改中，专利法第9条新增的第1款中“同样的发明创造只能授予一项专利权”是由原专利法实施细则第13条第1款移入，并且在专利法第9条第1款中还进一步规定了例外情况。根据国家知识产权局条法司所编的《〈专利法〉第三次修改导读》中指出的，专利法第9条第1款的修改目的在于克服改法之前关于原禁止重复授权原则的处理方式的争议，首先明确了“同样的发明创造只能授予一项专利权”应理解为同样的发明创造不能被两次授予专利权，并且对例外情况的规定确保了能够以放弃已授权的实用新型的方式避免重复授权的情况只限于实用新型专利权尚未终止的情况，从而保证了同样的发明创造的保护期限不会超过发明专利权享受的20年，并且也不会由于实用新型放弃专利权而导致公众的误解而造成侵权。
与专利法第9条第1款相关的专利法实施细则第41条的修改中，第2款到第5款的规定明确了专利法第9条第1款例外情况的具体处理方式，对以往实践中申请人就一项发明创造分别提出发明和实用新型专利申请的做法进行具体规范。首先，在申请人就同样的发明创造申请实用新型和发明专利时，规定了是同一申请日申请，这与以往的同一申请人就同样的发明创造申请实用新型和发明专利的时间没有限制相比，
提出了更为严格的要求，从而确保同样的发明创造保护期限不超过发明专利享受的20年保护期限；其次，在同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利时，要求必须分别作出声明，这样规定的目的在于保障公众在专利公报中及时了解相关申请的信息，避免侵权。
通过上述分析可见，对专利法第9条和专利法实施细则第41条的修改主要基于2个目的：第一，同样的发明创造的享受保护期限不能超过20年；第二，保障公众的知情权，看到实用新型授权时就可知道其还有同样的发明创造申请了发明，及早主动规避侵权发生。那么，就这两层目的来看，同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT，也可以列入专利法第9条第1款规定的例外情况。因为，如果申请人在同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT也分别作出声明，PCT申请以发明类型进入中国国家阶段后，如果该PCT申请经审查未发现驳回缺陷，而此时实用新型具有有效专利权，若允许通过放弃实用新型专利权来避免与PCT申请重复授权，这种假设的做法同样能够实现上述两项目的，并不违反禁止重复授权原则法条的修改目的。
从法条内涵上来说，涉及禁止重复授权原则的专利法第9条第1款与专利法实施细则第41条均属于发明专利申请获得授权的实质性条款。PCT申请选择以发明类型进入中国国家阶段后，根据《专利审查指南》第三部分第二章第2.1节的规定，PCT申请授予专利权的实质条件适用专利法、专利法实施细则及《专利审查指南》的规定。也就是说，PCT申请与普通发明专利申请的授权实质条件的审查标准相同，那么对于作为授权实质性条款的禁止重复授权原则法条，PCT 申请应该与普通发明申请遵循同样的审查标准。
因此，申请人在同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT的，应该采用与申请人在同日就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利相同的标准更为合理。
综上所述，从禁止重复授权原则法条的修改目的来看，并非为了区分普通申请和PCT申请而进行的修改， PCT申请与普通发明申请采用相同的规定同样能够实现法条的修改目的。从法条内涵来看，禁止重复授权原则法条属于发明授权的实质性条款，对待普通发明申请和以发明类型进入国家阶段的PCT申请的审查标准应该相同。因此，对同一申请人同日就同样的发明创造申请实用新型和发明专利与申请实用新型和PCT的区别对待的合理性从禁止重复授权原则法条的修改目的及法条内涵来看是值得商榷的。
三、对专利申请人∕专利权人的影响
从专利申请人/专利权人的角度来说，如果同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT，一般
情况下，该PCT申请会选择以发明类型进入中国国家阶段。如果该PCT申请经过实质审查没有发现其他驳回缺陷，而此时实用新型已经获得有效专利权，那么如果申请人想要获得该PCT申请的发明专利权，只能通过修改PCT申请使之与实用新型专利不构成同样的发明创造，才能符合禁止重复授权原则的规定。如果申请人申请时选择用发明申请代替PCT申请，其他条件均不变的情况下，申请人既可以通过修改发明申请，也可以通过放弃有效的实用新型专利权来获得发明专利权。可见，对于专利申请人∕专利权人来说，同样的发明创造同日选择以实用新型和发明类型申请，后续针对禁止重复授权原则法条的修改
方式可能有2种，而如果选择申请实用新型和PCT并且PCT选择以发明类型进入中国国家阶段，则后续的修改方式只有1种。也就是说，由于选择了不同的申请发明的方式，而使申请人丧失了部分的权利，这对申请人来说有失公平。
并且，由于越来越多的国内申请人希望在多个国家对发明创造进行保护，以及申请PCT的方便和各级政府对申请PCT的鼓励，相当多的国内申请人会选择申请PCT而不是普通发明专利，同时申请人又希望早日获得专利权从而会对同样的发明创造在同日申请实用新型专利。那么这时申请人就遇到两难的局面，如果同时申请PCT和实用新型，后续只能修改PCT申请才有可能获得发明授权，那么在撰写时就必须有意留下可供修改的基础，这对于申请人来说是不必要的负担。如果同时申请发明和实用新型，则不能方便快捷地在其他国家获得保护，加大了申请人去外国申请的难度。从我国鼓励发明创造、提高技术创新水平、鼓励走出国门的初衷来说，上述困难是不应当存在的。
此外，专利法实施细则第10章关于国际申请的特别规定以及《专利审查指南》第三部分第二章关于进入国家阶段的国际申请的实质审查规定中，均没有明确指出申请人同日就同样的发明创造申请实用新型和PCT的，不适用专利法第9条第1款和专利法实施细则第41条的规定，从而容易造成申请人的困惑，甚至使申请人在申请时并不能意识到申请PCT与申请普通发明在后续针对禁止重复授权原则法条的处理上会带来的区别。
综上所述，申请人同日对同样的发明创造申请实用新型和PCT的、与申请实用新型和发明相比，禁止重复授权原则法条处理方式的区别对专利申请人∕专利权人的权利造成了不利的影响，给专利申请人/专利权人的就同样的发明创造选择申请方式造成了一些不必要的困难。从对专利申请人/专利权人的公平性和合理性来考虑，禁止重复授权原则法条涉及PCT申请的规定有值得推敲的地方。
四、禁止重复授权原则涉及PCT申请的规定与普通申请区别的原因
关于申请人同日就同样的发明创造分别申请实用新型和PCT申请的，不适用专利法第9条第1款中例外情况的规定，国家知识产权局条法司对此解释如下：第一，PCT申请的国际申请日只有在进入中国国家阶段后才能“视为”专利法第28条所称的申请日；第二，PCT申请的类型需要等到办理进入中国国家阶段手续时才能确定；第三，申请人在提出PCT申请时无法“分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”。
尽管如此，但是这3点原因都只是具体处理方式的可行性问题。本文作者认为上述3点原因造成的问题是可以解决的。首先，关于上述第1点和第2点的原因，需要考虑禁止重复授权原则规定的时机是在发明申请经过实质审查没有发现其他驳回缺陷的前提下，PCT申请需要考虑禁止重复授权原则的规定，必然是在PCT申请选择以发明类型进入中国国家阶段后，其申请日和申请类型已经能够确定。也就是说，如果申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT的，需要考虑禁止重复授权原则规定的时机必然已经能够确定该PCT的申请日及发明申请类型，即上述第1点和第2点的问题实际上是能够解决的。
关于第3点原因，由于PCT申请在国际阶段时提出申请采用“PCT国际申请请求书”，该表格中没有选项可以选择“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”。虽然国际阶段的“PCT国际申请请求书”是按照专利合作条约制定的，不能根据专利法和专利实施细则的修改而改变表格内的选项，因而PCT申请不能通过“PCT国际申请请求书”进行“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”。但是，这一问题可以考虑以其他的方式来解决。
首先，PCT申请请求书中无法选择说明，但
是是否可以采用其他的表格进行说明？下面具体对可以采用的方式进行讨论。第1种方式，可以选择在PCT进入中国国家阶段时的501表中进行说明。PCT进入国家阶段后的审查使用本国的专利法、专利法实施细则及专利审查指南的规定，PCT申请进入国家阶段时填写的501表是能够按照专利法和专利法实施细则的规定进行设置的，那么在普通的发明申请和实用新型申请的请求书中都由于禁止重复授权原则法条的修改而增加了“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”的选项的情况下，在501表中也可以根据禁止重复授权原则法条的修改而增加相应的选项。并且，501表属于PCT申请进入国家阶段的表格，其中增加相应的“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”的选项，与在发明请求书和实用新型请求书中增加相应的选项相同，具有同样的法律基础，因而具有可行性。而在申请实用新型时的说明可以通过在实用新型请求书中增加一项“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了PCT国际申请”即可。并且由于PCT申请进入国家阶段后还将进行国家阶段的公布，因此，公众可以通过对实用
新型的公告以及PCT申请在国家阶段的公布及时获知相关信息，从而可以保障公众的知情权。
第2种方式，可以在PCT申请时额外再填写一份“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”的表格，实用新型申请时“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了PCT国际申请”。上述PCT说明的信息在PCT选择以发明类型进入国家阶段后的公布时一并公布，从而能够保障公众的知情权。
另外，PCT申请请求书中无法选择说明，但是是否可以免除PCT的说明而只在实用新型申请中进行说明？在实用新型申请时“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了PCT国际申请”，那么在实用新型公告授权时，公众就知道还存在另一PCT申请可能获得发明专利权，同样可以保障公众的知情权。
综上所述，在需要考虑禁止重复授权原则法条之前，PCT申请已经能够确定申请日、申请类型，并且同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT也具有能够“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”的方式。那么，在涉及禁止重复授权原则法条的处理时，对PCT申请和普通申请采用相同的规定和处理方式，在具体操作上也是可行的。上述几种操作方式给出了一些参考性的建议，但上述几种方式是否会造成其他问题，或者是否还有其他更好的操作方式用于PCT申请“说明对同样的发明创造已申请了另一专利”，还值得更为广泛和深入的探讨。
五、结束语
专利法和专利法实施细则有关禁止重复授权原则的法条针对同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明、与既申请实用新型又申请PCT的规定有所区别。本文从有关禁止重复授权原则的法条修改目的及法条内涵、对专利申请人/专利权人的影响以及造成该区别的原因等方面分析了禁止重复授权原则法条涉及PCT时的处理方式的合理性。本文认为，从审查标准的统一性和对专利申请人/专利权人的公平性而言，同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请PCT的情况，与同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的情况，采用相同的规定和处理方式更具有合理性，在具体操作层面也更具有可行性。[作者单位：侯小锋，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心；陈宇，航天科工深圳（集团）有限公司；易钊，深圳市顺天达专利商标代理有限公司。第二作者对本文的贡献等同于第一作者。]
参考文献：
[1] 国家知识产权局条法司.《专利法实施细则》第三次
修改导读[M].北京：知识产权出版社，2010：71. [2] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南 [M]. 北京：知识产权出版社，2010：168-169.
[3] 国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读 [M].北京：知识产权出版社，2009：35-36.
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