代工企业（OEM）的商标权纠纷及解决途径代工企业（Original Equipment Manufacturer，简称OEM），在我国通常称作“定牌生产”或“贴牌生产”，其基本形态是受托生产方按委托方（品牌拥有者）的委托合同进行产品开发和制造，产品使用委托方所拥有的商标，并由委托方销售或经营的合作经营生产方式。据统计，全国服装产业中OEM企业是整个产业的主体，企业数占到总数的80%，代理外国品牌或进口国外品牌的国内服装企业占总数的8%，自有品牌经营企业仅占总数的10%。其他行业也差不多如此。 近年来，我国代工企业频频涉入知识产权纠纷，被国外企业指控侵犯商标权、版权和专利权，造成权利人的重大经济损失和商誉损害。为此，大量的代工产品在出口国、转口国以及进口国海关遭到查扣甚至没收，相关代工企业也受到司法机关和国际商事仲裁机构的不利裁判。美国337条款就是进口国在这方面管制的典型代表，规定任何向美国出口的产品，若涉及侵犯美国在先的知识产权，美国的专利及商标所有人，即可依据1930年美国海关法第337条款，向美国国际贸易委员会（ITC）递交“申请书”来保护自己的专利权、商标权、版权及商业秘密等不受进口商品的侵害。该条款的核心在于对知识产权侵权的认定，产品一旦被认定侵权，ITC会依据“337条款”规定发布“停止令”或“排除令”。涉案产品无论是来自源头生产厂家还是来自其他分销商，将一律禁止进入美国市场，进入的也将被停止销售。
从现实情况看，代工企业遭遇的知识产权纠纷主要涉及商标权和专利权两类。本人主要分析商标权纠纷方面。
侵犯注册商标是国际公认的知识产权侵权行为，其形式性认定标准较为统一。我国商标法第五十二条规定：“ 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”
代工业务模式的基本法律关系就是委托人将拥有的商标权授权许可给受托人，由受托人进行贴牌生产。因此，侵犯注册商标专用权也就成为代工企业知识产权纠纷中的常见问题。
代工企业存在的商标权纠纷主要是以下两个方面：
一、委托方要求使用的商标存在侵权情况
据欧盟委员会统计，仅2006年，欧盟25国共查获37300个出口到欧洲市场的纺织品侵犯知识产权的案例，涉及1.28亿件商品，其中79%来自中国；在所有知识产权侵权案件中，纺织品位列第三，总计1450万件，其中63%来自中国；这其中伪造和假冒商标和版权问题占到98%，侵犯设计和款式专利权的占1%。但如此严重的商标侵权问题，不一定能说明我国代工企业具有侵犯的主观情结。国家知识产权局局长田力普就曾在由世界知识产权组织和中国国家知识产权局共同主办的政策决策者知识产权研讨班上指
出，我国企业在海外遭受知识产权侵权指控案件大幅增加，许多与犯罪集团有关。中国企业一般都是按照外来订单要求加工产品。，不注意他们的产品最终会被贴上什么牌子推向市场，也不注意被要求使用的技术是否侵权。
很多OEM厂商认为OEM产品往往是由OEM委托方自己负责贴牌销售，OEM厂商则既不会“使用”与他人“注册商标相同或者近似的商标的”，也不会“销售侵犯注册商标专用权的商品”，因此产品如果出现商标权纠纷，一般与OEM厂商无关。但是，在实际生产过程中，很多OEM委托方要求OEM厂商将最后要使用的商标直接附在产品上，比如在OEM生产服装、鞋帽时就常常会有这种情况，那么发生商标权纠纷时，OEM厂商就有可能因“使用”他人的商标或“销售”商标侵权产品而与OEM委托方共同成为商标侵权者。
针对这一情况，OEM厂商要做好以下工作：
1，在接受委托代工业务时，要求委托人提供对于代工品牌（商标）的合法权利证明，是确认委托人拥有委托代工权利的基本要求。
前外贸部和国家工商行政管理总局1995年颁布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条就明确要求：“对外贸易经营者在从事进出动中，对他人
指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。”
但是现实情况是，即使委托人出具商标授权使用证明，但如果授权证明文件存在虚假成分，也可能导致代工产品成为侵权产品。因此，代工企业还应该和委托人签订担保条款，要求委托人对其提交的品牌进行商标权属责任担保，要求保证其提供的产品品牌属于自主权利，不侵犯他人商标权，如果第三人主张侵犯其商标权的，委托人同意负担一切责任，并赔偿受托人因此而支付的所有费用及其损失。不过，由于委托代工协议并不能约束第三人，如果产品出现了商标侵权情况，商标权利人可以选择向使用、制造、销售、出口等所有环节的企业要求赔偿。即使在委托协议中订立了责任担保条款，代工企业也可能须先承担赔偿责任，然后才能向委托人追偿。如果委托人蓄意逃避责任，由于跨国代工的司法管辖限制和高昂的国际司法行动成本，代工企业往往难以挽回损失。因此，OEM厂商应该充分使用国际商标组织服务，检索委托方提供的商标在出口国市场的注册和使用情况。
2，查询委托方提供的商标在我国的注册情况。
商标权具有严格的地域性，在某单个国家取得的商标权利只能在该国内部获得保护，其他国家不当然承认其权利。如果代工产品在本国遭受商标侵权指控，则受托生产者将直接承受所产生的法律责任。因此，在拿到国外厂商要求贴牌生产的订单时，不仅应要求委托人提供其对授权品牌拥有合法使用权的证
明，检索委托方提供的商标在出口国市场的注册和使用情况。同时也应查询该商标在中国的注册情况。因此，前述《关于对外贸易中商标管理的规定》还要求该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。
二、委托方指控OEM厂商对其商标有侵权行为。
这种情况很多OEM企业可能都不会重视，因为按照代工的基本法律关系来看只要按照委托方的要求生产一般是不会出现这个情况的。在商标实践中，这种情况却是有的特别是服饰类产品。主要有三种情况：
一是OEM企业在利益的驱动下超过委托方要求的数量生产，超过部分的产品使用委托方的商标在国内市场销售以获利。
二是OEM企业生产中出现的残次品使用委托方的商标在国内市场销售以获利。
这两种情况，如果委托方的商标在国内已经注册，那么根据我国现行商标法第五十二条规定很明确的属于商标侵权行为。
第三种情况就是委托方单方面终止合同后指控OEM厂商有商标侵权行为。由于委托方单方面终止合同会导致OEM厂商产生大量的使用委托方商标的库存，委托方以此指控OEM厂商对其商标的侵权。针对这种情况OEM厂商应据理力争，摆清楚双方的法律关系、在委托生产协议的范围内的合法生产行为和委托
方单方面终止合同的行为造成的损失。笔者曾经处理过类似的案子，面对这样的指控不要慌，不要惧怕对方公司，主要摆清楚事实，理清楚法律关系，这种侵权指控是不成立的。
除了跨国代工外，国内企业间的代工行为也要注意以上问题。
以上是个人拙见，欢迎批评指正。
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