案例追踪
13年前，当发明人Bernard Bilski先生提交名为“以固定价格管理商品销售价格风险的方法”的专利申请时，他决不会料到，该商业方法专利申请会在若干年之后引发世界范围的关注与讨论。2010年6月28日，美国最高法院对Bilski v. Kappos案1 作出终审判决，其维持了联邦巡回上诉法院的判决结果，但在商业方法可专利性的存废问题上，多数意见和并存意见出现了重大分歧。最终，商业方法的可专利性以5比4的多数票涉险过关。另外，上诉法院创设的判断方法权利要求可专利性的“机器或转换”标准(machine-or-transformation test)也被美国最高法院有限采纳。虽然史蒂文斯法官这位商业方法专利的最大异议者已经离任，但是对于商业方法专利未来命运的讨论并未就此停歇。 一、案件背景回顾
自从State Street Bank & Trust Co.案2
与AT&T Corp.案3
打开了商业方法专利保护的方便之门，近些年来成千上万件商业方法专利申请被递交到美国专利商标局
[1]
。为了避免过度
保护的产生，并为商业方法专利与软件专利的客体判断创造适当的可预见性与明确性，美国联邦巡回上诉法院创设了方法专利应当符合的“机器或转换”标准
[2]
。根据该标准，一项方
法权利要求只有在符合如下条件的情形下，才
商业方法专利方兴未艾
56
能够满足《美国专利法》第101条所设立的要求，从而成为适格的专利客体：
（1）其与特定机器或设备相连接，或者（2）其将特定物质转换为不同的状态或东西。
在联邦巡回上诉法院否定了讼争权利要求的可专利性后，美国最高法院于2009年6月1日调卷审理该案。当事双方争议焦点可以归结为以下两方面：
4
（1）尽管最高法院先例并未对方法专利客体——“任何”新颖及实用的方法——的含义进行限制，且法院先例仅仅禁止对“自然现象、自然法则与抽象思想”授予专利，但是联邦巡回上诉法院认为，一项“方法”想要成为适格的专利客体，必须与特定机器或设备相连接，或者将特定物质转换为不同的状态或东西
（“机器或转换”标准），这种观点是否正确？也即，判断一项方法能否满足客体要求的标准究竟是什么？
（2）联邦巡回上诉法院判断方法专利适格性的“机器或转换”标准有效地限制了许多商业方法的可专利性，该标准是否与国会对“从事或实施商业活动的方法”给予专利保护的意图相冲突？也即，商业方法是否可专利？
二、最高法院判决意见之争
评美国最高法院Bilski v. Kappos案判决及其影响
Bilski v. Kappos案的判决结果，标志着“实用、有形与具体结果”标准的彻底终结，但对于如何区分不可专利的“抽象思想”与可专利的“方法”，美国联邦最高法院在肯定“机器或转换”标准具有重要作用的同时，却否认该标准是审查一项方法是否能够满足专利客体要求的唯一判断准则。商业方法的可专利性虽最终得以维持，但美国最高法院内部对此出现严重分歧。Bilski v. Kappos案判决并未对商业方法的可专利性争议划上圆满句号，传统理论与现代技术如何衔接仍留待司法实践予以解决。
1. Bilski v. Kappos.,130 S.Ct. 3218.
2. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc 149 F.3d 1368.
3. A T &T C o r p. v. E x c e l Communications, Inc.172 F.3d 1352.
4. v/
美国最高法院于2010年6月28日发布了该案的三份判决意见。肯尼迪法官发表多数意见，布雷耶法官与史蒂文斯法官分别撰写了并存意见。最高法院九名大法官一致认为：Bilski所申请的商业方法权利要求并非《美国专利法》第101条中所规定的专利客体。这三份意见将对金融、软件及医疗产业的专利保护产生极为深远的影响。
1．肯尼迪等大法官的多数意见
肯尼迪大法官代表最高法院撰写的多数意见指出，《美国专利法》第101条规定了宽泛的方法专利客体，且这一宽泛的客体规定仅存在三项由判例法发展出来的例外情形：自然法则、自然现象与抽象思想。自然法则、自然现象与抽象思想之所以无法获得专利保护，是因为它们是“为全人类所共有知识的一部分…任何人都可以使用它们，它们无法为任何人排他性占有。而上诉法院所采用的“机器或转换”标准对法律规定施加了额外的限定条件，且立法机关并未明确采纳这些限定条件。因此，虽然“在早期，尤其是在工业年代，未能满足
57
文/陈磊
‘机器或转换’标准的发明很少被赋予专利保护”，但法院“不能用原有的标准来判断新技术”。肯尼迪大法官从政策的角度进行分析并指出，“机器或转换”标准为评价以物质或其他有形载体为基础的发明提供了充分的判断标准，但该标准无法解答信息时代下软件、高级医疗诊断方法以及以线性规划、数据压缩和数据信号操作为基础的相关发明的可专利性难题。最高法院对当事人第一个争议问题的回答为：“机器或转换”判断法是审查一项方法是否可专利的实用工具，但绝非唯一标准。
其次，肯尼迪大法官对第二个争议问题，即是否应当对商业方法授予专利发表了意见。其指出，联邦法律本身已明确承认了商业方法专利的正当性。因为根据《美国法典》35章273(b)(1)条的规定，如果专利
权人根据“专利中的方法”主张对方侵权，则被控侵权人可以提出在先使用抗辩。而法律对抗辩事由中“方法”的定义就包括 “从事或进行商业活动的方法。”也就是说，该条抗辩理由的存在说明
了法律规定本身已经承认了商业方法的可专利
性。
美国最高法院承认应该对商业方法专利设置一个较高的门槛，否则专利审查员与法院将“被淹没在此类权利要求的汪洋大海之中”。多数意见认为现有的判例法规则已经对这一问题进行了解答。根据其解释，Benson案5、Flook 案6以及Diehr案7三个判决先例回答了“方法”权利要求专利适格性的问题[3]：
（1）完全独占某项抽象思想的权利要求不可专利。（Benson案）
（2）对某项抽象思想所进行的创新适用，如果该适用并不意图完全独占该抽象思想本身，那么其是可专利的。（Diehr案）
（3）如果专利申请仅仅将对抽象思想的占有局限于特定“使用领域”中，或者仅仅对该抽象思想增加了非创新性的“后处理活动”(insignificant post-solution activity)，那么该申请不可专利。（Flook案）
最后，根据以上三个案例中所确立的判断法则，多数意见认为专利申请人的权利要求是纯粹的商业方法，其仅仅属于“抽象思想”，因此不可专利：“和Benson案与Flook案中的数学方程式一样，权利要求1中所描述的以及在权利要求4的数学方程式中8进行运用的套期保值概念是一个不可专利的抽象思想。允许申请人对这一概念获得专利保护将先占该原则在所有领域的运用，并且还将导致抽象思想获得了垄断权利的保护。”
2．史蒂文斯大法官的并存意见
在长达47页的并存意见中，史蒂文斯大法官对多数意见的如下看法表示认同：“机器或转换”标准不是判断一项方法权利要求是否可专利的唯一标准。但是在商业方法专利的废存
58问题上，史蒂文斯以及金斯伯格、布雷耶与索
托马约尔大法官认为，从事商业活动的方法并
非《美国专利法》第101条意义下的“方法”，
商业方法应当被禁止授予专利保护。
史蒂文斯大法官认为，由于《美国专利
法》第100（b）条中对“方法”一词的解释中
含有“方法”一词，因此这种循环定义“并未
告诉我们可专利方法的范围有多大”，故“详
细回顾专利法的历史是必要的。”其指出，美
国专利法是在英国专利制度的原则与实践上发
展起来的，而“从英国《垄断法案》的文本以
及1790年之前英国的先例中，均无法得出商业
方法可专利这一结论。在美国，“于法律规定
得以通过的年代，例如商业或金融业这样的领
域通常并不被认为是‘实用技艺’的一部分。
在专利制度形成的早期，没有任何专利被授予
给从事商业活动的方法。在大约160年的时间
里，法院一致拒绝对从事商业活动的方法授予
专利。至20世纪初人们普遍认为，从事商业活
动的步骤无法获得专利保护。”“宪法中的专
利条款、早期专利法以及现行的第101条规定均
不认为此类创新是可专利的。”“虽然对第101
条中的‘方法’进行精确定义十分困难，但众
多历史线索均指向了一个结论：商业方法并非
法律意义下的‘方法’。”9
针对多数意见认为“联邦法律本身已明确
承认了某些商业方法专利存在”的观点，史蒂
文斯大法官指出，《美国专利法》第273条规定
的通过“是为了对联邦巡回上诉法院新近作出
之判决10所带来的影响进行限制。”“第273条
的规定从技术上看是不必要的，但在1999年，
考虑到法律界对可专利客体问题进行广泛讨
论，作出这一规定似乎也是必要的。”“如果
5. See Gottschalk v. Benson,
409 U.S. 63.
6. See Parker v. Flook, 437 U.S.
584.
7. See Diamond v. Diehr, 450
U.S. 175.
8. 权利要求1包含如下步骤：(a)在
上述货物供应商及消费者之间启动
一系列交易，消费者按照历史平均
水平所确定的利率购买上述商品，
上述固定利率和上述消费者的风险
状况相对应；(b)就上述货物确定
具有上述消费者相悖的风险状况的
市场参与者；且(c)按照再次确定的
价格，在上述货物供应商和上述市
场参与者之间启动一系列交易，上
述一系列市场参与者的交易将能平
衡上述一系列消费者交易的风险状
况。
权利要求4将权利要求1中所描述的
概念运用到一个简单的数学方程式
之中。
9. 针对史蒂文斯大法官数十页反对
授予商业方法以专利保护的历史分
析，多数意见仅用了只言片语便轻
松予以绕过：“时代不同了”。
10. 史蒂文斯大法官“联邦巡回上
诉法院新近作出的判决”，指的是
联邦巡回上诉法院所作出的State
Street Bank案判决。该案判决为商
59
11. See Supreme Court Decision in Bilski v. Kappos Memorandum, ipwatchdog/blog/USP T O _b i l s k i _m e m o _6-28-2010.PDF.
12. See Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bikski v. Kappas, v/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010预见到最高法院今天将会根据该条规定来判定商业方法可专利，那么1999年的国会显然不会通过第273条的规定。”
最后，并存意见告诫说，对商业方法给予专利保护未必有利于商业创新，且“商业方法专利可能会禁止合法的竞争与创新”，“社会为了保护商业方法专利所付出的高昂成本不仅会阻碍创新，还可能遏制竞争”。该意见认为，即使不能获得专利保护，也存在足够的激励促使人们去开发商业方法，因为公司使用越多有效的商业方法，竞争市场对其报酬也就越丰厚。由于商业方法不能够获得专利保护，故Bilski的权利要求不可专利。
3．布雷耶大法官的并存意见
该份并存意见对以上两份最高法院意见进行了观点总结：第一，虽然第101条规定中的措辞十分宽泛，但这种宽泛并不是毫无限制的。第二，“机器或转换”标准是帮助法院判断一项方法是否可专利的线索。
第三，虽然“机器或转换”标准是“实用及重要的线索”，但其从来就不是判断方法权利要求可专利性的“唯一标准”。第四，虽然“机器或转换”标准并非判断方法权利要求可专利性的唯一标准，但这并不意味着产生了“实用、确定与有形结果”的任何方法都是可专利的。此外，由于至少五名大法官明确表示了对“实用、有形与具体结果”判断法的反对，Bilski v. Kappos案判决标志着这一标准的彻底终结。
三、该案判决对美国专利实践的影响
Bilski v. Kappos案判决并未宣布商业方法专利的死刑。在将判断方法权利要求可专利性的标准回溯至Benson-Flook-Diehr三案所确立的
较为概括的准则的同时，美国最高法院也暗示在绝大多数案件中，“机器或转换”标准仍然是判断方法权利要求是否适格的合适标准。
该案判决作出后，美国专利商标局迅速作出回应并于当天发布备忘录，对最高法院判决进行了总结并指导专利审查员采用如下流程来测试方法权利要求的可专利性：
“专利审查员应继续根据第101条的规定，运用与‘机器或转换’标准相关的既存教导，并将其作为判断相关发明是否属于第101条意义下‘方法’的工具。如果所申请的方法满足了‘机器或转换’标准，那么根据第101条的规定，该方法很有可能是专利适格的，除非该方法明显指向一个抽象思想。如果所申请的方法并不
满足‘机器或转换’标准，那么审查员应根据101条的规定拒绝对申请授予专利保护，除非该方法明显未指向一个抽象思想。如果权利要求因指向一个抽象思想而被拒绝授予保护，那么申请人有权解释为什么其认为自己申请的权利要求并未指向一个抽象思想。”
11
从这份备忘录中可以看出，美国专利商标局仍将使用“机器或转换”标准对商业方法专利进行审查。在专利申请不满足该标准时，专利商标局意欲将证明专利适格的责任转移给申请人。
一个月后，美国专利商标局又发布了《审查方法权利要求客体适格性的临时指导意见》12
，该指导意见同样承认“机器或转换”标准仍然是判断方法权利要求是否可专利的实用工具，并结合Benson-Flook-Diehr三案判决，为审查
员们提供了多项参考要素，以帮助他们更好地判断某项方法是否主张了一个抽象思想，以及某项方法是否被限定在对抽象概念的特定具体运用之上：
“有利于认定专利适格的参考要素满足了‘机器或转换’标准，或其提供证据证明了抽象思想得到了实际的运用。不利于认定专利适格的参考要素既不满足‘机器或转换’标准，也未提供证据证明抽象思想得到了实际的运用。在对权利要求进行整体分析，以判断方法权利要求是否指向一项抽象思想时，审查员应考察
如下要素：
1．有利于认定专利适格的要素：
（1）对机器或转换进行了描述（无论是明示地描述还是默示地描述）
比如，机器或转换是特定的；机器或转换对方法步骤的实施进行了有意义的限定；机器实施了权利要求所主张的步骤；被转换的物质是特定的；物质的状态被改变或被转换为另一物质（具有客观上不同的功能与用途）等。
（2）权利要求直接指向了对自然法则的运用
比如，自然法则得到了实际运用；自然法则的运用对步骤的实施进行了有意义的限制等。
（3）权利要求不仅仅是对概念的陈述
比如，权利要求描述了特定方案以解决特定问题；权利要求以某种有形方式实施了某一概念；方法步骤的执行是可观测与可证实的。
2．不利于认定专利适格的要素：
（1）没有描述机器或转换（无论是明示地描述还是默示地描述）
（2）没有对机器或转换进行充分描述
比如，权利要求中涉及机器或转换的步骤仅仅是名义上的、非显著的、或与方法步骤的实施并不直接相关，例如数据收集或仅仅对该方法的运用领域进行了描述；仅仅对机器进行了一般性描述，导致权利要求涵盖了所有能够实施该方法步骤的机器；机器仅仅是该方法的
操作对象；‘物质’仅仅是一个通用概念等。
（3）权利要求并未描述对自然法则的运
用
比如，权利要求垄断了某一自然力量或主
张对某一科学事实获得专利保护；仅仅主观地
认为对自然法则进行了利用；对自然法则的运
用是名义上的、非实质的或与方法步骤的实施
并非直接相关等。
（4）权利要求仅仅是对通用概念的陈述
比如，方法权利要求对概念的使用将导致
申请人对这一概念获得垄断权利；权利要求涵
盖了对概念的一切已知及未知用途，且能够通
过任何既存或将来设计出的机器予以实施，或
者甚至无需任何设备即可实施；权利要求仅仅
解决了某一个需要解决的问题；执行方法步骤
的机器是主观的、不可察觉的等。”
四、对Bilski v. Kappos案判决的思考
商业方法是否可获得专利保护本质上可归
结为专利法上的一个基本问题：“不可专利的
抽象思想与可专利的方法之间的界限何在”。
设置清晰的评判标准可以有效地防止某项抽象
思想以专利之名被他人独占。美国最高法院在
商业方法的可专利性问题上的踌躇反映了专利
法经典理论在与现代科技相衔接时的困难，史
蒂文斯大法官所阐述的并存意见即体现了这种
不兼容性。传统上，判断一项方法是否为适格
专利客体的标准就是“机器或转换”标准，即
被请求获得保护的方法是否与特定机器相连接
或进行了物质转换。现代实践中，商业方法不
再是单纯的抽象思想，其与计算机程序与网络
技术的结合体现了对某些抽象思想的特定应
13. See In re Bilski, 545 F.3d
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