第16卷 第2期2019年 2月
中国发明与专利
China Invention & Patent
V ol.16 No.2
Feb. 2019
陈文平毛琎张占江
（金杜律师事务所，北京100020）
摘 要：无效程序中能否进行马库什要素的删除式修改在实务界和理论界存在争议。对马库什权利要求持整体技术方案论的一方认为删除式方式不属于《专利审查指南》规定的修改方式，不能被接受，而持并列技术方案论的一方认为删除式修改符合《专利法实施细则》的规定，应当被允许。在(2016)最高法行再第41号判决中首先论述了马库什权利要求的性质，并在充分考虑化学领域发明创造的特殊性及 个案因素的基础上，对马库什要素的删除式修改采取了附条件接受的态度。本文研究了最高院裁判结果的价值指引，分析了判决中指出的“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”审查标准。
关键词：马库什权利要求专利无效宣告修改方式
中图分类号：G306 文献标识码：A
0前言
马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求[1]。马库什权利要求具有高度概括的特点，一旦获得授权，专利权人权益即得到最大化的实现，而宽泛的保护范围也使马库什权利要求在无效程序中面临较大的挑战。在无效程序中专利权人能否对马库什权利要求中的可选择要素进行删除式修改在理论界及实务界一直存在争议。
在审查实践中，对马库什要素的删除式修改能否被接受，北京市高级人民法院与专利复审委员会（以下简称复审委）之间存在不一致的做法。复审委在第16266号无效决定中不接受对马库什要素的删除式修改，北京市高级法院在第(2012)高行终字第833号判决中认为可以对马库什权利要求中的任一变量的任一选项进行删除。
复审委倾向于认为马库什权利要求属于一个概括的整体技术方案，将马库什通式权利要求中某个或某些
取代基定义中的某个或某些选择项删除不属于《专利审查指南》（以下简称审查指南）所述的并列技术方案的删除，这种修改方式不能被接受[2]。北京市高级人民法院则认为马库什权利要求涉及化合物时，这些化合物之间是并列选择关系，权利要求所概括的是多个并列技术方案的集合，因而，对马库什要素的删除属于审查指南中所述的并列技术方案的删除，该修改方式应当被允许[3]。
本文正是针对上述争议结合（以下简称最高院）的(2016)最高法行再第41号判决[4]，探究马库什权利要求的性质及无效程序中的修改规则等问题。以期能够起到抛砖引玉的作用，引起理论界及实务界对马库什权利要求的进一步研究。
1马库什权利要求的性质
审查指南第四部分第三章第6.2节规定了无效程序中修改权利要求的具体方式一般限于“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”，上述规定实质上将删除式修改的最小单元限定为技术方案[5]。如果修改是对技术方案的删除则应当被允许，在这点上复审委和法院之间并无分歧。复审委和法院的分歧在于双方对马库什要素的删除是否属于技术方案的删除持不同的看法，究其本质是对马库什权利要求性质的理解不同。
作者简介：陈文平（1966—），男，山西洪洞人，硕士，金杜律师事务所合伙人，主要从事专利代理、无效及诉讼工作；毛琎（1982—），男，湖北通城人，硕士，金杜律师事务所合伙人，主要从事专利无
效及诉讼工作；张占江（1982—），男，河南驻马店人，博士，金杜律师事务所知识产权诉讼律师，主要从事专利无效及诉讼工作。
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关于马库什权利要求的性质，实务界有“整体技术方案论”和“并列技术方案论”两种观点。
1.1整体技术方案论
“整体技术方案论”的核心观点认为：马库什通式中众多变量及其大量可选项的罗列表征，属于高度概括的权利要求撰写形式，各个可选择要素共同组成一个整体技术方案[6]。“整体技术方案论”的理论依据主要有以下几点：
（1）马库什通式通常具有多个取代基且每个取代基存在多种选择项，这些选择项在整体上并非处于并列的地位，无法在权利要求中形成并列的技术方案，马库什权利要求属于在具体实施的技术方案基础上根据一定的构效关系进行概括而形成的一个整体技术方案[2]。
（2）马库什要素本身多层级、树杈形衍生展开的客观事实并非具体化合物的并列集合，众多变量及可选项的罗列表征不能等同于马库什权利要求可以视同是明晰并列的具体化合物技术方案。
（3）申请人以马库什方式撰写权利要求的根本目的在于最大限度地概括出类似化合物的范围，将马库什权利要求理解为并列技术方案的集合脱离了马库什权利要求的保护本意。
（4）认定马库什权利要求为并列技术方案集合会阻碍选择发明，并会导致化合物领域新颖性、创造性判断标准的混乱等问题。
复审委李越曾经撰文[7]，从马库什权利要求的起源及其与选择发明、新创性的审查标准、优先权核实及放弃式修改的关系等角度论述了“整体技术方案论”的合理性，李越认为申请人采用马库什通式的初衷是为了实现对其发明创造的高度概括，最大程度地圈定要求专利保护的范围，因此是一个整体技术方案。并且有关选择发明、新创性的审查标准、优先权核实以及放弃式修改的相关规定也从反面否定了并列技术方案论的合理性。溜溜1认为马库什权利要求与采用上位概念或数值范围概括表示的概括式权利要求具有共同的概括属性，并基于审查指南关于数值范围、上下位概念的相关规定类推阐述了“整体技术方案论”的合理性。
1.2 并列技术方案论
“并列技术方案论”的核心观点认为：当选择马库什通式中不同的要素时，马库什权利要求对应的化合物之间是并列选择的关系，马库什权利要求所概括的是多个并列技术方案的集合[3, 8]。其理论依据主要有以下几点：
（1）从马库什权利要求的起源来看，马库什权利要求最初是为了解决在权利要求中罗列多个化合物导致申请文件不简洁的问题，马库什权利要求仅仅是撰写形式的创新，其本质仍是多个并列技术方案的集合。
（2）从审查指南的相关规定来看，审查指南第二部分第十章第8.1.1节明确指出权利要求中限定的是“多个并列的可选择要素”，由此可知马库什权利要求是并列技术方案的结合。
（3）从审查实际来看，在授权阶段对马库什权利要求的修改均是将其视为“并列技术方案的集合”来处理的。
北京市高级人民法院还从申请人撰写实际的角度论述了“并列技术方案论”的合理性，在专利申请文件撰写过程中，申请人无法预料申请日前是否存在某个落入专利保护范围的具体技术方案，如果将马库什权利要求视为一个整体技术方案，则专利授权后非常容易被宣告无效，所谓马库什权利要求就失去其存在的意义。
1.3 最高院观点
最高院在(2016)最高法行再第41号判决中阐述了马库什权利要求的性质[4]。该案涉及名称为“用于或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利。涉案专利要求保护的是以
马库什方式撰写的化合物权利要求。案件的争议焦点之一是以马库什方式撰写的化合物权利要求是属于概括的技术方案还是众多化合物的集合。
最高院认为，马库什权利要求具有极强的概括能力，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。马库什权利要求是马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合, 马库什权利要求不管包含多少变
陈文平，等：无效程序中马库什权利要求的修改
1 溜溜.探析马库什权利要求属性的法律依据-简评“核苷酸类似物”专利行政诉讼案，：研发之友，2017
年11月26日.
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量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。
由此可知，最高院将马库什权利要求视为一种整体技术方案。基于最高院的裁判观点，不难理解在无效程序中对马库什要素的删除应当归属于对整体技术方案中的某个或某些技术特征的删除。
2 无效程序中马库什权利要求的修改限制
2.1不允许对马库什要素进行删除式修改
一种观点认为对马库什要素的删除不符合审查指南有关修改方式的规定，因此不能被接受，主要理由在于：
（1）任一变量和任一选项的任意删除具有很大的不确定性，将破坏专利权的明确性[2]；专利权人可以通过删除不同层级、不同数量的可变量或可选项之后构建出“全新”的“缩小”的中间保护范围，公众对专利权人如何缩小保护范围，以及通过删除排除了哪些技术方案没有明确的预期，影响了授权专利的公示性，将有损公众的信赖利益；
（2）这种修改方式会限制后续选择发明的作出，损害公众利益。这种修改虽然缩小了保护范围，但专利权人有可能通过这种修改将保护范围缩限为申请日后有机会作出选择发明的中间范围，进而增加公众进行选择发明的难度，这背离了缩小范围就有利于公众利益的设想。
（3）这种修改方式导致专利权人的收益和风险不匹配，有违公平原则。在授权阶段，马库什权利要求赋予了专利权人非常大的保护范围，专利权人理应承担更大的无效风险，如果允许这种修改，则专利权人可以通过一次又一次的部分删除化解一次又一次本应成立的无效宣告请求，马库什权利要求将会成为专利权人攻而不破的堡垒，使得专利权人过度享受宽泛保护范围所带来的利益而无需承担与之相匹配的风险，显失公平。
2.2 允许对马库什要素进行删除式修改
另一种观点则认为应当允许权利人在一定程度上对马库什要素进行删除式修改，理由如下：
（1）虽然这种修改与审查指南的一般性规定不符，但审查指南并未穷尽所有的修改方式。这种修改缩小了专利权的保护范围，符合《专利法实施细则》第68条（现69条）的规定，并未损害公众利益，在满足专利法其他相关规定的前提下，这种修改应当被允许。并且在实审阶段，这种修改方式是被允许的，应尽量保持前后审查标准一致。
（2）这种修改删除的是权利要求中明确记载的马库什要素，修改方向具体、明确，修改后保护范围必然缩小，不会造成公众的困惑。
（3）作为发明专利，马库什权利要求经历了实质审查，申请人在实审阶段已经承受了被驳回的风险，授权后权利人理论上获得了与其技术贡献相匹配的保护范围。基于社会公众利益的考量，专利制度设置无效程序给予公众再次挑战专利权的机会，但这不意味着全然不顾专利权人的利益，允许专利权人将其专利权限定为与其技术贡献相匹配的范围才真正符合公平原则。
（4）结合实际情况允许对马库什要素进行删除式修改不会影响后续选择发明的作出。无效阶段对权利要求的修改是一个系统的工程，不仅要考虑《专利法实施细则》第68条（现69条）的规定，而且修改还
应当满足《专利法》第33条、第26条第4款的规定等，在满足相关规定的前提下，专利权人仅仅获得了与其技术贡献相匹配的保护范围，没有损害公众利益，如果以限制选择发明为由而否定专利权人的应得保护范围，对专利权人不公平。
2.3 最高院观点
最高院在(2016)最高法行再第41号判决中阐述了马库什权利要求的修改原则[4]。涉案专利授权时的权利要求如下：
“1.一种制备用于或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作药用的盐或酯，
图1权利要求1通式化合物结构式
陈文平，等：无效程序中马库什权利要求的修改
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其中：R1代表具有1至6个碳原子的烷基；R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6个碳原子的烷基；R4代表：氢原子，或具有1至6个碳原子的烷基；R5代表羧基、式COOR5a基团或式-CONR8R9基团，其中R8R9相同或不同并各自代表：氢原子；含有1至6个碳原子的未被取代的烷基；含有1至6个碳原子的被取代的烷基，该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；或R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基，该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；以及其中的R5a代表：含有1至6个碳原子的烷基；烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基；或2-苯并[c]呋喃酮基；R6代表氢原子；和R7代表羧基或四唑-5-基。”
专利权人在无效阶段的修改内容之一是删除了权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求1中R5定义下除羧基和式COOR5a（其中R5a为（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基）外的其他定义。
复审委以上述修改不符合审查指南的相关规定为由拒绝了专利权人的修改。一审法院支持了复审委的观点，二审法院则认为在符合《专利法实施细则》第68条的基础上，应当允许专利权人在无效阶段对任一变量和任一选项进行删除式修改。
审理后认为：“鉴于化学发明创造的特殊性，同时考虑到在马库什权利要求撰写之初，专利申请人为了获得最大的权利保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求，因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定”。
由最高院的观点可知，在专利无效阶段并不禁止通过删除并列选项的方式修改马库什权利要求；但是也不允许对马库什权利要求的任一变量和任一选项进行任意的删除式修改。
在修改标准方面，最高院指出对马库什要素进行删除式修改应当考虑化学发明创造性的特殊性，并充分考量个案因素，在满足“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”原则的前提下，可以做适度修改。
3 最高院裁判观点的价值指引
无效程序中限制权利要求的修改一方面在于维护专利保护范围的稳定性，保证专利权利要求的公示作用；另一方面可以防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日，损害社会公众的利益。
对于马库什要素的删除式修改，最高院在充分考虑化学领域的特殊性及个案因素的基础上，坚持从严把握的原则，谨慎地采取了附条件接受的态度，兼顾了专利权人及公众的利益。最高院的做法符合其在《关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见》中所提出的合理调整专利授权确权司法审查标准，积极鼓励发明创造的指导思想，在充分考虑专利文件撰写的客观局限的基础上，尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。
最高院的做法没有局限于审查指南指出的三种修改方式，最高院曾在（2011）知行字第17号行政裁定书中指出审查指南规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于列明的三种，并未绝对排除其他修改方式。仅以不符合修改方式的要求而不允许修改，使得对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性[9]。
事实上，最高院的做法符合目前国际上的主流观
陈文平，等：无效程序中马库什权利要求的修改
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点。EPO对确权程序中的修改规定最为严格，对于通式化合物形式的马库什权利要求，EPO认为“从多个取代基的定义列表中进行何种程度的删除能被接受，取决于个案情况”。从EPO案例法（Case Law of Boards of Appeal）中的案例来看，在满足下述两个条件时修改是允许的：①修改后的保护范围不是此前未被明确提到的具体化合物，而必须为范围窄于原通式的通式化合物；②修改后的保护范围不是一项新的发明。由此可知EPO在“不超出原记载的范围、不阻挡新发明的诞生”原则的指导下，并没有否定在确权阶段对马库什权利要求进行部分选项的删除式修改。
4 “不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”修改原则的再思考
最高院指出应从严把握马库什要素的删除式修改，且修改应满足“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”的基本原则，否则可能损害公众的利益。最高院提出的上述修改原则为今后此类案件的审理指明了方向——既不完全禁止，也不可随意删除。该原则体现了专利法鼓励发明创造的立法宗旨，并充分考虑了专利权人、无效请求人以及社会公众的利益平衡。
然而，在审查实践中，如何判断是否产生新的性能和作用仍有待进一步探讨。假如在无效阶段，修改后
的技术方案仍是用于说明书中已经公开的病症，但是修改后的内容中不包括任何说明书中充分公开了效果的具体化合物结构，或者与具体公开的化合物结构相差较大，此时，是否应当认为该修改产生了新的性能和作用？
虽然上述假设情景在理论上可以通过后续的支持条款予以解决，但是就目前的审查实践来说，如果审查机构能够在审查文本的认定部分给出清楚的结论，将会更加有利于规范专利权人今后在无效阶段的修改行为，也会给出请求人以更加明确的预期。
不允许马库什权利要求中的并列要素随意删除，是因为马库什权利要求由于本身的高度概括属性已经使其在专利制度中占有优势，如果在无效阶段进一步允许其随意删除，会放大马库什权利要求灵活组合的特点，有损公众的信赖利益。不禁止马库什要素的删除式修改，是从鼓励发明创造的专利法根本立法宗旨出发，不能因为马库什权利要求概括的大范围中存在瑕疵就抹杀专利权人全部的智慧劳动成果。在法律允许的框架内，充分保护专利权人对现有技术作出的实质贡献。
笔者认为对于修改是否产生了新的性能和作用的判定也应当从上述考虑因素出发，判断修改后的内容是否偏离了原本的发明核心或发明构思。如果仍然基于已有的发明核心和发明构思，则不应当认为产生了新的性能和作用；如果与原有的发明核心严重偏离，则不应当允许这样的修改方式。也就是说，无效程序中一切允许修改的目的，都是围绕着专利权人对现有技术作出实质贡献的技术内容而进行的，修改后
的内容应当仍然是针对这些技术方案的。对于概括性极强的马库什权利要求来说，专利权人对现有技术的“实质性贡献”往往就体现在说明书中充分公开的具体化合物的技术方案。因此，对此类马库什权利要求的修改，只有修改后的权利要求不脱离说明书中充分公开的具体化合物时，才应当被允许。
原权利
要求的
保护范围
说明书
中的具
体实施例
说明书
中的具
体实施例
修改后
的范围
说明书
中的具
体实施例
修改后
的范围
图2 马库什权利要求删除式修改示意图
以图2为例，假设图2（a）中椭圆表示的是原权利要求的范围，黑点表示的是说明书中公开的具体实施例，实线圆表示通过删除马库什要素所得到的中间保护范围。如果修改是朝向充分公开的具体化合物实施例的方向限缩，即由图2（a）修改为图2（b），则因修改后的范围中存在具体实施例，修改后的技术方案整体上仍然围绕专利权人对现有技术作出的实质性贡献寻求专利保护，同时也能够得到说明书的支
持；修改后的保护范围在权利人的技术贡献范围内，仍是一个概括的马库什技术方案，不会阻挡选择发明的诞生，应当是允许的。但是，如果修改完全脱离说明书充分公开的技术方案，偏离原先的发明构思，从说明
陈文平，等：无效程序中马库什权利要求的修改
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