影响美国专利新颖性的“公开使用”背后的公共政策考量 作者姓名：郭小军
作者单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
摘要：在美国专利案件审判当中，专利制度背后的公共政策是法官作出判决时考虑的重要
因素。本文结合 1952 年美国专利法第 102 条（b）款规定下的“公开使用”，探讨了公共政策对专利新颖性判断的影响。关键字：新颖性公开使用公共政
策
公共政策或者公共利益，作为法官审理专利案件时考虑的重要因素，对美国专利案件的审判结果具有关键的影响。本文拟结合美国专利案件审判当中影响专利新颖性的“公开使用（public use）”的适用，来探讨法官对公共政策的考量。
专利新颖性要求的正当性，根据契约理论，可以解释为：因为作为对专利的交换、发明人做出了某些有价值的东西（因为其是新的），社会和发明人之间的契约具有约束力 1。专利制度的宗旨是促进创新和技术进步，而授予现有的技术以垄断权不会促进创新，
并且会因为从公共领域拿走现有的技术而剥夺公众使用现有技术的基本权利。
1952 年美国专利法第 102 条2规定了多种影响发明新颖性的情况，包括了狭义的新颖性条款（Novelty），即 102(a)、(e)、(g)，禁止衍生条款（Derivation）102(f)和法定禁止条款（Statutory Bar）102(b)、(c)、(d)。其中，102(b)规定，当发明在美国专利申请日的 1 年之前已经在本国公开使用或销售，或者在本国或外国被授予专利权或者在印刷出版物上被
11 WILLIAM ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 22，第305 页（1890）。
235 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent，1952。
描述，则该发明不具备新颖性。102(b) 与上述狭义新颖性条款的最大区别除了关键日期的
区别，即申请日之前1 年和发明日的区别之外，还在于，根据102(b) ，发明人自己在关键
日期之前的行为，例如公开使用，也可以引起自己的专利无效。
1952 年美国专利法 102(b) 中 1 年的宽限期规定使申请人有充分的时间考虑、完善而
提交专利申请。同时，该 1 年的宽限期也要求发明人尽早提交发明专利申请，促使专利技
术尽早为公众所知并最终进入公共领域，促进专利技术的传播，并促进其他人在此发明基
础上进一步的发明创造。
尽管没有字面上的表述，对于发明人本人公开使用和第三人公开使用对专利新颖性的
影响，法院在适用 102(b) 时采用了不同的标准。下面结合几个典型案例来对此进行介绍，
并着重探讨法院在不同案情下公共政策方面的考量。
这些案件都涉及专利侵权案件中被控侵权人反诉专利无效的情况，案情介绍将只针
对与公开使用和/或实验性使用例外（exper i mental use e x ception）有关的部分。
Rosaire 案
我们先通过 Rosaire v. Baroid 案3来介绍法院对于影响新颖性的公开使用4的基本判断
Rosaire 和 Horvitz 的专利涉及用于勘探石油或者其他碳氢化合物的方法。所述方法包括，从地层中提取
一定数量的土壤样本，在一个封闭的容器中研磨和加热来处理每份样本，使得土壤中携带或者吸收的碳氢化合物作为气体溢出，定量地测量从每份样本中溢出的碳
氢化合物气体的量，并且将测量数据与样本提取位置相关联。
发明人主张，在1936 年，他和共同发明人Horvitz 发明了这种新的勘探石油的方法，并指控B aroid 侵权。后者辩称，某T eplitz 为海湾石油公司（Gulf O il C orporation）进
3Rosaire v. Baroid Sales Division, National Lead Co., 218 F.2d 72 (5th Cir. 1955)。
4此处属于35 U.S.C. §102(a)的“used by others”。
行的工作导致该发明“在国内已知或者被他人使用”5，Teplitz 和其合作者在Rosaire 主张
的任何日期之前已经知道并且广泛地使用了该发明，所以该专利无效。
发明人承认 Teplitz 想出了涉案专利的方法，并且承认 Teplitz-Gulf 的工作在 Rosaire
和 Horvitz 完成本发明的构思之前。但是，发明人认为海湾石油公司直到 1939 年才申请专利，并且没有公开 Teplitz 的构思。
本案件的关键在于，Teplitz 的工作属于“不成功的实验”还是本发明方法的成功测试和付诸实际（reduction t o p ractice）。
法院发现，Teplitz 和他的合作者们与海湾石油公司在 1935 年至 1936 年初，也即在Rosaire 主张的任何日期之前，在油田中用一年多的时间实施了与本专利完全相同的方法。Teplitz 在此成功并且充分地进行了该勘探石油的方法的现场测试，属于该方法的付诸实际。该方法是在正常的条件下在油田进行的，没有刻意的掩饰或者排除公众的努力，并且对进
行所述工作的雇员没有任何保密的指示。该工作没有继续进行并被悬置不是为了测试该方
法的价值而是为了检测使用该方法产生的数据。法院最终认定，该专利因为被他人使用而
公开，所以无效。
法院认为，在这种情况下，并不需要证明公众切实知道了所述发明。法院实际上在试图保护那些可能已经公开使用该技术的人的信赖利益。而很难说该技术对社会有任何的贡献。
Egbert 案
Egbert v. Lippmann 案6是美国比较典型的发明人公开使用破坏新颖性的案例。在该案
例中，发明人制作紧身胸衣并给女朋友使用构成了公开使用。
535 U.S.C. §102(a)，1952。
6Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881)。
本案涉及再颁专利（reissueed patent），该专利最初授予发明人 Barnes 。本案适用
1836 年专利法，其中规定，如果经发明人同意和允许，发明在申请日 2 年之前被公开使用，则该专利无效。
Barnes 为解决其女友（后来的配偶）紧身胸衣断裂的问题，在 1855 年的 1 月到
5 月之间发明了所述。发明人随后将该给他的女友使用，后者穿着该很长时间。在 1858 年，发明人给他的女友制造了另一对，其女友又穿着该另一对很长
时间。在紧身胸衣穿旧之后，她会把拿出来，并且安置在新的紧身胸衣中。
在发明之后 11 年，Barnes 发现该已广泛使用，故申请专利并诉被告侵权。法院认为，构成发明的公开使用不需要公开使用一个以上的专利产品，发明是公开
使用还是私人使用并不必然取决于知道该使用的人的数量。如果发明人销售一台机器，机
器的一个部件是该发明人的发明，并且允许该机器不受任何限制的使用，则对于该部件的
使用属于公开使用。
发明人让他的女友使用其发明，没有任何保密要求或者限制，并且该使用也不是为
了实验目的，也不是为了测试产品的质量。该发明在当时已经完成，并且之后没有进一步
的改进。其女友按照发明人的目的和方式使用该产品多年。上述使用构成了公开使用。
在本案中，只有一个人使用了该，并且该发明的技术是隐藏的，而非向公众公
开的，并且公众没有办法得到并且使用该发明的技术。所以本案看起来不符合Rosaire 案的标准（见上文）。但是，该在发明后已经被穿了 10 年。该发明在 1855 年完成，而
一直到 1866 年才申请专利。在此期间，竞争对手的产品已经非常广泛地被使用。所以，从公共政策的角度来说，授予发明人该产品以专利权等于“从公共领域拿
走”一些已属于公众的东西，并且会损害公众的信赖利益，因为对于公众和其他制造商来说，该产品已经
被长期使用而没有人主张其上的权利。另外，授予发明人该产品以专利权
使得发明人将保护期限延长了 11 年，增加了垄断效果。而一般来说，法院鼓励尽早提交专
利申请，法院认为发明人只应该在商业秘密保护和专利保护中选择一种保护方式7。
Metallizing Engineering 案
Metallizing Engineering v. Kenyon8是另一个发明人公开使用自己的发明的案例。与上
述 Egbert v. Lippmann 案不同的是，本案涉及一种加工金属表面的改进方法，而非产品。
发明人 Meduna 在 1942 年 8 月 6 日提交了专利申请，涉及加工金属表面的方法，从而使得所述表面更好地准备用于已知的“金属处理”工艺，Metallizing Engineering 是受让人，也是一审的原告。根据 102(b)，关键日期是 1941 年 8 月 6 日。Metallizing Enginerring 在此之
前销售了使用该方法制造的产品。但是该方法一直处于保密状态，并且很难通过反向工程
知晓。
在本案中，法院引述了 Pennock v. Dialogue 案9和 Macbeth-Evans v. General Electric 案10。在 Penno
ck 案中，制造软管的发明完成于 1811 年，授权是 1818 年。根据该发明的方法，
管段连接在一起，从而其接头和其他部件一样抵抗压力。看起来该接头并没有公开所述发
明的方法，但是专利权人在授权之前已经销售了 13000 英尺的上述软管。法院在该案中认为，“如果公众，基于发明人的知晓和默许，使用了该发明，而没有发明人的反对，那么
在随后就此发明取得专利是对公众的欺骗”。最高法院也认为，“如果允许发明人从公众
的认知隐瞒发明的秘密，如果其公开制造和销售其发明，并且由此获得了利益”，那么
“当竞争的危险迫使他维持排他性的权利的时候”允许他获得 14 年的合法垄断“将会实
质上阻碍科学和实用技术的进步”11。
7见下文关于Metallizing Engineering 案的介绍。
8Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2nd Cir. 1946)。
9Pennock v. Dialogue, 7 L.Ed. 327, 2Pet. 1, 4。
10Macbeth-Evans Glass Co. v. General Electric Co., 6 Cir., 246 F. 695。
11Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333, 26 L.Ed. 755。
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