企业专利申请中如何巧用国内优先权作者：邢素军来源：《法制与经济·上旬刊》2011年第11期 [摘 要]专利法对国内优先权制度的设立为企业提出和修改专利申请提供了方便，巧用国内优先权制度可以弥补早申请可能带来的不足，可以实现发明与实用新型专利申请的相互转换，还可以减轻申请过程的经济负担，有助于企业专利战略的实施 [关键词]专利申请；国内优先权；专利战略
国内优先权也被称为本国优先权，其设立的目的是为本国发明人提出和修改专利申请提供方便。我国《专利法》第二十九条第二款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。企业在专利申请时如果善于运用这一制度，会对技术创新成果的有效和恰当保护起到积极效果。具体来说，可以在以下几个方面巧用国内优先权。
一、巧用优先权制度可以弥补早申请可能带来的不足
我国实行的是先申请原则，即对相同主题的发明创造，在符合授权条件的基础上，授予最先申请的人。对有技术创新成果的企业来说，凡确定了有申请专利的可能性和必要性的发明创造，应争取尽早申请专利。申请领先一步，就可在市场竞争中抢占先机。专利申请能够获得批准的首要条件是具有新颖性，要保证发明创造具备新颖性就要确保在申请日之前该项技术未被公开。尽早申请专利可以防止不经意的公开对发明创造新颖性的破坏。因为，一旦发明内容在申请日前被公开，即使这种公开是申请人自己造成的，也将导致申请人丧失获得专利权的资格。若不尽早申请，被晚于自己做出相同发明创造的竞争对手抢先申请了专利，那先做出发明创造的企业不仅无法得到专利保护，还将失去对该项技术自由使用的权利。其实，企业的创新技术一旦形成就有被公开的可能，而一经公开也就很难获得专利的保护。最好在发明创造基本完成、发明构思成熟、技术方案完整、技术实施路线清晰、请求保护的范围比较明确时就提出专利申请。[1]不要非得等样机生产制造出来或等对发明创造做出成果鉴定后才去申请专利。
利用国内优先权的规定可用来弥补早申请所产生的欠缺。在优先权期间内，申请人可以对在先申请补充实施例或者增加新的技术方案，以完善在先申请。从优先权原则的要求来看，只要在先申请作为一个整体记载了包括全部必要技术特征的完整的技术方案，那么，在
先申请即可成为在后申请的优先权基础，在后申请即可以通过一项权利要求来享有在先申请的优先权。对于在后申请来说，可以在说明书中增加新的内容，所增加的内容可以是改进的附加的技术特征，可以是支持权利要求所保护的技术方案具有的有益效果的各种试验数据，还可以是和在先申请具有单一性的属于不同类别的技术方案，进而可以要求部分优先权和多项优先权。在不变更在先申请的主题前提下，只要申请文件从整体看已经明确地写明了新增加的技术内容，专利审批机关不会以要求优先权的在后申请中的某些技术方案没有包括在作为优先权基础的在先申请权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，或将其驳回。运用国内优先权在专利申请提交之后，可用一段时间来对技术、市场与专利保护的一些问题进行较深人的研究分析，并在此基础上修改完善在先专利申请，从而提高了专利技术的可靠性与稳定性，专利权人在以后可能发生的侵权诉讼中胜诉的把握通常会更大。这对于加强专利的保护是非常有利的。
二、巧用优先权制度可以实现发明与实用新型专利申请的相互转换
我国专利的种类包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。实践中，企业遇到较多的情形是，如果一项发明创造既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利时，
就面临采用哪种专利申请最恰当和稳妥的选择。虽然，专利申请受理允许同一申请人可以同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但是，根据“一发明创造一专利”原则，不会对同一申请人就同样的发明创造分别授予实用新型和发明两项专利权，对既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利的一项产品发明创造来说，如果在企业内部经认真考量认为基本符合发明专利授予的条件, 从获得专利权保护期限和专利权的有效性两方面来看，还是以申请发明专利为宜。对于有固定形状产品的发明创造, 如果该产品有较长的市场寿命, 有较大的利益空间, 而且创造性也较高, 就应尽量申请发明专利，这样就能使创新成果在较长的期限里受到保护，特别是对原创性较强的创新技术尤当如此。但企业需自行承担因创造性程度达不到规定的发明专利标准而无法获得发明专利授权的风险。[2]如果只是针对产品的形状、构造所做出的改进、技术革新等，该产品投产、见效快, 而市场寿命不会很长,为了尽早获得专利授权，使产品在市场中能尽快获得专利保护，最好申请实用新型专利，以缩短授权周期。总而言之，两种类型的专利申请各有利弊，如何选择最适宜的种类，的确是摆在申请人面前需要认真思考的一个问题。
我国《专利法》实施细则第三十二条第二款规定：“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型
专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请”。利用这一规定可以进行申请专利种类的转换。也就是说，在专利优先权期间内，作为申请人的企业可就已申请发明专利提出相同主题的实用新型专利申请，或者就已申请的实用新型专利申请发明专利。例如，当企业发现了影响在先申请的发明专利申请创造性的现有技术文件时，可以在优先权期限内就相同主题向专利局提交要求优先权的实用新型专利申请，以确保申请不被驳回。在先申请是一项产品的实用新型专利申请，企业在优先权期限内又完成了该实用新型产品的生产方法，可以就相同主题的产品及生产方法提交发明专利申请，以补充方法发明。这样也就化解了企业在发明还是实用新型之间难以择决的困扰。
三、巧用优先权制度可以减轻申请过程的经济负担
国内优先权制度使得申请人可以根据一个总的发明构思原则，将在先提出的多个技术方案合于一件申请之中，以实现节省专利保护费用支出的目的。实践当中，一项发明创造有时会形成改进前后两项相关联的专利，在没有本国优先权制度的情况下，专利权人需要长期就同一发明创造支付两件专利费用。有了本国优先权制度，申请人可在12个月的期限内将相同主题的发明创造合为一项专利申请，这样就减轻了专利申请人的经济负担。当然，这属于部
分优先权的情形，因为同一优先权并不惠及改进的部分。此外，将前后两项申请进行合案申请而同享优先权，避免了实质审查中的重复工作，提高专利申请的效率。
专利申请是一项对法律性和技术性要求都很强的工作，企业的一项技术创新成果问世后，从申请专利到得到授权，有许多问题要面对和解决。企业只有树立起较强的知识产权保护意识，主动实施专利战略，熟悉相关法律规定，就能熟练运用专利申请的各种技巧和策略，进而在市场竞争中赢得主动。
参考文献
[1]保护中国知识产权联合会编.知识产权市场竞争策略[M].北京：知识产权出版社，2009
[2]杨德齐.知识产权优先权制度研究[M].北京：知识产权出版社，2010
邢素军，天津市人，天津商业大学法学院，副教授，研究方向：知识产权法。
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