8·业界前瞻
李云列
摘 要：禁止重复授权是专利制度的一项基本原则，有狭义和广义之分。狭义的禁止重复授权原则是指对于同一发明创造，对同一主体不得重复授予专利权；广义的禁止重复授权原则还包括专利权的先申请原则。下文中的禁止重复授权原则采用的是狭义上的概念。不过，尽管对禁止重复授权原则有明文规定，对其的功能与内涵仍存有不少争议，本文将试图厘清这些问题。关键词：专利法；禁止重复授权原则 1 我国禁止重复授权原则的沿革
1.1 老《专利法》中的禁止重复授权原则
我国的首部《专利法》于1984年颁布，但该法并未涉及禁止
重复授权原则。全国人大常委会于1992年和2000年两次对《专利法》进行了修订，但亦未涉及禁止重复授权原则。1992年《专利法实施细则》第12条虽然规定，“（1）同样的发明创造只能被授予一项专利。（2）依照《专利法》第9条规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请的，应当在收到
国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”，但该第12条第1款并不能理解为专利不重复原则的第二个方面。因为根据1992年《专利法》第22条和第23条的规定，对于实用新型和发明专利申请，抵触申请并不包括申请人的在先申请，而对于外观设计专利申请则根本没有抵触申请的概念。2001年的《专利法实施细则》第13条在内容上与1992年《专利法实施细则》第12条一致，但2001年的《专利审查指南》已经涉及到了重复授权的问题，对于同一申请人的申请日不同的专利申请，并不构成抵触申请，申请人可自主选择自申请日放弃已获得的专利权或撤回尚未被授权的申请。
1.2 舒学章案由于此前的《专利法》并不禁止同一主体就同一发明创造
再次提出专利申请，就同一发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利已成为普遍的专利保护策略。但舒学章案改变了这一现象。
舒学章于1991年2月7日先申请了名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利（于1992年9月30日被公告授权），后又于1992年2月22日申请了另一主题相近的发明专利。其实用新型专利经续展后于1999年2月8日因权利期限届满而终止，但又其于1999年10月13日取得了发明专利的公告授权。针对该发明专利，济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是该专利不符合1992年《专利法实施细则》第12条第1款（对应于2001年《专利法实施细则》第13条第1款）的规定，即同样的发明创造只能授予一项专利。
专利复审委员会认为，对同一专利申请人而言，如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件，那么，只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。济宁无压锅厂不服专利复审委员会的
(江阴市云亭街道科技办公室，江苏 江阴 214400)
无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。该法院认为禁止重复授权原则应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的专利权存在，否则即构成法律所禁止的重复授权。
济宁无压锅厂不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高院认为，重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利时存在并不是构成重复授权的必要条件，因为我国专利制度的建立，不仅是为了保护专利权人的合法权益，同时也要保护社会公众的利益。专利权一旦终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用。因此，北京市高院撤销了一审判决和专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定。
舒学章与专利复审委员会不服二审判决，向提出了再审申请。一方面认为，本案所涉及的两项专利权本不属于同样的发明创造，即不存在适用禁止重复授权原则的前提事实，但另一方面也对禁止重复授权原则做了解读。认为，禁止重复授权是指同样的发明创造不能有
两基或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，其理由在于：其一，《专利法》关于先申请原则和抵触申请制度的规定的定位在于解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题；其二，禁止重复授权的法律空白（仅由《专利审查指南》对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法予以肯定）也有其历史原因，并不违背《专利法》的精神。不过同时承认，允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利也有问题：其一，沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长；其二，前一专利权的自行放弃，将产生曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题。
1.3 2008年《专利法》中的专利不重复原则
2008年修订的《专利法》不仅扩大了抵触申请的范围，其
第23条的修改纳入了抵触外观设计的概念，并且第22条与第23条的修改将抵触申请的申请人扩展为“任何单位或者个人”，也就是说包括了申请人本人；还第一次以法律形式明确地对禁止重复授权原则做出了规定，其第9条规定“（1）同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创
业界前瞻·
造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。（2）两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”这样，第9条第1款后半段的规定似乎是在对禁止重复授权原则的两种对立意见中做了折衷，一方面允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但另一方面又要求两项申请同时提出，且申请权人应在先获得的实用新型专利权尚未终止便声明放弃该实用新型专利权的，始能取得发明专利的授权，否则就构成法律所禁止的重复授权。
2 禁止重复授权原则的法理
禁止重复授权原则首先为美国法所肯定。1854年12月，美国人海顿（Hayden）就其发明的棉布清洗剂向美国专利局长提出专利申请，其后再对此清洗剂稍作改进后，于1855年11月又提出第二份专利申请。结果海顿的两份专利申请都被授予专利权。1866年，美国联邦最高法院在Suffolk Mfg Cov.Hayden 一案中作出如下判决：同一个发明人就同样的发明获得两项专利权的，第二项专利权无效。美国最高法院的这一判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础。此项判决的理论依据是专利激励论，即国家建立专利制度的目的是激励人们进行新的和创造性的研究，同样的发明重复授权将导致宪法规定的“一定期限的”垄断权被延长，最终使人们产生惰性。
根据我国《专利法》第1条的规定，其立法目的在于“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发
明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。其中“保护专利权人的合法权益”与“鼓励发明创造”是手段与目的的关系，通过专利法所确立的专利制度，使得那些具有实用价值和经济意义，被依法授予专利权的发明创造，成为专利权人的财产权利，专利权人可以依此在经济上得到利益，这对于调动人们开展发明创造的积极性，吸引资金、人力投入发明创造活动会产生重要的促进作用。但与“推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”相比，“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造”又只能算作手段，前者才是专利法更深层次的立法目的。因而专利法在肯定专利权“独占权、专有权”地位的同时，同时对其作出了一定限制，并试图在专利权人和公众利益间取得平衡。这些限制包括专利技术公开和专利权的期限等，这样一方面专利技术可以为公众所了解掌握，另一方面在专利权的期限届满后可以无偿实施专利。因而从公众利益保护的角度出发，不正当地享有专利权的行为理应为法律所禁止。这种不正当地享有专利权的行为就包括不正当地延长专利的保护期限的行为。
但客观而言，重复申请并非均是出自不正当地延长专利保护期的目的。我国的发明专利采取的是早期公开、延迟审查的制度。发明专利申请的技术内容自申请日起最多18个月后即向社会公众公开，但该申请一般要在自公之日起1至2年后都会被授权（如果符合授权条件的话），有的申请甚至需要等待更长时间。在专利申请被被公开至授权这一时间段内，其他人有可能会擅自使用该申请所公开的技术。尽管《专利法》规定了临时保护制度，但仍然无法制止这种行为。一个权宜之计就是专利权申请人就同样的
发明创造另外申请一项实用新型专利。由于实用新型专利的审批不包括实质审查过程，所以审批周期短而且易于获得授权。这样如果同时申请发明和实用新型专利，通常情况下，发明申请公开时实用新型申请已经取得授权。
3 2008年《专利法》规定的评析
如前文所述，2008年《专利法》第9条第1款后半段的规定，是在防止不正当地延长专利权保护期限和对专利权人的及早保护间所做的折衷。从而该规定虽然允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，但同时又做了两个限制：两项申请同时提出；在先获得的实用新型专利权尚未终止便声明放弃该实用新型专利权始能取得发明专利的授权。前一限制的作用在于减少不正当地延长专利的保护期限的可能性，因为根据我国《专利法》的规定，专利权的期限系自申请日开始计算的，要求两项申请同时提出就无法达到不正当延长专利的保护期限的目的，从而似乎解决了的第1个顾虑。后一限制的作用则可以使专利权在实质上符合第9条第1款前半段“同样的发明创造只能授予一项专利权”的要求，毕竟在同样的发明创造并未有两基或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在。
但是这并不意味着2008年《专利法》第9条第1款后半段的规定就是最佳选择。第一，可能出现某种程度的重复保护的问题。该规定为防止出现不正当延长专利的保护期限的现象，要求两项申请同时提出，而先取得的实用新型专利权的放弃时间是授予发明专利前，而不是过去的申请日，尽管不会出现两项专利
权同时存在的情况，但从另一角度来看，由于发明专利在公开后可以享受临时保护，这样在发明专利公开之后授权之前，就存在某种程序的双重保护，同样有悖于禁止重复授权原则。第二，的第二个顾虑仍未解决。前一专利权的自行放弃所产生的曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题仍然存在。
考虑到我国《专利法》本已意识到禁止重复授权原则的重要性，之所以做出折衷的规定，是由于发明专利申请的临时保护措施缺失，而给予申请人及时保护又迫在眉睫。所以，也许还有另外一种可行的途径，即强化临时保护制度。这包括两个方面：第一，加强对早期公开时他人擅自实施专利的行为的查处和惩罚力度；第二，对专利的公开方式做技术性处理，比如对专利内容的公开采取公开查阅的方式，即专利内容不再是简单地向社会公众全面公开，而只做简单公开，有兴趣的个人或组织可以进行查阅并备案，直到专利授权之后才全面公开，这样做的好处就在于能对可能擅自实施专利的行为人的所了解，并降低了擅自实施专利的可能性。
9
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议