作者：⼤岭
来源：⼤岭IP
⼀、问题的提出
在评价创造性的“三步法”中，第⼀步“确定最接近的现有技术”似乎最不受⼈重视。但其实，第⼀步是后⾯两步的基础，如果第⼀步确定的最接近的现有技术不合适，会导致后⾯两步不能客观评价本专利的创造性，甚⾄会导致最接近的现有技术⽆法⽤于评价本专利的创造性，从⽽可以直接得出本专利相对于该对⽐⽂件具备创造性的结论。
专利审查指南第⼆部分第四章第3节中从正⾯规定了该如何选择最接近的现有技术：
最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的⼀个技术⽅案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者⽤途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。
但是，审查指南并没有明确说明，什么样的对⽐⽂件是不适合作为最接近的现有技术的，会导致其⽆法⽤于评价本专利的创造性。
实际上，适⽤“三步法”来评价本专利的创造性，就是为了回溯或者模拟发明作出的过程，从⽽客观和尺度统⼀的评价本专利是否具备创造性。
那么，其中“第⼀步”确定最接近的现有技术，就是要确定作出发明的起点。在欧专局的专利审查指南中，甚⾄直接规定最接近的现有技术是“导致本发明的发展的最有希望的起点”，或将其称为作出本发明的“跳板(springboards)”。
因此，如果以“最接近的现有技术”作为起点并不能实现或发展出本发明，或者，本领域技术⼈员会⾯临极⼤的障碍，那么，这个“最接近的现有技术”显然是不合适的，此时就会导致其⽆法⽤于评价本专利的创造性。
⼆、案例分析
在第28909号⽆效决定中，本专利（201320516744.X）请求保护⼀种梯架锁固件，其权利要求1为：
1.⼀种梯架锁固件，其特征在于，包括折弯的板材，该板材的两个侧⾯上分别设有倾斜的长圆孔，两个侧⾯上的长圆孔沿板材的折弯线呈对称的⼋字形结构。
本专利的梯架锁固件可以⽤于海洋⼯程项⽬的桥架中。参见本专利的附图1，其中梯架锁固件是装配在⽴柱5上⾯的。其中梯架锁固件的板材1是折弯的，在板材1的折弯线3两侧，具有两个侧⾯，两个侧⾯上分别设有倾斜的长圆孔。在安装过程中，⽴柱5再与梯架锁固件的孔洞对齐，⽤螺栓固定，即可安装完成。
⽆效请求⼈所使⽤的对⽐⽂件1涉及⼀种横梁式货架的⽴柱，其附图如下：
对⽐⽂件1的⽴柱上也设有沿中⼼线对称的楔形孔，⽽且两侧的楔形孔也称⼋字形。看起来，对⽐⽂件1与本专利的结构⾮常接近，应该可以⽤作最接近的现有技术评价本专利的创造性。
但是，复审委在⽆效决定中认为对⽐⽂件1与本专利具有不同的使⽤⽬的或⽤途，因⽽，难以将对⽐⽂件1作为发明的起点，⽽且，即便针对对⽐⽂件1进⾏改造，也难以通向本发明，因⽽，本发明相对于对⽐⽂件1具备创造性。
实际上，对⽐⽂件1中的横梁式货架主要是⽤于放置重物的。对⽐⽂件1背景技术中记载，货架的横梁通过横梁挂⽖与⽴柱的孔连接的，从⽽将横梁挂在⽴柱上，如下图所⽰（图⽚来源于⽹络，仅作⽰意使⽤，并⾮专利附图）：
但是，由于现有的⽴柱孔型⾛向都是与⽴柱长度⽅向平⾏的。来⾃货物的重⼒，通过横梁挂⽖传到⽴柱上时，全部集中在⼀个⽅向，垂直于地⾯，这样⼀是挂⽖与⽴柱间容易松动；⼆是重⼒最终集中在孔的下缘，产⽣孔型局部承受所有的⼒，容易产⽣应⼒集中。最终可能导致如下图的结果（图⽚来源于⽹络，仅作⽰意使⽤，并⾮专利附图）：
采⽤对⽐⽂件1的上述结构后，由于孔为楔形孔，其确保挂⽖与⽴柱间的牢固；⼜由于楔形孔的中⼼线与所述⽴柱的长度⽅向倾斜，来⾃货物的重⼒，通过横梁挂⽖传到⽴柱上时，被分解成垂直向和横向两个⼒，故其不容易产⽣应⼒集
中。
可见，对⽐⽂件1中⽴柱和本专利中的梯架锁固件确实有着不同的使⽤⽬的或⽤途，因此，复审委作出了如下评述：
对于请求⼈所主张的对⽐⽂件1作为最接近的现有技术评价权利要求1创造性的理由，合议组认为：
⾸先，最接近的现有技术通常是与本专利具有相同使⽤⽬的或类似⽤途的技术内容，本案中，对⽐⽂件1中开设于货架⽴柱上的特殊孔型⽤于容纳横梁挂⽖，并未记载该货架⽴柱适⽤于本专利希望⽤于配合其他⽴柱孔洞从⽽对⼆者进⾏锁固的⽤途。此外，本专利所涉及的梯架锁固件作为⽀架或⽴柱与被锁固件之间的中间连接件，主要⽤于⼯程项⽬中，倘若重塑本专利的发明过程，本领域技术⼈员难以将横梁式货架⽴柱上的孔型或⽴柱作为本专利的发明起点；
其次，最接近的现有技术也可以考虑具有与本专利相同或相似技术问题的现有技术，但是对⽐⽂件1公开的楔形孔所要解决的技术问题是确保横梁挂⽖伸⼊楔形孔后实现横梁与⽴柱之间的牢固卡合并避免货架被组装后由于货物重⼒⽽导致传到⽴柱上应⼒集中，并没有明确表述该⽴柱上的楔形孔可以与另⼀⽀架或⽴柱孔洞配套以保证螺栓将两个⽴柱进⾏锁固时增加⾜够的调节余量以及锁固后避免螺栓松动的技术问题。如果要以对⽐⽂件1作为解决本专利上述技术问题的起点，本领域技术⼈员难以想到将⽴柱的⼀个侧⾯沿该侧⾯上的两列楔形孔之间的中⼼线进⾏折弯，再将其应⽤到与另⼀⽴柱相配套以实现螺栓将⼆者锁固的技术⽅案，由此不可避免地从⼀开始就陷⼊⽆法通向本专利的困境，本领域技术⼈员在对
⽐⽂件1的基础上缺乏进⾏相关改造的⽬标，因⽽对⽐⽂件1客观上并未提供通向本专利权利要求1请求保护的技术⽅案最有希望的路径；
第三，如前段所述，即使主观上将对⽐⽂件1作为评价本专利“最接近”的现有技术，其与本专利权利要求1请求保护的技术⽅案相⽐存在的区别特征，即对⽐⽂件1是横梁式货架的⽴柱孔型，该孔为楔形孔，呈两列⼋字形开设于货架⽴柱的某个侧⾯上，⽽本专利权利要求1中由折弯的板材构成的梯架锁固件在其折弯板材两个侧⾯上设有沿板材的折弯线呈对称⼋字形结构的长圆孔。上述区别特征所要解决的技术问题是为了与⽀架或⽴柱孔洞配套从⽽保证螺栓将⼆者锁固时增加⾜够的调节余量以及锁固后避免螺栓松动。综合考量本专利与对⽐⽂件1在技术领域、技术⼿段以及所要解决的技术问题上的差异，本领域技术⼈员难以根据对⽐⽂件1获得常规结构调整或改造的逻辑指引。即使认为长圆孔、折弯板材属于常规的形状变化，本专利权利要求1所要求保护的技术⽅案也不是本领域技术⼈员针对对⽐⽂件1进⾏简单变形⽽得到的，⽬前也没有证据证明上述区别特征均属于公知常识。
综上，对于本领域技术⼈员来说，根据对⽐⽂件1公开的内容，或结合本领域的公知常识，均⽆法显⽽易见地得到权利要求1所要求保护的技术⽅案，权利要求1相对于对⽐⽂件1具备专利法第22条第3款规定的创造性。
这个案例⾮常⽣动的展⽰了该如何确定最接近的现有技术，如果本发明与该现有技术的⽤途差异明显，则以该现有技术作为起点将会丧失改进的⽬标，最终也难以获得通向发明的路径。
三、实务要点：
1. 确定最接近的现有技术，最好和本发明具有相同或类似的⽬的或效果，优先考虑与本发明具有相同或相近的技术
领域。
2. 如果以该现有技术作为起点难以实现或发展出本发明，或者，以其作为发明的起点将丧失改进的⽬标，那么，这
个“最接近的现有技术”是不合适的，从⽽可以得出本专利相对于该现有技术具有创造性的结论。
3. 在答复关于创造性的驳回意见或⽆效请求时，可以⾸先考察其选择的最接近的现有技术是否合适，从这个⾓度进
⾏抗辩。
-End-
上期内容：
'同样的发明'之辨
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