出于国家利益和国防安全的考虑，许多国家都对向外申请专利有限制性规定。各国对于限制对象、向外申请程序、违反的后果的规定不尽相同。例如，加拿大规定：如果发明人为本国政府雇员，必须先获得其工作的政府部门的许可。法国规定：如果发明人为本国公民或公司主要营业地，必须先获得向外国申请的许可。
一、问题的提出
随着越来越多的外国企业来华设立子公司或合资公司，一项发明的完成不一定是在一个国家完成的，而是由外国和中国的研发中心或实验室合作完成的。如果该国与中国一样也规定了保密审查制度或向外申请审批制度，此时申请人会陷入如何申报专利的尴尬境地。笔者在工作中就接到了客户这样的询问。一项发明由美国公司的雇员以及其在华子公司的雇员合作完成。所有的雇员均有义务将完成的职务发明转让给该美国公司。在询问笔者之前，该美国公司已就该发明递交了美国临时申请。然而，根据2008年《中国专利法》的规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查，违反该规定会导致严重的法律后果。
二、中国向外申请专利的审批制度介绍
专利制度的原则之一是以公开换保护，即如果一项发明想获得专利权，必须向公众公开发明创造的具体内容。然而，某些发明会涉及到国家的利益因而不宜向外公开，因此许多国家都规定了保密审查制度。
中国的保密审查制度分为依职权的保密审查及依申请的保密审查。根据《中国专利法》第4条的规定，涉及国家安全或者重大利益的发明创造。如果一项发明创造被认为需要保密，则国家知识产权局或国防专利局（后者专门负责审查涉及国防利益及国防建设的专利审查）会采取保密措施，不对外公布专利申请的具体内容，并禁止申请人向外申请专利。
申请人一般很难自行判断自己的发明创造是否需要保密。因此，早在1984年《中国专利法》制定之初就已确立了向外申请专利的审批制度。2008年《中国专利法》对该审批制度进行了重大修改：
（一）审批的对象
2008年前，审批的对象为中国单位或者个人在中国完成的发明创造。2008年《中国专利
法》第20条将保密审查的对象中的主体扩大至任何单位或者个人，但将在中国完成的发明创造限定为在中国完成的发明或实用新型。
（二）审批的程序
2008年以前，只要是符合保密审查对象的发明创造，无论最终是否认定为需要保密，均必须首先在中国递交申请，才能再向外国递交专利申请。2008年以后，申请人可以直接向外申请，但必须先经过保密审查，获得国家知识产权局的批准。根据2010年《中国专利法实施细则》（以下简称《实施细则》）第8条的规定，申请人可以在如下时机提出保密审查请求：（1）拟向外直接申请专利的，必须先向国家知识产权局提出保密审查请求，并申报详细说明技术方案；（2）拟在中国递交申请后再向外申请专利的，在递交中国申请专利之时或之后但在向外国申请专利之前提出保密审查请求，若直接向国家知识产局递交pct申请，则视为已经提出了保密审查请求。
（三）违反的后果
2010年以前，《中国专利法》及其《实施细则》中未直接规定未履行保密审查义务而直
接向外申请专利的后果，因此需要参考《保守国家秘密法》、《保守国家秘密法实施条例》等。2010年《实施细则》第53条、第65条将未履行保密审查义务规定为专利申请驳回及专利无效的理由。
需要注意的是，即使该项专利申请并未涉及需要保密的技术，但是只要违反了保密审查的规定，也必须承担上述严重后果。由此可见，中国加重了对违反保密审查规定的处罚力度。
三、问题的研究及完善保密审查制度的建议
文章开头的案例之关键在于如何判断在中国完成的发明或实用新型。根据2010年《实施细则》第8条第1款将在中国完成的发明或实用新型定义为：技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。《中国专利法》及其《实施细则》未规定实质性内容的涵义。中国目前也没有类似的判例供参考。
有一种观点认为，应当从独立权利要求进行判断
。首先，该种观点认为，应当以独立权利要求的内容为依据。也就是说，如果记载在说明
书中的内容是在外国作出的，不能直接得出该发明或实用新型是在外国完成的结论，必须看这部分内容是否作为独立权利要求予以保护。其次，该种观点认为，实质性内容是指与最接近现有技术相比未被披露的内容，即独立权利要求的特征部分记载的内容。最后，该种观点认为，如果独立权利要求的特征部分一部分在中国作出，另一部分在外国作出，则判断哪部分的贡献更为重要。
对此，笔者认为此种观点在实务中可操作性不高，并且也不能达到防止涉及国家安全或者重大利益的发明创造被泄露的目的。
首先，应当全面审查发明的所有技术内容。权利要求是一个变动的范围。在专利申请审批的过程中，申请人会根据审查员的检索及审查意见修改权利要求，例如在原来的独立权利要求中增加新的技术特征、将原来的从属权利要求替换原来的独立权利要求从而成为新的独立要求等。如果在一项向外申请的发明中，原始递交的独立权利要求记载的内容均是在外国完成的，无需进行保密审查。然而，在外国的申请过程中将国内完成且能够带来新颖性、创造性的技术内容补充到原独立权利要求中。由于此项发明已在外国递交，再向国家知识产权局提出保密审查的请求，已经失去其本来的意义。从另一角度讲，也会导致通过
修改权利要求从而绕过保密审查的现象发生。因此，笔者认为不应该将保密审查的范围局限在权利要求书，而是应当全面审查发明的所有技术方案，即包括说明书中的内容。况且，在拟直接向外国申请专利的情况下，申请人递交的文件也不一定包含权利要求书，可能仅仅是一份技术方案说明书而已。
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