SCIENCE TECHNOLOGY AND LAW（CHINESE-ENGLISH VERSION）
曾莉，付雪旻
（重庆理工大学重庆知识产权学院，重庆400054）
摘要：健全的职务发明权属制度对平衡雇主与雇员之间的利益、助推科技成果转化及知识产权强国建设具有重要意义，而现阶段，《专利法》第6条关于利用物质技术条件完成的发明权属分配并不完善。探索并比较美法德职务发明权属变迁，借鉴其优秀经验，创新性的从形式逻辑学视角解读物质技术条件的内涵和外延，提出将物质技术条件分为特殊性和普通性两类，规定对于利用雇主特殊性物质技术条件完成的发明，专利权归雇主享有，雇员获得奖酬；对于利用雇主普通性物质技术条件完成的发明，雇员享有专利权；如提供的普通资源对发明起到重要作用，雇主可获得相应的补偿费或享有优先受让权。这为完善我国《专利法》规定提供了解决之道。 关键词：职务发明；权利归属；物质技术条件；普通性；特殊性
中图分类号：D923.42文献分类号：A文章编号：2096-9783（2021）01-0044-09
引言
在深入实施创新驱动发展战略，加快知识产权强国建设的新时代下，我国致力于全面推进创新型国家建设。职务发明权属制度是配置职务发明权利的重要法律规则，完备的权属制度对于加快科技型和创新型国家建设具有重要意义，但我国职务发明权属尚不完善。从立法层面来说，职务发明条款中关于利用物质技术条件完成发明的权属规定尚存争议。《专利法》规定主要利用本单位的物质技术条件完成的发明为职务发明，单位享有专利权，而在《中华人民共和国专利法修订草案（征求意见稿）》和《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》中提出不再区分主要利用和非主要利用，规定利用物质技术条件完成的发明权
属，有约定的按约定，没有约定的，专利权属于发明人或者设计人；但是在《中华人民共和国专利法修正案（草案）》中再次引入主要利用，相应的权属规定仍与现行专利法相同，单位享有专利权，新增了单位可以依法处置该发明的条款。该规定虽通过专利法第四次修改，成为新修订的《专利法》内容，但对利用物质技术条件之权属分配未作实质性修改。从司法实践层面来说，法院对于“主要利用物质技术条件”的判定尚存实践难题，主要有以下两种情形：一种是法院将雇员在研发过程中利用所在单位的物质技术条件直接认定为“主要利用了本单位的物质技术条件”①。另一种是认定“主要利用物质技
术条件”，法院不仅需要判定雇员利用了雇主的物质技术条件，还需判定雇主提供的物质技术条件是否对发明的完成发挥了主要或实质性贡献②。因此无论是立法层面亦或是司
基金项目：重庆市社会科学规划项目“上市公司知识产权信息披露法律规制研究”（2014PY20）；重庆市教委人文社会科学研究项目“产学研协同创新的高校专利转化机制研究”（16SKGH145）
作者简介：曾莉（1976—），女，四川人，副教授，法学博士，研究方向：科技创新与知识产权管理；
付雪旻（1995—），女，山西人，重庆理工大学“一带一路”知识产权与创新发展研究院研究助理，硕士研究生，研究方向：科技创新与知识产权管理。
①该情形多见于判定实用新型专利的案件，由于实用新型专利并非需要在实验室才能研发的高精尖技术，无需要过多的复杂资源，原告为被告研制涉案专利提供的资金、原材料、设备等资源多为完成发明的主要资源。典型案例如：李坚毅诉深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案，参见（2019）广深中级法院第3288号民事判决书。
②第二种情况，现实案件中法院多以原告未能举证证明雇员利用其物质技术资源，判定专利权归雇员享有，因此对于“如何判断本单位物质技术条件对发明发挥了主要的或实质性的贡献？”法院未给予详细
的判定理由和判定依据。典型案件如：浙江欣炜机械有限公司诉张勋专利权权属纠纷案，参见（2015）浙温知民初字第67号民事判决书。
[DOI]:10.19685/jki11-2922/n.2021.01.006 -
-44
法实践层面，职务发明的争议焦点在于利用物质技术条件的适用以及完成相应发明的权属。目前，美法德发达国家职务发明权属制度起步较早，利用物质技术条件之界定、适用及权属已形成成熟理念和做法，因此可借鉴其优秀经验完善我国职务发明权属制度。本文探索美法德职务发明权属发展之道，分析其优秀经验，从形式逻辑学视角研究物质技术条件概念，厘清适用物质技术条件的逻辑前提，在此基础上，对其相应的权属制度进行理论研究和制度安排。
一、域外职务发明权属制度发展之道
美法德职务发明权属制度的历次调整均蕴含着特定经济背景，探寻各国制度演进的关键节点并以此对权属制度进行阶段划分，才能精准厘清各国不同历史阶段权属制度演进的内在逻辑。现阶段，美国为代表的雇员优先制度、法国为代表的雇主优先制度以及德国为代表的发明申报权属制度各具特，成为各国学习的典范。
（一）美国：雇员优先的职务发明权属制度
基于个人创造能力是驱动科技发展的源动力，美国初期成文法对任何发明的权属始终坚持雇员拥有专利权的先发明原则。随着产业革命和科学技术发展，提供物质技术条件的雇主在研发中起着举足轻重的作用，专利权归雇员的法律规定已不适应经济发展要求，不能满足雇主正当权利，美国采用判例法逐步确认了雇主工场权和雇主专利权，弥补了成文法规定之缺陷，最终以专利法和判例法的形式共同确立了完善的职务发明权属制度。
1.第一阶段：雇主工场权（shop right）
在工业革命兴起的时代，一方面雇员仅凭一己之力难以完成复杂且系统化的发明，需要依托雇主的物质技术力量；另一方面，企业单纯依靠购买技术已无法满足需求，成熟的技术积淀和研发团队成为企业发展的内在要求，因此雇员贡献聪明才智，雇主提供物质技术力量，双方共同协作成为工业革命时代科技发展的必然趋势。但美国成文法只明确规定了专利权归雇员所有，没有规定提供物质技术条件的雇主所拥有的权利。鉴于此，1886年著名的“Hapgood诉Hewitt”
案中，最高法院首次将物质技术条件界定为Hapgood
公司所提供的材料、资金、设备以及体力劳动者等研
发所需的资源，并且肯定了Hapgood提供的物质技术
条件对发明所做的贡献，基于公平原则给予雇主无偿
实施权，将无偿实施权初步确定为雇主工场权[1]。随后，1897年的“Blauvelt vs.Interior Conduit&Insula⁃tion Co.”案法官首次在判决中引入“工场权”，标志着美国法院正式肯定了雇主提供的物质技术条件在研
发中所做的贡献，同时也标志着雇主工场权的最终确
立[2]。通过对美国雇主工场权典型判例和发展脉络的分析，雇主工场权可解释为雇员利用雇主的物质技术条件进行发明创造后，运用公平原则判定提供物质技术条件的雇主是否可以无偿获得实施权[3]。具体而言，不管雇员完成的发明为职务发明还是非职务发明，若雇主提供的时间、材料、资金、设备以及体力劳动等资源在发明中起到了重要作用，则雇员获得专利权，雇主可获得工场权，如“Hapgood诉Hewitt”案件。但是雇主提供了极少数资源并且没有在发明中发挥重要作用，则雇主不享有工场权。如“航空螺栓和螺钉公司诉Iaia”案，雇主仅提供了价值4.2美元的螺丝，显然雇主无法获得工场权。值得注意的是，即使雇主获得工场权，专利权仍归雇员，雇主只能非独占性实施发明，而不得许可和转让专利权，因此雇主无法对抗第三人获得专利权后分割市场的情形。可见，工场权不能完全满足雇主整体利益诉求和长远发展之需。
2.第二阶段：雇主专利权
19世纪末期，随着科技发展和生产规模的不断扩大，拥有科研能力的企业成为了经济发展的主力军，工场权已无法满足雇主的利益诉求[4]。1924年的“Standard.Parts co.vs.Peck”案，最高法官判决雇主专门雇佣雇员来进行特定的发明或者解决特定的问题时，雇主提供研发所需的一切物质技术条件，此时两者签订的雇佣劳动合同隐含着雇员同意将专利转让给雇主之意。这一判例打破了雇员享有专利权的传统规定，标志着雇主专利权的形成。随后，美国雇主还兴起采用事先签订发明转让协议的方式获得发明专利权。但是雇主专利权的出现并不意味着摒弃雇主工场权，当非执行任务的雇员利用雇主物质技术条件完成发明，在未签订事先转让合同的情况下，其专利权仍归雇员享有，根据公平原则决定雇主是否拥
-
-45
SCIENCE TECHNOLOGY AND LAW（CHINESE-ENGLISH VERSION）
有工场权。雇主专利权和雇主工场权相互补充，在成文法规定雇员拥有专利权的基础上充分满足了提供物质技术条件的雇主对利益的诉求，激发了雇主对发明创造的热情，平衡雇主与雇员的利益，使美国职务发明权属规则趋于完善。
纵观美国职务发明权属变迁，发现美国职务发明权属各个阶段均以利用物质技术条件的适用以及权属分配为核心，经反复修改已趋于完善。其主要体现了三个特点：第一，除了执行任务的雇员利用了雇主物质技术条件完成的发明为职务发明外，美国分情况讨论了非执行任务的雇员利用雇主的物质技术条件完成发明的权属分配情形，当双方有事先转让协议时，雇员可将专利权转给雇主；在未签订转让协议的情况下，雇员享有专利权，如雇主提供的物质技术条件对发明起到了重要作用，则依据公平原则判定雇主享有工场权。第二，尽管美国判例法确立了雇主工场权、雇主专利权，但突出雇员优先始终是职务发明权属制度的鲜明特。第三，美国在最大限度激发雇员积极性和创造性的同时，满足了雇主的合法权利，有利于达成双方的共赢。
（二）法国：雇主优先的职务发明权属制度
法国1978年颁布的《专利发明法》中首次规定职务发明归雇主享有，非职务发明在未签订合同时归雇员享有。雇主优先的权属制度在一定程度上打击了雇员的积极性，为了合理分配创新成果以激发雇员的研发积极性，法国在专门的《法国知识产权法典》中详细规定了利用雇主不同类型的物质技术条件完成发明的权属分配，形成了先进成熟的职务发明权属规则，平衡了雇主与雇员的合法权益。
1.第一阶段：确立雇主专利权
1974-1975年，法国受资本主义世界经济危机的影响，出现了物价上升、失业、传统工业经济停滞不前等问题。为了摆脱困境，法国在加大知识密集型产业科研投入的同时，加强创新研发成果资产国有化，提高国家所有制占比。为适应经济结构调整，1978年《法国专利发明法》中首次提出职务发明，即无论雇员
利用雇主何种物质技术条件，只要是执行劳动合同或者完成明确被授予的研发任务，发明归雇主享有，暗指归国家享有，雇员获得相应地奖酬；对于非执行研发任务的雇员利用雇主物质技术力量完成的非职务发明，无合同约定时，归雇员享有；反之，无论雇主提供的物质技术条件为何种类型，即雇主的核心技术抑或是普通的资源，有合同约定的，采用合同优先原则。这些规定虽为实施科研成果资产国有化提供了法律依据，但在非职务发明条款中欠缺对雇员利用何种物质技术条件的具体规定，缺乏雇主与雇员权利的合理化分配，打击了雇员的积极性，无法适应全球贸易时代下复杂的经济环境。
2.第二阶段：限制雇主专利权
随着高科技知识产权密集型时代的到来，以发明创新为灵魂的知识经济成为助推法国发展的核心驱动力，如何合理分配发明带来的利益成为经济持续发展的关键。1992年《法国知识产权法典》在保留《专利发明法》职务发明权属现有成果的基础上，对雇员利用雇主独有的物质技术条件产生的非职务
发明进行单独规定③，以限制雇主获得非职务发明权利的范围[4]。条款中“独有”指企业独自占有某项技术或手段，如专利权；“数据”一方面指各种字母、数字的组合、图像等原始资料，另一方面指数据经加工后形成的信息。因此独有物质技术条件是指企业单独享有的技术、手段、原始资料以及已经加工的信息，同时只有雇员利用这些物质技术条件完成的非职务发明，雇主才享有专利权；而对于其他非职务发明，雇员享有专利权[5]。进一步来说，在实践中，法院不因雇主优越的地位而满足雇主在提供非独有资源的情形下主张专利权的请求，忽略雇员对发明创造所提供的聪明才智和做出的贡献，损害雇员的合法利益，而是严格按照法律规定在同等条件下采用同等的对待方式。该明文规定限制了雇员利用雇主物质技术条件完成的非职务发明归雇主的范围，保护了雇员的合法权利，有利于调动科技人员的积极性和创造性。
由此可见，以雇主优先的职务发明权属制度为主
③《法国知识产权法典》第L.611—7条第二款规定雇员在执行职务的过程中或在企业经营领域内，或因了解或使用企业独有的技术或手段，及由企业提供的数据完成的非职务发明，雇主有权依行政法院法规确定的条件及期限，获得全部或者部分保护其雇员发明的专利权的所有权或用益权。
-
-46
的法国，通过对利用物质技术条件的界定、适用及权属进行明文规定，已形成成熟理念，激发了雇员的积极性和创造力，使保护雇主利益的同时兼顾了雇员的利益，平衡了雇员和雇主之间的利益。具体而言，物质技术条件主要是指企业独有的技术或手段，以及由企业提供的数据，并且法律明确规定仅雇员使用此类物质技术条件完成的非职务发明，其权利归雇主享有，通过严格的法律限制避免“物质技术条件”概念不清而损害雇员的合法权利。
（三）德国：发明申报的职务发明权属制度
考虑到发明人对于科技进步的重要性，1936年德国专利法规定发明创造的专利权归属发明人[6]。随着二战新兴技术需求和工业革命的发展，雇主研发需投入海量物质技术资源、资金，并承担较大风险，其享有发明创造的权利成为了必然要求。但雇主获得专利权缺乏专利法等相关法律的支持，同时德国又不承认雇主与雇员的事先约定。因此为保护雇主的合法权益，德国单独制定《德国雇员发明法》，给予了雇主优先选择权和默示许可权。
1.第一阶段：雇主优先选择权
二战期间，德国制定了著名的Goring Speer Ver⁃ordnug法案，规定军方可主张享有符合军事需求发明的专利权，这一规定成为了德国《雇员发明法》的雏形[7]。1957年，德国参照Goring Speer Verordnug法案单独制定了《雇员发明法》，规定雇员有义务及时以书面方式专门向雇主报告发明，在
申报后4个月内雇主可积极作出职务发明的权利主张，或者主动声明放弃权利，认定该发明为非职务发明。德国雇员发明法制度实际运作过程中，职务发明的认定标准除了执行任务或者解决特定问题完成的发明，还包括非完成任务的雇员利用雇主重要的、能给企业带来经济效益的物质技术资源（即利用工作便利或工作经验）所完成的发明，雇主主张该类发明创造为职务发明，享有的专利权。可见，德国《雇员发明法》核心之一在于明确了非执行任务的雇员利用物质技术条件完成发明的权属分配，即雇主提供其重要的资源完成的发明，可主张享有专利权。是之，雇员向雇主申报并由雇主选择发明创造是否为职务发明的雇主优先选择权，一定程度上保护了提供企业重要资源的雇主获得合法的权益。但《雇员发明法》中规定了雇主必须在收到申报的4个月内主张优先选择权，这使多数德国中小企业因错失法律规定的主张期限而失去了职务发明权益。
2.第二阶段：雇主默示许可权
战后，德国长期以中小型企业为经济支柱，多数中小型企业对于《雇员发明法》接触较少，经常忽略4个月内主张权利的程序规定，导致错过法律规定的期限而失去本应获得的职务发明专利权，进而陷入市场竞争的被动局面。在此背景下，2009年，德国对《雇员发明法》进行修订，规定如果雇主在4个月内没有作出任何意思表示，则默认雇主宣布对发明拥有所有权[8]，也就是说雇主可以默认获得执行本单位任务或者利用本单位重要资源完成的发明为职务发明，享有专利权，但是雇主可以实施或者转让该权利，同时雇员可以对雇主的默示许可获得的权利提出异议。该规定保护了中小型企业的利益，
有效避免了其错失职务发明权益的现象，从而推动了德国经济的发展。
综上，利用物质技术条件完成发明的权属分配成为了德国《雇员发明法》的核心，经反复修改已趋于完善。具言之，物质技术条件可分为属于企业重要的或者非重要的资源两类，非执行任务的雇员利用雇主重要的资源完成的发明，依据《雇员发明法》规定的雇主优先权和默示许可权，雇主可以主张该发明为职务发明。另外，为了平衡雇主与雇员的利益，以雇员优先的德国没有采用专利权归雇主或者归雇员这种绝对的方式，而是单独规定了雇员与雇主的申报机制，在德国专利法保护雇员的基础上，给予了雇主获得专利权的更多机会。
二、域外职务发明权属制度比较及其启示
综上所述，从总体来看，美法德各国职务发明权属变迁脉络与各阶段经济发展的需求相符合，并逐步平衡雇主与雇员的利益，最终形成了符合本国经济发展的职务发明权属制度。为顺应特定经济发展的需求，各国均逐步完善了有所不足的职务发明权属规定，由偏向于雇主或雇员某一方利益逐渐趋于雇主与雇员的利益平衡，完善的权属安排也为各国经济发展提供了制度保障。各国不同阶段利用物质技术条件之发明权属的演变也无一例外的隐藏着与经济发展需求相适应，雇主与雇员的权属利益愈加趋于平衡的
-
-47
SCIENCE TECHNOLOGY AND LAW（CHINESE-ENGLISH VERSION）
规律。美国为适应工业革命和科技创新时代的需求，
在已有专利法规定利用雇主物质技术条件完成发明
的权属归雇员的基础上，基于判例法确认了雇主工场
权和雇主专利权，保护了提供物质技术条件的雇主的
利益，完善了利用物质技术条件的权属分配；法国在
资本主义世界经济危机的冲击下，非执行任务的雇员
利用雇主的资源完成的发明由合同约定权属转化为
法律明文规定，即仅将利用雇主独有的物质技术条件
完成的非职务发明归雇主享有，逐步缩小了非职务发
明归雇主的范围，兼顾雇主利益的同时保护了雇员的
合法权益；德国受二战时期Goring Speer Verordnug法
案的影响，制定了专门的雇员申报制度，不再将所有
利用雇主物质技术条件完成的发明归雇员享有，而是
雇主提供企业重要的资源完成的发明，雇主可获得优
先选择权和默示许可权，弥补了专利法仅保护雇员权
利的缺陷。完善的职务发明权属制度为各国经济发
展提供了坚实的基础，激发了科研人员的积极性和创
造性，促进了本国经济的迅速发展。
不难发现，基于不同的特定经济背景，各国职务
发明权属制度中关于利用物质技术条件完成发明的
初始权属、规定方式、理论依据各具特。如表1
所示。
表1美法德三国职务发明权属制度比较
初始权属
规定方式
权属规定的理论依据
美国
雇员优先
成文法和判例
法共同规定
公平原则
法国
雇主优先
《法国知识产
权法典》
平等原则
德国
雇员优先
《德国雇员
发明法》
效率原则
其中，最值得深思的是利用资源之发明权属的理论依据。除三国均认为执行任务的雇员利用雇主物质技术条件完成的发明为职务发明外，非执行任务的雇员利用雇主的物质技术条件完成发明，各国权属规定的理论依据不一。具体而言，（1）美国以公平原则为核心。以判例法为主的美国，法官始终以公平原则处理雇主与雇员之间的纠纷，对于非执行任务的雇员利用雇主的物质技术条件完成的发明，在未签订事先转让协议时，若雇主提供的物质技术条件对发明起到重要作用，雇主可获得工场权，反之，雇主不享有任何权利。（2）法国以平等原则为特点。对于利用企业独有的技术或手段及由企业提供的数据完成的非职务发明，其专利权由雇主享有；利用非独有性资源完成的发明，则雇员享有专利权。该规定充分体现了平等原则：一方面雇主和雇员在法律面前地位平等，不因雇主和雇员的社会地位差异、发明中所起作用不同而改变；另一方面严格依据明文规定平等保护雇主和雇员的合法民事权益，同等条件下同等对待、同样情形同样处理，平等对待和保护了雇主和雇员的合法利益。（3）德国以效率原则为宗旨。德国对“利用资源”之发明创造的权属未给予明文规定，但在发明申报制度中蕴含着该类发明权属坚持将专利权赋予最珍视此权利、具有较大优势并能创造出最大收益的一方，特别是非执行任务的雇员利用雇主重要资源完成的发明，雇主优越的地位和丰富的资源使转化和利用此类发明更具优势，因此雇员向雇主申报后，雇主对此发明具有优先选择权和默示许可权。
但是，在美法德顺应经济发展的要求，不断平衡雇主与雇员的利益的过程中，无论各国采用何种原则安排利用资源之发明创造的权属，均聚焦于先对物质技术条件进行认定，即认定物质技术条件属于雇
主独有的资源或对发明创造起关键作用的资源亦或是普通的物质技术资源。准确认定物质技术条件的性质，既是适用物质技术条件的逻辑前提，也是规定利用资源之发明权属的制度保障。具言之，在配置非职务发明创造的权属时，美国将雇主提供的物质技术条件认定为对发明是否起关键作用、法国认定为物质技术条件是否属于雇主独有的资源以及德国认定为物质技术条件是否为雇主重要的或者关键的资源等，然后依据相应的原则合理规定利用物质技术条件所完成发明创造的权属。
因此，虽然美法德各国利用物质技术条件之发明权属的初始权属、规定方式、理论依据存在不同，但是从总体发展脉络来看，美法德利用资源之权属制度的发展均与各阶段经济发展的需求相符合，在适应经济发展需求过程中逐步趋于雇主与雇员的利益平衡，最终形成了符合本国经济发展需求的权属制度。其次，对于利用物质技术条件完成发明权属的分配，各国均聚焦于先对物质技术条件进行认定，厘清适用物质技术条件的逻辑前提，然后对其相应的权属制度进行安排。
与美法德职务发明权属发展脉络相似，为顺应不同阶段特定经济发展的需求，我国职务发明权属
--48
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议