兰 霞 张文祎
摘要：在判断创造性的过程中，审查指南在“三步法”中规定了技术启示的判断时，需要考虑区别技术特征在现有技术中所起的作用和在本专利申请中所起的作用，才能做出是否有显而易见性的判断。本文根据几个案例的分析，对“所起的作用”的判断进行了详细的阐述，希望在判断创造性时能更加准确。
关键词：创造性、技术启示、明示作用、客观作用
一、前言
审查指南第2部分第4章规定了创造性的审查，其中是否显而易见的判断是难点。要判断是否显而易见，不得不提大家熟知的“三步法”判断标准：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是
否显而易见。在第(3)步骤中，“技术启示”的认定又是一个难点。本文仅以几个复审、无效的实际案例为例，对“技术启示”中技术特征“所起到的作用”的判断做一些简单的分析，以期对阅读者有所裨益。
二、问题的提出
关于“技术启示”的判断，审查指南规定：在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：(ⅰ)所述区别特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。(ⅱ)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术
手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。(ⅲ)所述区别特征为另一份对比文件中披露的技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
相对而言，第(ⅰ)种情况的判断容易一些，第(ⅱ)和第(ⅲ)种情况比较复杂，复杂的原因在于对“所起的作用”的不同理解。
第1种观点认为：“所起的作用”的含义是指在对比文件中明确记载的作用。第2种观点认为：“所起的作用”的含义不仅包括对比文件中明确记载的作用，而且包括技术特征在客观上可以起到的作用。笔者同意上述第2种观点，因为一个技术特征往往会有许多种作用，一个技术方案根据其要解决的技术问题往往仅利用某技术特征的某一方面的作用。举个简单的例子，金属棒可以用来做支撑件，起支撑作用；它也是导体，能起导电作用。因此，在一个技术方案中可能利用其作为支撑件的作用；另一个技术方案可能利用其导电的作用。
但是，进一步的考虑，“客观上起到的作用”的判断也应当需要一个衡量标准。
三、案件介绍
案例一、假想的案例
假设专利申请的权利要求如下：
1、一种台灯，其特征在于：包括底座、竖立的支架和设置在支架顶端的灯泡；所述灯泡外设有用于聚光的灯罩，该灯罩通过固定件固定在支架上。 有人想无效上述权利要求，到了一篇对比文件，在对比文件中公开了如下内容：
“一种具有装饰罩的台灯，包括底座、竖立的支架和设置在支架顶端的灯泡；所述灯泡外设有用于装饰的灯罩，灯罩上设置装饰图案，该灯罩通过固定件固定在支架上。
进一步地，可以在灯罩上设置圆孔，使装饰图案更美丽。
需要说明的是，从附图来看，装饰灯罩和聚光灯罩有相同的形状。
那么，根据创造性判断的三步法：
1）确定上述假想的对比文件为最接近的现有技术；
2）确定区别技术特征和发明实际要解决的技术问题：
经对比，区别技术特征为：专利申请中的技术特征为“所述灯泡外设有用于聚光的灯罩”，对比文件中的技术特征为：“所述灯泡外设有用于装饰的灯罩，灯罩上设置彩图案”。
本发明实际要解决的技术问题是如何为灯泡聚光的问题。
3）判断是否显而易见
根据上述内容，专利中技术特征“灯罩”在专利申请文件中描述的作用为“聚光”，而对比文件的描述中，“灯罩”所起的作用是装饰。因此，根据审查指南的描述，二者“所起的作用”不同，结论是假设的权利要求是非显而易见的，具有创造性。
读者阅读本文至此，会觉得上述结论可能有点欠妥，毕竟在先技术已经完全公开了专利申请中的结构特征，该申请的权利要求怎么可能还具有创造性？如果上述结论成立，假设有人按照装饰灯罩制作，只是灯罩上不设置装饰图案，是否会侵犯假想专利的专利权？
案件的分析
1）对比文件公开了技术特征“用于装饰的灯罩”，其明示的作用（即文件中描述的作用）为起装饰作用。
2）对比文件中并未公开“用于装饰的灯罩”的聚光作用。
对于“用于装饰的灯罩”这一具体技术特征而言，其灯罩表面设置图案固然可以起到装饰作用，但灯罩本身具有的聚光作用也属于灯罩客观起到的作用。因此“客观起到的作用”比明示的作用范围要大。
进一步的考虑，“客观起到的作用”究竟范围大多少？是否有判断的依据？
笔者认为：客观起到的作用应当从现有技术中整体上去把握。也即，至少现有技术中有证据证明这种作用的存在。例如，上述案件中，本领域技术人员根据其知晓的普通技术知识以及能够获知的现有技术，是否能够得知灯罩一定具有聚光的作用？如果结论是肯定的，那么，上述“用于装饰的灯罩”所起的作用包括了聚光作用，那么现有技术从整体给出了技术启示，假想的权利要求1是显而易见的，不具备创造性；反之则具备创造性。
案例二、专利无效宣告决定--案件编号5W105145
Ⅰ、案件过程
涉案专利的专利号201220262048.6，其独立权利要求1如下：
1、一种行车用防污吊具，其特征在于：包括接灰盘；所述接灰盘的上面中心位置设有用于连接行车钩子的向上凸起的挂孔，接灰盘下面中心位置设有吊钩；所述接灰盘的侧壁设有挂钩。
无效请求人使用的证据1是ZL200720173356.0。无效决定内容包括：
“经查，证据1公开了一种二系悬挂弹簧运输装置（参见证据1的说明书第3-4页，附图1,5A-5C），该装置包括一吊座10和环设于所述吊座10上的三个吊钩20，所述吊钩20与吊座10枢接。该二系悬挂弹簧运输装置结构简单、操作方便，将三个吊钩20勾设在弹簧的螺旋钢丝的表面，即可运输该弹簧，可大大地缩短吊装运输的时间。所述吊座10为一板体11，在本实用新型的一个较佳实施方式中，所述三个吊钩20沿吊座10周向均匀设置，三个吊钩20由长至短的长度差分别为该二系悬挂弹簧节距的三分之一，这样的设计，可以确保在起吊二系悬挂弹簧的时候三个吊钩20可以同时和钙弹簧螺旋钢丝表面接触，并且保证弹簧的轴 线与水平面垂直，即弹簧轴线和重力方向重合。吊座的板体11中心位置设有一吊环13，起吊时，吊车上的钩子可钩住吊环13，起到方便起吊的作用；在本实用新型的一个较佳实施方式中，所述吊座的板体11上设有均匀分布的穿孔14，可以起到减轻该装置重量的作用。本实用新型二系悬挂弹簧运输装置使用过程如下：先将该二系弹簧运输装置由吊车移动至接近该弹簧的位置，将三个吊钩20张开，把吊座10移近弹簧，再将三个吊钩20合上并使钩体202钩住弹簧钢丝的表面，然后起吊移动弹簧；待该弹簧移至到位后，打开三个吊钩20，将该二系悬挂弹簧运输装置取下并移开。所述吊钩20也可沿吊座10周向均匀设置有四个或多个。”
“将证据1公开的技术内容与本专利的权利要求1所要求保护的技术方案相比，两者的区别在于：1）本专利的吊具包括接灰盘，2）在接灰盘下面中心位置设有吊钩。基于该区别技术特征可以确定本专利权利要求1所要解决的技术问题是避免在吊具中心位置所吊装的物品受到污染。”
“合议组认为，根据证据1公开的上述技术内容可知，首先，证据1中并未公开所述板体11可用于接灰，证据1中之所以将吊座设计为板体结构，其目的在于为了在其上均布环向设置用
于起吊二系悬挂弹簧的吊钩20，其次，证据1还在其说明书中披露了一较佳实施方式，该实施例指出，为了减轻板体的重量，在其上设有均匀分布的穿孔14，因此，证据1中公开的这一实施例进一步印证了证据1中的板体不是为了接灰所用。综上，本领域技术人员根据证据1公开的内容，不会想到将证据1中的板体11作为接灰用的接灰盘。”
Ⅱ、案件的分析
本案例先不考虑区别技术特征2“在接灰盘下面中心位置设有吊钩”；仅就区别接灰特征1“本专利的吊具包括接灰盘，”而言来进行分析。
1）证据1公开了吊座，为一板体并未限定形状；本专利为接灰盘，实施例中为矩形盘体。因此，从结构特征而言，二者是相同。
2）、从本专利的描述来看，“接灰盘”所起的作用为“避免在吊具中心位置所吊装的物品受到污染”。简单的说，就是挡尘。而证据1中的“板体”所起的作用并无明确要求挡尘。
3）、要注意的是，在无效决定中，本专利中的“接灰盘”所起的作用和“板体”的所起的作用进行比较实质上是在三步法判断的第2歩中需要判断的。
因为，本质上合议组要判断的是“板体”技术特征是否公开了本专利中的技术特征“接灰盘”。如果判断为二者不同，则还需要考虑在现有技术整体上是否存在技术启示—在证据1的基础上有动机进行改进以在板体上再增加一个“接灰盘”？
4）从第三点的分析来看，在已经有“板体”的情况下，还需再改进增加一个用于接灰的板体，这看起来有点不妥。
5）上述结论的不妥根源在于：无效决定认定技术特征“所起的作用”时仅考虑了明示的作用，而未考虑客观起到的作用！因为“板体”客观上能起到“挡尘”的作用。
6）根据无效决定的逻辑，证据1中的挂钩用于“起吊二系悬挂弹簧”，是否也与本专利中的挂钩“吊装纸板”作用不同？
案例三、第5674号复审请求审查决定
Ⅰ、案件过程
2005年2月23日，国家知识产权局专利复审委员会作出第5674号复审请求审查决定。本
决定涉及申请号为97191168．1．名称为“辉光放电开关启动器”的发明专利申请，申请日为1997年7月1日。
经实质审查后，国家知识产权局专利局于2003年2月21日对该申请作出了驳回决定，驳回理由为该申请不具备创造性。
驳回决定所针对的独立权利要求1为：
“1．一种辉光放电开关启动器，备有放电容器（1），该容器是以气密的方式封闭的并且具有壁（2），有一对导电体（3a、3b）穿过该放电容器的一部分壁（2b），在该放电容器中还有双金属元件（4a），它与导电体（3a、3b）之一（3a）电气相连，该放电容器装有可电离填充物，特征在于，至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5（重量）BaO的玻璃制成。”
驳回决定指出，对比文件1公开了一种辉光放电启动器，其与权利要求1的区别仅在于：后者至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5％（重量）BaO的玻璃制成。对比文件2公开了一种用于电灯玻璃部件的玻璃组合物，并公开了玻璃组合物中含有7％ 11％的BaO（重量百分比）。因此，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。
合议组意见：
在对比文件2中，玻璃组分中加入7％-11％的BaO，其目的是为了在玻璃不含铅的情况下，提高玻璃的电阻数值，同时降低玻璃的软化温度，以使该玻璃能够达到含铅玻璃的电阻和软化温度的属性。而在本发明中，至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO，可以缩短启动器的点火时间。
合议组认为，BaO在对比文件2和本发明中所实现的技术效果并不相同，本领域技术人员不能从对比文件2中得到通过提高玻璃的电阻数值、降低玻璃的软化温度来改善玻璃的发射活性的技术启示，同时发射活性与玻璃的电阻和软化温度之间是否存在必然联系也不是本领域技术人员的公知常识。
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