第16卷 第12期2019年 12月
China Invention & Patent
V ol.16 No.12
Dec. 2019
李彦涛
（同济大学上海国际知识产权学院，上海200092）
摘 要：我国专利法规定的创造性，包括突出的实质性特点和显著的进步两个要件，但随着创造性判断方法的发展，特别是审查指南引入三步法，“显著的进步”这一要素已经被“吸收”进入了“突出的实质性特点”之中，造成理论上逻辑的不严密和实务中的虚化，所以应当对该款规定修订为非显而易见性。 关键词：创造性突出的实质性特点显著的进步非显而易见技术效果 中图分类号：D923.42 文献标识码：A
0引言
我国现行专利法自1984年制定以来，按照大体每八年修订一次的频率，分别于1992年、2000年和2008年进行了三次修订。
专利的授权实质条件，又称为专利性，是包括新颖性、创造性和实用性在内的“三性”，一直是专利制度最核心的问题之一。从历次专利法的修订来看，较少涉及“三性”条款的修改。2008年，新颖性曾因现有技术和抵触申请概念的变化从相对新颖性变为绝对新颖性，而作为更重要的条款——涉及创造性的第22条第3款却从来没有修订过。
当然，专利法条文未作修订并不表明我国专利法对于创造性的判断方法和标准一成不变。事实上，由于创造性判断的复杂性，一般专利法都只做简单的抽象的规定，具体如何衡量留给专利局的审查实践或法院的司法实践去解决[1]。我国对于创造性判断的具体操作规则记载在《专利审查指南》（下文简称审查指南）中，虽然《专利审查指南》作为部门规章并非司法审判的依据，但由于《专利审查指南》提供了对创造性的判断规则最权威和详细的规定，是指导专利审查实践的依据和事实上的司法实践的重要参考。
因此，应当说专利法和审查指南上下互动，共同作用构成了创造性判断的依据。
但审查指南经历数次修改之后，其涉及创造性判断的内容日益丰富，而我国现行专利法中对创造性的规定方式的外壳已不足以容纳审查指南的相关内容。理论研究与实务表明，我国专利法对于创造性的规定存在某些值得探讨的问题，本文拟就此提出建议，希望在本次专利法修改中能够得到重视。
1专利创造性的发展历程
创造性，按照普通人朴素的理解，理应是专利制度对发明创造要求的题中应有之意。但实际上专利制度建立后很长时间，并没有明确提出创造性的要求。首次较为明确地提出创造性的概念，出现在1850年美国Hotchkiss v. Greenwood 判决中，该案涉及一种粘土或陶瓷把手，区别技术特征仅为材料的替换，因此美国联邦最高法院否定了该专利，认为缺少本领域技术人员必要的灵感和技能1。但直到一百年后的1952年，美国专利法才对专利明确提出“非显而易见性”的要求，这是创造性概念第一次出现在法典之中。随着美国联邦巡回上诉法院建立，通过若干判例2，显而易见性标准通行全国。随后世界各大经济体相继做出了创造性的规定，但措辞并不完全相同。1977年的《欧洲专利公约》提出“创造性步骤”（inventive step）的概念，1959年日本《专利法》也提出了创造性要求，我
作者简介：李彦涛（1976—），男，河南鹤壁人，博士研究生（在读），研究员。研究方向：知识产权。
1 Hotchkiss v. Greenwood, 5
2 U. S. (11 How.) 248 (1850).
2 Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp., 71
3 f. 2d 774(Fed. Cir. 1983).
• 98 •
2019年第12期
国1984年制定专利法，对于发明专利创造性的规定为“突出的实质性特点和显著的进步”，并且至今从未修改。
目前，世界各国或地区以及国际组织都将创造性作为专利授权的重要实质条件。考察世界各国与组织的立法中对创造性的定义，措辞有别，却大同小异。大致可以分为三种。
1.1非显而易见性
美国专利法采取了“非显而易见性”的定义方式，非显而易见性英文为non-obviousness，其来源于词根via，即道路，意指凡本领域普通技术人员在路上可以发现的即为显而易见，非常形象且容易理解。其第103条规定：
“一项发明，虽然并不与本编第102条所规定的情况完全相同，但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差别甚为微小，以致在该项发明完成时对于本领域普通技术人员是显而易见的，不能取得专利。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。”
美国的这一规定方式对世界范围内创造性的定义作出了巨大贡献。虽仍不免受到裁判者主观性的影响，但是毕竟确立了判断创造性的框架。随着判断方法日益精细化和内容的不断充实，“非显而易见性”的客观性、一致性不断增强，而“非显而易见性”的弹性足以容纳这些变化。
日本专利法采取了类似的规定，其措辞为“容易实现”。第29条规定：“完成可资工业利用之发明者，除下列记载的发明之外，可以获取该项发明之特许。
一．特许申请之前在日本国内已是众所周知的发明；
二．特许申请之前在日本国内已是公开实施的发明；
三．特许申请之前在日本国内或国外公开刊物上已有刊载的发明。
特许申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者，依据载于前项各号中之发明，容易实现其发明时，不拘同项的规定如何，对其发明不能给以特许。”1.2创造性步骤
创造性步骤，即inventive step，此概念多见诸欧陆国家或组织。例如《欧洲专利公约》第56条规定：创造性步骤，“如果一项发明相对于现有技术而言，对所属领域的技术人员是非显而易见的，则认为是具备创造性步骤的发明”。英国专利法对创造性的规定也是“创造性步骤”。英国专利法规定，“一项发明应当包括创造性步骤，如果其相对于本领域普通技术人员而言是非显而易见的”。
虽然所谓“创造性步骤”与“非显而易见性”措辞稍有不同，但从上述法律规定可以看出，创造性步骤都是用非显而易见来定义的，可以认为二者实质上是相同的含义。正因为此，专利合作条约（PCT）对创造性的规定采取了inventive step (to be non-obvious)的形式，PCT实施细则第65条，条文名称就叫创造性或者非显而易见性。
上述不论是创造性步骤还是非显而易见性，实质是相同的。所不同的是，“创造性步骤”产生晚于“非显而易见性”，其除具备非显而易见性的含义外，似乎更强调了创造性判断的操作步骤。但无论如何，它们均未将技术进步作为专利具备创造性的必要条件，技术进步仅可以用于支持和证明创造性3。
1.3以中国为代表的兼顾“非显而易见”和技术效果的创造性
我国对于创造性的规定与上述规定有所不同。我国专利法第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。其对于发明的创造性提出两方面的要求，一方面要求具备突出的实质性特点；另一方面，提出来创造性还需要满
足“显著的进步”的要求。我们似乎比欧美日提出了更高、更加苛刻的要求。同时，创造性定义中通过“突出的”实质性特点和“显著的”进步又将发明与实用新型的创造性高度作出了区分。
与中国专利法有些类似的是印度专利法，其规定“创造性步骤”意指发明具有相对于现有技术的技术
李彦涛：论我国发明专利创造性之“显著的进步”
3 T181/82, OJ 1984; T164/83, OJ 1987; T317/88; T385/94.
• 99 •
2019年第12期
进步或经济意义（signifi cance）或二者皆备，导致其相对于本领域普通技术人员是非显而易见的。
但仔细研究发现，印度专利法对于“显而易见”和“技术进步”或“经济意义”的关系的处理方式与中国并不相同，印度专利法没有将两者并列作为互相独立的要件，而是将“技术进步”或“经济意义”作为发明是否“显而易见”的条件。
2对我国创造性规定的分析
对于我国专利法创造性的这一特殊的规定方式，已有学者进行了研究。李明德认为虽然我国对创造性的规定方式与众不同，实际上我国创造性的标准并不因此高于其他国家[2]，但没有详细论述理由；张晓都[3]认为我国标准高于其他国家，各国立法均未将显著的进步作为创造性的必要条件，并且显著进步的判断主体、标准、时空条件等都不确定，另外要求显著进步对中国往往不利，因为国外进入中国的专利技术水平高往往具有显著的进步，反而是中国国内专利申请未必具有显著的进步；管荣齐[4-5]从比较法的角度研究认为，我国将显著的进步作为创造性的必要条件，不符合世界主流，是多余的规定。但也有为我国“显著的进步”的规定辩护的声音[6]，认为应完成由单一标准(突出的实质性特点或是显著的进步标准)向双重标准(突出的实质性特点标准和显著的进步标准)的回归，以提高专利创造性的判断标准。
但上述研究均未深入我国创造性判断的规则，即三步法，细致入微地分析何以“显著的进步”标准应当废除或加强，没有结合我国审查指南的发展过程来历史地分析。本文拟以此为研究径路，对此问题予以探讨。
首先，突出的实质性特点和显著的进步各自的含义是什么。
我国审查指南规定，“发明有突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属领域的技术人员来说，是非显而易见的”。并且审查指南中描述的判断非显而易见性的方法与欧洲专利局审查指南的方法
并无二致。因此，从审查指南的规定看，我国专利法所规定的突出的实质性特点，实际上等同于欧美专利法中所规定的非显而易见性。而显著的进步，根据审查指南的规定，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。
似乎可以认为，我国专利法除了具有欧美“非显而易见性”的要求之外，还要求了“显著的进步”，确乎提出了比欧美更高的要求。
其次，突出的实质性特点和显著的进步的关系是什么。
从逻辑上讲，两个概念用“和”的关系连接起来，表明它们共同作为判断创造性的要件，两者是互相独立的，互相没有包含、从属关系。但研究审查指南之后发现，我国专利法所规定的突出的实质性特点与显著的进步之间存在相互的关联，并非各自独立。
审查指南规定，判断突出的实质性特点应当遵循三步法的规则。三步法是2001年修订审查指南时予以明确的，实际上在修订之前，国家知识产权局在专利创造性判定中已经在一定程度上不自觉地使用了。中国整个专利审查体系受欧洲影响极大，而三步法即脱胎于欧洲专利局的问题-解决法。
根据三步法的要求，判定创造性首先要确定最接近的现有技术，特别强调了在技术领域相同的前提下，所要解决的技术问题、技术效果或用途相同是优选的最接近的现有技术；第二步是对比最接近的
现有技术与本发明的区别技术特征，然后根据区别技术特征所能达到的效果，确定实际解决的技术问题，并且特别强调，作为一个原则，发明中任何技术效果都应当作为确定实际解决的技术问题的基础；第三步，是判断发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
其中第二步实际解决的技术问题的确定非常关键，它完全有赖于发明中的技术效果。而审查指南中将显著的进步等同于有益的技术效果。显然，技术效果扮演了两个角，它既是“显著的进步”的实质内容，又是判断“突出的实质性特点”过程中的考虑因素，这样本来应该互相独立的两个概念，被“技术效果”这一因素连接打通了，二者产生了关联，不再是独立的概念。因此显著的进步这一要素已经被“吸收”进入了突出的实质性特点之中。两者不再是并列关系，而是包含关系了。导致在创造性定义中包含两个不在
李彦涛：论我国发明专利创造性之“显著的进步”
• 100 •
2019年第12期
同一逻辑层级的概念。
也正因此，我们在多年的审查实践中，从来没有出现过对发明的创造性判断中出现过某发明具有突出
的实质性特点但却无显著的进步的情况，或者具备显著的进步而没有突出的实质性特点的情况。这绝非偶然，而是由于前述分析所讲的，二者逻辑上的关联性使得它们总是相同指向，而不可能相互背离。
最后，所谓技术效果的有益与否，进步与否，全看判断者的角度。实际上，由于技术效果的判断的多维角度和复杂性，虽然大多数情况下能够，但并非总是能够断定发明的技术效果到底是有益的还是无益的，是进步的还是退步的。
对于技术效果的判断的多重维度，最重要的有技术视角和市场视角。即令从相对简单的技术视角判断，也存在难以断定是否存在进步的情形。例如，从植物特别是中药材中提取有效成分是一种常见的发明，有些发明提取得到的是单一化合物，甚至是晶体单品；有些发明提取得到的则是一种混合物，例如人参提取物中的总皂甙物质。根据常规的理解，提取得到单一化合物的发明应该更具备进步性，但是实际情况却未必那么简单，成分单一的技术方案可能在药效或毒性方面更有利，但提取得到混合物往往比单一化合物付出的成本更低。这正是“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香”，两个技术方案各有长短，在不同的场合各自表现出一定的有益性，互相都可视为显著进步。
另外，不同的技术具有不同的适用环境和条件，甚至所谓变劣的发明在新的技术环境条件下成为具有显著进步的技术。例如3M公司发明了一种粘性不足，但能保持很久，重复使用的胶，本来是一种不甚成功的技术，但开发出报事贴这一产品后获得了巨大的市场成功，成为具有显著进步的技术。
以上还仅是从技术分析的角度，就已经存在了难以判断的情况。从社会和市场的角度来看，则判断技术的进步性就存在更多不确定性。时代在发展变迁，市场也随之变迁。作为市场经济产物的专利法，不应简单漂浮在市场的大海中，其判断创造性的标准应当相对恒定，成为专利制度中确定创造性的定海神针。
由于以上情况的存在，在实务中，专利法第22条第3款的创造性规定的所谓“显著的进步”
“有益效果”等，往往退化成为“不坏的效果”，不再具有独当一面、拦截不当专利申请的功能。
在专利审查实践中，有相当多的案件确定的实际解决的技术问题为“提供一种替代方案”，即该发明的技术效果与现有技术相比，难以区分，不分伯仲，或者没有证据证明发明的技术效果与现有技术相比是优是劣。虽然可以通过申请人补充证据阐明其效果，使得案件最终不是以“替代方案”的方式获得最终的专利性评价，但是相当部分被认定为“替代方案”的专利申请获得了授权，在这里“显著的进步”形同虚设。
回顾和考察我国专利法最初制订的历史，我们认为这种规定方式在当初有其合理性。1984年制订专利法时，我们尚无详尽完备的审查指南，对于一切尚在摸索阶段，在创造性判断中“显而易见性”和“技术效果”都应当考虑，但如何设置二者的关系，还没有明确，故将其并列在法中并无不妥。但随着我国专利制度的发展，特别是2001年审查指南引入三步法进行显而易见性的判断后，创造性判断方法日益模
式化，现有规定的天然的逻辑缺陷以及由此造成的理论与实务的分离，我国专利法的规定亦应做出相应改变，以与形势之发展相适应。
3我国创造性规定的修改目标模式
从前文分析来看，我国专利法第22条中“显著的进步”被吸收进入了“突出的实质性特点”之中，已无独立存在的必要，在实践中存在日益虚化的趋势，不再起实质的作用。循此趋势，必定是愈加虚化直至消失。因此，最直接和简单的修改办法是删除“显著的进步”的要求，并直接引入“非显而易见性”的规定。
我国已经加入了专利合作条约（PCT），中国国家知识产权局是PCT国际检索和初审单位，承担了PCT 途径国际阶段的专利审查，对于不考虑技术进步性的单纯的非显而易见性的标准实际上已经相当熟悉，修改为这种标准不会造成大的突变和理解适用上的不适。
因此，这一修改方式的优势在于，一方面符合我国专利审查实践的发展趋势，另一方面与国际上主流
李彦涛：论我国发明专利创造性之“显著的进步”
• 101 •
•
102 •
2019年第12期
4 KSR v Telefl ex, U.S.P.Q. 2D 1385(2007).
的规定相同，完全与国际接轨了。
当然，也可以有其他修改模式，例如参照印度专利法的规定。印度专利法中规定了含有技术效果的要素，但却是将技术效果与经济效果作为证明非显而易见性的证据，而非将其与非显而易见性并列。这一修改模式的好处在于，保留了我国专利法中“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个要素，较为合理地设置了两个要素的关系。但“突出的实质性特点”和“显著的进步”不再是并列关系，而是以非显而易见性为唯一的衡量创造性的标准，技术和经济上的价值作为证明创造性的证据。不过，此种模式也存在前文分析所陈之弊端，即技术的进步常常在不同技术背景以及市场背景下难断高下，经济价值则更难以把握：一方面审查专利申请之时，专利申请的技术往往尚未走向市场难以产生经济价值；另一方面，相关技术往往并非单独构成产品，需要与其他技术共同作用形成完整的产品，那么产品在市场上的成功应否或应有多大比例归功于所述的专利申请所涉的技术，确实难以分析剥离。
因此，笔者更倾向于直接将创造性规定为非显而易见性。
同时，作为专利法中最重要的法条之一，宜将本领域技术人员作为判断创造性的主体明确规定在法律之中，而非由审查指南规定。
毫无疑问，本领域普通技术人员，又称本领域技术人员、所属技术领域的技术人员（美国称为PHOSITA ，即Person having ordinary skill in the art ，欧洲称为person skilled in the art ）是国际上公认的判断创造性的虚拟主体，专利法创造这一概念也主要用于解决创造性的判定中的主观性和执法标准统一的问题，但我国专利法中并未在定义创造性中使用这一概念，反而是在规定专利法第26条第3款的公开充分时要求说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。这需
要我们通过修法使得这一概念回归其本来作用。
另外，本领域普通技术人员的概念具有足够的开放性和灵活性。可以通过审查指南的规定和积累的案例进行微调，可以很好地适应形势的发展。例如，美国最高法院通过判例4赋予本领域普通技术人员一般的创造能力，使得创造性的高度可以既保持一定的稳定性又能够适时调整。
所以笔者建议，将专利法第22条第3款关于发明专利的创造性的规定修改为：创造性，是指发明与现有技术相比，相对于本领域普通技术人员是非显而易见的。4 结语
作为专利法中最重要的核心法条之一，创造性事关专利申请能否获得授权变成专利，是专利的胚胎分娩变成专利的关口，是技术方案获得法律保护外衣成为知识产权的关键。我们经历了数次修法，都没有对创造性进行深入地梳理，希望专利法修改能够充分考虑近几年来实务和理论中积累的问题，对专利法第22条第3款进行修改。参考文献：
[1] 郑成思. 知识产权法[M]. 法律出版社，2003：221.[2] 李明德. 知识产权法[M]. 社会科学文献出版社，
2007：219.
[3] 张晓都. 专利实质条件[M]. 法律出版社，2002：
211-212.
[4] 管荣齐. 中国专利创造性条件的改进建议[J]. 法学
论坛，2012（3）：149-154.
[5] 管荣齐. 我国专利实质条件的改进建议[J]. 知识产
权，2013（10）：71-75.
[6] 易吉灵，李中奎. 案析显著的进步在创造性认定中
的作用[J]. 中国发明与专利，2011（3）：64-65.
责任编辑唐宇
李彦涛：论我国发明专利创造性之“显著的进步”
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议