如何答复OA

原则:代理人不是“传声筒”。在答复OA时,代理人尤其必须要给委托人提供专业化的建议,但是,更要遵照委托人的指示和确认进行所有的代理工作。在意见陈述时,必须要做到“正确,清楚,简洁,和有说服力”。
首先,需要明确一点,“答复OA”的整个过程绝不仅仅只是在“撰写意见陈述书”时,它是在“转达OA”的基础上进行的。代理人绝不能只是“传声筒”而只是“将审查员的审查意见译成外文”(转达OA)之后再将“客户的只是译成中文”(答复OA)。在“转达OA”时,代理人除了要正确翻译审查意见外,还必需做到:完全理解审查员的意见,并且在此基础上,根据客户的需要,用几种类型的“转达信”(注意:绝非“格式信”)进行专业化的转达。最有助于客户提供明确的并且有说服力的指示的转达方式是针对审查员在OA中所指出的缺陷让客户明了:1)在中国的审查实践中,一般的做法;2)这个具体的案子,代理人建议的解决方案;3)采纳代理人的建议的解决方案的可能的结果;4)在不利的结果的情况下,有哪些后续的法律程序和措施。
其次,需要明确在答复OA时,代理人所有的工作的宗旨是为了在法律允许的范围内,通过与委托人的充分沟通以及与审查员的充分交流为委托人尽量争取“最大”的并且“稳定”的保护范围。
最后,在不同意审查员的审查意见而需要抗辩审查员的观点时,必需在“意见陈述书”中针对审查员指出的缺陷以具体的确凿事实和充分的理由切中要点证明申请人的观点。
比如,为了证明“请求保护的主题不属于专利法第二十五条规定的不授予发明专利权的客体”,必需要先陈述《审查指南》中所规定的“属于不授予专利权的客体”所必需要满足的必要条件,然后,在此基础上,明确指出该请求保护的主题不满足哪个具体的条件。
比如,为了证明“单一性”,代理人首先必需按照一般原则进行抗辩:结合专利性,准确把握各个独立权利要求所分别请求保护的发明的对于现有技术做出贡献的“特定技术特征”,然后是确定各个独立权利要求所分别请求保护的发明是否存在相同或者相应的技术特征。
但是,论述“单一性”的难点在于有些情况下,各个独立权利要求所分别请求保护的发明并不存在明显的相同或者相应的技术特征。在这种情况下,代理人要有大局观,不应拘泥于《实施细则》和《审查指南》的具体规定,而应该从《专利法》关于“单一性”问题的“立法宗旨”去论述该几项独立权利要求所分别请求保护的发明在一件申请中请求保护并没有增加审查员的检索和审查负担,相反
,如果分案分别申请在分别审查有浪费社会劳动和资源之弊。关于这种论述单一性的这种“解决方案”我们部门有具体的案例。
比如,为了证明“发明书已经充分公开请求保护的发明内容”,代理人首先必需要吃透发明内容并且对有现有的技术的状况有全面而深刻的宏观把握,从而以具体的现有技术的文献等证据证明说明书中没有具体公开的内容是现有技术中已经有明确教导的,对于本领域的普通技术人员是“显而易见的”,并且并非
本发明的“发明点”所在。对于那些审查员认为“不规范,不通用的技术术语”,必需提供“通用教科书”或者“现有技术的文献”证明该“技术术语”的含义以及使用该“技术术语”的技术方案是清楚的完整的,使得所属技术领域的技术人员完全能够实施该请求保护的发明。
而为于论述化学领域中“权利要求得到了说明书的支持”,代理人必需充分把握说明书整体的公开内容,特别要以列表的形式具体地分别列出每一个实施例所公开每一个具体的基团。在此基础上,对于本申请应该被授予专利权的保护范围,代理人必需基于本领域的普通技术人员的标准,基于自己的执业经验和对于专利法理解有自己的具体的观点和解决方案。如果代理人自己的观点和解决方案与客户的指示差距较大,代理人必需告诉客户自己的建议及其理由,请求客户再次考虑并且给出确认或者进一步的指示;如果经过客户确认后的代理人解决方案与审查员的审查意见差距较大,代理人必需与审查员通过各种方式包括与审查员电话会晤,尤其是与审查员当面会晤充分地交流和沟通,甚至与其主管领导沟通,直至完全确定“合适的范围”,再让客户确认。
比如,为了证明“权利要求并不缺少必要的技术特征”,代理人必需在整体上准确把握该“发明目的”或者“发明要解决的技术问题”。在此基础上,对于该权利要求中的“必要的技术特征”,代理人必需基于本领域的普通技术人员的标准,基于自己的执业经验和对于专利法理解有自己的具体的观点和解决方案。
比如,为了证明“新颖性”,一方面,必需指出该请求保护的技术方案较之于被审查员引用来破坏其新颖
性的那篇对比文件中的一个技术方案的区别技术特征(新颖性);另一方面,还必需如下证明该区别技术特征赋予该请求保护的技术方案的“突出的实质性特点”或者“显著的进步”。
比如,为了证明“创造性”,代理人所做的所有的修改或者论述都必须为了证明本发明的技术方案的“突出实质性特点”或者“显著的进步”,也要注意指出审查员的“事后诸葛亮”之嫌
。前者是“非显而易见性”,也就是说,该技术方案并不是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析推理或者有限的试验可以得到的;而后者则是指发明与最接近的技术相比,能够产生有益的技术效果。比如,克服了现有技术的缺点和不足或者为解决一技术问题提供了一种不同的技术方案或代表某种新的技术发展趋势。
因此,在论述创造性时,要将发明所属的技术领域,其技术方案,要解决的技术问题和所产生的技术效果做为一个整体进行阐述。要特别注意技术效果是抗辩发明具有创造性最重要的理由之一。有益效果是指同现有技术相比,由构成发明的技术特征直接带来的,或者由所述技术特征必然产生的技术效果。另外还要注意以下几个辅助性理由:
1.发明解决了人们一直渴望解决解决,但始终未能成功的技术难题;
2.发明采用了由技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决技术问题;
3.发明同现有技术相比,取得了预料不到的效果;和/或
4.由于发明技术特征直接导致发明在商业上的成功。
比如,为了证明“申请文件的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围”,代理人必需充分把握说明书整体的公开内容。在此基础上,代理人还必需基于本领域的普通技术人员的标准进行合理的论述。
再如,对于审查员所指出的“形式及文字表述上的缺陷”,不论是否涉及“译文错误”,代理人在答复之前必需要与审查员充分沟通直至取得一致认可的“解决方案”。避免在后续工作中反复涉及此类非实质性问题。
另外,在答复OA时,在程序和实体上,代理人必需做到以下几点:
1.  代理人必需在收到“指示信”后立即仔细阅读委托人的指示信,要在充分理解发明内容和审查意见中的审查员的意图的基础上,结合代理人在“转达信”中所提的建议,充分理解委托人的每一个具体的意图,包括是否修改?如果修改?是否抗辩?如何抗辩?是否需要代理人进一步提出具体建议?是否需要代理人与审查员电话或者当面会晤?是否需要将“意见陈述书”译成外文让委托人确认?是否有“同族申请”的授权文本需要提交?是否“补充的实验结果”或者“参考文献”需要提交?
2.  即使委托人没有要求,对于委托人指示不明或者即使很明确但却肯定不合适的意见和做法,代理人
也必需要拿出具体的解决方案,并且及时写信告诉委托人。
3.  对于需要代理人进一步提出具体建议或者需要代理人与审查员电话或者当面会晤的情况,代理人必须先写信告诉委托人所做的工作需要多长时间,然后立即研究有关问题或者着手进行
与审查员的会晤事宜,并且在充分准备的基础上,与审查员就实质性的问题交流具体的“解决方案”的可行性。根据具体情况,最迟在一周内报告委托人有关的结果。
4.  如果委托人不同意代理人在“2”和“3”中的建议,代理人需要立即报告部门经理讨论此案,并且给出“解决方案”。
5.  在撰写“意见陈述书”之前,必须先根据客户的指示正确修改申请文件,并且必要时,贴好图表。
6.  在撰写“意见陈述书”之前,必须做到该修改的文件已经修改好,该“抗辩”的问题的“抗辩方案”已经清楚。
7.  在撰写“意见陈述书”时,必须按照公司要求的意见陈述书的格式进行撰写意见陈述书,特别是要配合审查员的工作,提供修改的“对照页”。
8.  对于审查意见的答复,必须逐条回答审查意见。先给出观点,再结合专利法的规定陈述事实和理由。必要时,先回答同意审查员的意见或者陈述理由充分的审查意见。
9.  在陈述不同意审查员的意见的理由时,必须观点明确,理由充分,事实清楚。提倡引用审查指南的具体内容,特别有关发条的立法宗旨和目的。
10.  在意见陈述时,必须要做到“正确,清楚,简洁,和有说服力”。
11.  在与委托人充分沟通并且陈述了有关的做法的利弊后,在陈述意见中应忠实申请人意见,禁止在未经申请人同意下,进行超出说明书记载内容的陈述意见。注意“禁止反悔原则”可能被适用。
12.  注意答复OA的时限要求。
13.  在出正式的“意见陈述书”后,代理人必须仔细检查和核对。
14.  代理人准备好意见陈述书正文和修改文件后,由申请部准备递交文件;在递交文件前,代理人应再次核查递交文件内容,确定无误后签字。
15.  对申请提出分案申请的,代理人应明确记入案卷首页记事栏,并转告申请部作分案处理。
16.  如果涉及“同时申请实用新型和发明”的申请案,应提示申请人是否放弃其一,如果委托人同意放弃的实用新型专利时,注意应提交放弃声明

本文发布于:2024-09-24 07:24:11,感谢您对本站的认可!

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