“中美知识产权第一案”述评与启示
何 华
(中南财经政法大学知识产权研究中心讲师、博士研究生 湖北 武汉 430073)
摘要:2007年7月10日，美国新墨西哥州联邦地方法院判决中国浙江东正电器有限责任公司制造并销往美国的GFCI产品不侵犯美国Leviton制造公司的产品专利。中国浙江东正电器有限责任公司在这场海外知识产权角力中的获胜改变了中国企业在美国专利侵权诉讼中长期不胜的局面。随着高新技术产品市场竞争的日益激烈，专利权已从单纯的私权演变为企业市场竞争的工具，专利诉讼的功能也从维权扩大为企业市场竞争。在此背景下，我国政府、行业协会和企业应当加强知识产权意识的培育、建立市场进入前的知识产权预警机制和知识产权诉讼费用保障机制，以应对不断增多的海外知识产权纠纷。 关键词：知识产权 权利要求 预警机制 保障机制
自20世纪80年代以来，知识产权纠纷就一直是影响中美关系的重要因素。中国加入W TO以后，中美间的知识产权纠纷更是愈演愈烈，这种趋势在专利权领域表现得尤为明显。近年来，随着我国高新技术企业的不断成长，越来越多的高新技术产品出口到美国，对美国企业在相关领域的市场优势地位形成了挑战。为了应对这种挑战，一方面美国政府逐渐加大了对中国商品专利侵权的调查力度；另一方面，一些美国企业
也频频向中国企业挥起了专利侵权诉讼的大棒。以往，在由美国企业向美国法院提起的一系列专利侵权诉讼案中，案件最终都是以美国企业获得胜诉或是中美企业双方和解而结局，中国企业一直处于不胜的尴尬局面。这种尴尬局面直到2007年7月10日才被打破。就是在这一天，美国新墨西哥州联邦地方法院判决中国浙江东正电器有限责任公司(以下简称东正公司)①制造并销往美国的GFCI(接地故障漏电保护插座)产品不侵犯美国Leviton制造公司(以下简称Leviton公司)的美国第6246558号专利(以下简称“558专利”)。这份判决第一次确立了中国企业在美国专利侵权诉讼中的胜诉地位。东正公司应对世界500强企业之一的Leviton公司4起专利侵权诉讼，其规模是中国加入W TO以来最大的，故此案被相关媒体称为“中美知识产权第一案”。②
一、案情简介
Levito n公司是一家生产GFCI产品的专业公司，其生产的GFCI产品占据美国同类产品市场份额的60%。东正公司于2004年开始进入美国GFCI产品市场，该公司只用了几个月的时间就将其产品的市场份额从零提升到6%。一些Leviton公司的老客户也因东正公司的产品更加安全和便宜而将订单转交给了这个新进者。在进入美国市场之前，东正公司曾通过专利检索得知,Leviton公司采用机电一体化技术原理在GFCI产品中申请了70多个专利，构成了一道不可逾越的专利障碍。尽管东正公司采用的是全球
基金项目：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJ D820017)
法 商 研 究2007年第6期(总第122期)
独家的永磁式电磁机构原理的漏电保护技术，但还是支付巨额司法费用，将其生产的GFCI产品送交美国律师事务所，委托该律师事务所进行了是否侵犯Leviton公司的发明专利权的法律评估。在取得美国律师事务所出具的不侵权的司法意见书后，东正公司于2004年1月把其产品直接销往美国。③尽管如此, 2004年4月至7月,Leviton公司还是以东正公司生产的GFCI产品侵犯其所拥有的一项GFCI产品专利———美“558专利”———为由先后在美国新墨西哥州、纽约州东区、加利福尼亚州、佛罗里达州的联邦地方法院分别起诉包括Nicor、Lee&Associates④、Safety Plus以及Harbor Freight Tools U SA公司在内的4家东正公司在美国的重要产品销售商，由此引发了一起备受关注的中美专利侵权纠纷案(该案以下简称“Leviton第I案”)。⑤2004年8月，东正公司正式介入诉讼，并成功将部分案件移送至美国新墨西哥州联邦地方法院审理。继提起“Leviton第I案”之后,Leviton公司又于2005年3月18日以东正公司为第一被告向美国新墨西哥州联邦地方法院提起了一项包括东正公司、Nicor、Harbor Freight Tools U SA以及Central Purchasing公司在内的4家公司侵犯其所拥有的美国第6864766号专利的诉讼(该案以下简称“Leviton第II案”)。⑥2005年5月29日，负责审理“Leviton第I案”的法庭举行了“马克曼听证会(Mark2 man hearing)”。2006年5月23日，美国新墨西哥州联邦地方法院下达了对“Leviton第I案”最终审判结果具有决定性作用的“马克曼命令(Markman order)”，明确认定东正公司的产品没有侵权。
二、案件的法律分析及法院的判决
诉讼是一种通过程序实现法律公正价值理念的活动，它集程序性要件与实体性要件于一体。一方面由于诉讼过程不能完全重复或恢复案件发生时的状况，因此，诉讼中不可能存在绝对的公正，只存在相对的公正。而且在现代社会，单纯的胜诉已经不再是许多企业提起和参与诉讼活动的唯一目的，打击竞争对手、争夺市场份额才是其真实目的。从这个角度来看，制定和运用有效的诉讼策略是非常必要的。另一方面，诉讼活动仍然要建立在对案件实体情况准确判断的基础之上，否则，对法律公正价值的追求就只能成为一句空话。在“Leviton第I案”中，原、被告双方的诉讼策略和对“558专利”第3项权利要求的解释对案件的发展和判决的确定起着重要的推动作用。
(一)原、被告双方诉讼策略分析
11Leviton公司的诉讼策略
(1)迂回、分散出击。在“Leviton第I案”中,Leviton公司并没有将被控侵权产品的生产商东正公司直接作为被告起诉，而是选择东正公司在美国的4家重要产品销售商作为被告。Leviton公司之所以这样做，其目的在于:1)起诉东正公司在美国的产品销售商可以对这些美国销售商形成威慑，迫使他们放弃与中国生产企业的合作，切断中国生产企业在美国的市场销售渠道，从而达到敲山震虎、釜底抽薪的效果。
2)利用1个专利陆续提起4起侵权诉讼，可以增加东正公司的诉讼成本，从而达到不战而屈人之兵的效果。因为按照美国业界的行情，在法庭聆讯阶段，这4个诉讼的被告律师费将在100万美元至200万美元
之间。东正公司内部的法律和技术人员在4个法院之间奔波举证的费用也会很高。聆讯程序结束后，上述案件的被告律师费将增加约10倍，东正公司很可能被昂贵的诉讼费用拖垮。⑦
(2)放弃“337条款”的行政救济而寻求专利诉讼司法救济。依照美国法律，专利权人有权依法禁止他人在海外仿制其专利产品然后销往美国。一旦出现这种情况，专利权人可以寻求两种救济手段来保护自己的权利：一是司法救济手段，即向美国各州的联邦地方法院提起专利侵权诉讼；二是行政救济手段，即向美国国际贸易委员会申请提起“337条款”调查。目前，随着美国对外贸易政策从“自由贸易”向“保护贸易”的转变,“337条款”已经成为目前美国最具杀伤力的贸易保护手段，美国许多企业都利用其作为一种比较隐蔽的非关税壁垒手段来打击外国的竞争者。⑧但在“Leviton第I案”中,Leviton公司并没有选择利用“337条款”向美国国际贸易委员会寻求行政救济之路，而是向法院提起专利侵权诉讼以寻求司法救济。笔者认为Leviton公司这样做主要是出于以下考虑：从法律程序看,“337条款”采取的是短平快的调查程序(限定在12—15个月内结束调查)，一旦原告的专利权不稳定，其就很容易陷入偷鸡不成反蚀把米的境
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地。而早在2002年7月23日,Leviton公司就曾经以7家中国企业侵犯该公司“接地故障断路器”产品的“894专利”为由向美国国际贸易委员会申请提起过“337条款”调查，但在中国企业的积极应诉下，美国国际贸易委员会最终裁定Leviton公司的“894专利”无效，从而导致Leviton公司的申请以失败而告终。⑨有此前
车之鉴,Leviton公司自然不敢再轻易地申请提起“337条款”调查。相反，美国联邦法院审理专利侵权案件的平均用时是31个月,⑩而且Leviton公司通过在多个法院起诉东正公司在美国的多个销售商，就可以运用各种方法拖延诉讼程序。
(3)拖延诉讼程序以增加诉讼的成本和难度。在具体的诉讼过程中,Leviton公司还采取各种方法拖延诉讼程序，以增加诉讼的成本和难度，进而迫使东正公司知难而退。这一策略很明显地表现在法庭举行完“马克曼听证”之后至颁发“马克曼命令”之前的这段时间内。在此期间,Leviton公司先是以《美国联邦民事诉讼规则》第42条第a款的规定为由要求法庭将“Levito n第II案”与“Leviton第I案”合并审理，希望利用法庭审理“Leviton第II案”来拖延“Leviton第I案”的审理结案。在两案合并审理的要求被法庭拒绝后,Leviton公司又另辟蹊径来拖延“Leviton第I案”的诉讼程序。根据法庭的命令,2006年6月21日是法庭要求Leviton公司提交“Leviton第I案”有关侵权的专家报告的最后期限,Leviton公司虽然在此期限内提交了专家报告，但该专家报告却未涉及其所提出的等同原则下的侵权问题，也未对被控侵权产品的功能及部件进行分析，而仅仅指出东正公司利用等同的部件侵犯了其“558专利”第3项权利要求中的“复位件”权利要求要素，且并未明确指出侵权的部件及侵权理由。为此法庭又要求Leviton公司于2006年9月26之前提交一份明确完整的侵权补充声明，而Levito n公司于2006年9月26日提交的声明仍未包含其所提出的被控侵权产品侵权的理由。Leviton公司一直拖到2007年3月27日才向法庭提交了一份补充声明。
21东正公司的诉讼策略
面对Leviton公司纷繁复杂的诉讼策略，东正公司也制定和实施了相应的诉讼策略与其相对抗，并且取得了较好的诉讼效果。
(1)主动、集中应诉。面对Leviton公司采取的迂回、分散出击的诉讼策略，东正公司作为涉案GFCI 产品的海外生产商没有采取隔岸观火的策略，为了自身的法律利益和美国客户的经济利益，毅然主动应诉，并于2004年8月26日以第二被告的身份正式介入“Leviton第I案”的诉讼。为减少诉讼费用，加快案件的诉讼进程，东正公司请求受诉法院将“Leviton第I案”的部分诉讼移送至新墨西哥州美国联邦地方法院审理，东正公司的这一请求最终获得受诉法院的同意。 λϖ
(2)获得“马克曼命令”，取得案件主动权。由于东正公司是以被告的身份参与诉讼，因此，在诉讼初期处于被动挨打的不利局面，忙于应付原告Leviton公司提出的各种诉讼请求。为了改变这一不利局面，东正公司快刀斩乱麻，根据案件本身的性质向美国法院提出经过“马克曼听证”程序进而获得“马克曼命令”的要求，以此来获得诉讼主动权。“马克曼命令”是“马克曼听证”程序产生的司法裁决。“马克曼听证”程序产生于美国判例法。1996年4月23日，美国联邦最高法院就“Markman.v.WestView Instrument s, Inc.案” λω作出终审裁决，明确规定专利权利要求的解释(对权利要求中术语的解释)是法律问题而不是事实问题，应当由法院管辖而不是由陪审团管辖。美国联邦最高法院指出，专利权利要求书与合同一样，是法律文件，应当由法官负责解释，不能把解释权授予陪审团。自此，专门用于解释专利权利要求的司法程序———“马克曼听证”程序———逐渐盛行。具体而言,“马克曼命令”是由审理专利侵权案件的美国法官解
释专利权利要求进而确定专利保护范围的司法裁决，它对专利侵权案件的判决结果起着决定性作用。在“马克曼听证”程序中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对这个司法命令提起上诉。在“马克曼听证”程序中胜诉的一方往往会向法官提起即决审判的动议。 λξ由此可见，诉讼中的一方拿到“马克曼命令”就如同拿到了专利案件胜诉的判决书。2005年3月29日，负责审理“Leviton第I案”的法庭举行了“马克曼听证”，包括东正公司在内的被告方在听证会上进行了陈述与辩驳，并于2006年5月23日获得了美国新墨西哥州联邦地方法院颁发的被控侵权产品不侵权的“马克曼命令”，由此在诉讼中获得了主动权。
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(3)趁胜反击。在“马克曼听证”程序中取得局部胜利之后，面对Leviton公司将“Leviton第I案”与“Leviton第II案”两案合并审理的请求，东正公司以两案涉及不同的权利要求、法律和事实问题，且两案合并审理违反《美国联邦民事诉讼规则》第15条第a款的规定为由，推翻了Leviton公司提出的将两案合并审理的请求，粉碎了Leviton公司企图拖延诉讼的阴谋。针对Leviton公司延迟提交补充声明的行为，东正公司以补充声明违反《美国联邦民事诉讼规则》第16条第f款和第37条第b(2)款的规定为由，向法庭提交了排除Leviton公司的补充声明并对其进行处罚的即决审判动议，并且该动议最终也获得法院的认可。
(二)“558专利”第3项权利要求的解释
虽然东正公司采取了一系列有效的诉讼策略，但这些诉讼策略对案件的最终解决只是起了辅助和推动作
用。案件的最终解决仍然取决于东正公司的被控侵权产品是否真正侵犯了Leviton公司的专利权。这就涉及如何对“558专利”的权利要求进行解释的问题。Leviton公司所拥有的美国“558专利”的权利要求书详细、完整、清晰地叙述了该发明的技术实施方案。“558专利”的权利要求书共含有4项专利权利要求，其中的第3项权利要求与本案有关。该项权利要求对Leviton公司所产生的GFCI产品中的断路装置(circuit interrupting devices)所包含的部件以及这些部件的技术特征进行了记载。
专利侵权判断的核心步骤在于分析专利权利要求的有效性和覆盖范围。由于在“Leviton第I案”中，被告并未对“558专利”第3项权利要求的有效性提出质疑，因此，案件的关键就在于被控侵权产品是否全面覆盖了“558专利”第3项权利要求的技术特征，这就需要对“558专利”第3项权利要求进行解释。而专利权利要求是以科学术语来界定专利或专利申请所应给予的保护范围的，因此，对权利要求的解释是通过对权利要求中的关键术语的解释来完成的。 λψ“Leviton第I案”的主审法官J ames O.Browning认为,“558专利”第3项权利要求的解释应当由该项权利要求所包括的下列关键术语的解释来决定，这些术语是“断
“复位件(reset means)”以及“复位接触件(re2“导电通路件(electrical conductive pat h means)”、
路装置”、
set contact means)”。而在2005年3月29日举行的“马克曼听证”中，诉讼双方对下列7个术语的解释存
“第一导电通路件(first elect rical conductive pat h means)”、
“第二导电通在分歧，它们分别是“断路装置”、
路件(second elect rical conductive pat h means)”、“第三导电通路件(t hird electrical conductive pat h means)”、“断路件(circuit interrupting means)”、“复位件”、“复位接触件”。
11“断路装置”。对于“断路装置”,Leviton公司认为其应当被解释为一项设计用于中止或阻断一个或更多电路电流的装置。而被告则认为其应当被解释为一项设计用于中止或阻断单一电路电流的装置。由此可见，双方对于此专利权要求解释的分歧在于其中的“电路(circuit)”一词是指一个或一个以上的电路，还是指单一的电路。“558专利”第3项权利要求将断路装置定义为“是一种与单一电源(only one power source)相连的装置……该装置可以通过多条通路来中止或阻断一个单一电路电力连续性(elect rical co n2 tinuity)”, λζ“558专利”的说明书中也不只一次地指出在一个或多个导电通路中而不是多个电路中阻断电流。 λ{此外,《韦氏词典》对“电路(circuit)”的解释是“一个电流的完整通路，通常包括电源(t he complete pat h of an elect ric current including usu.t he source of elect ric energy)”, λ|一个电路应当包括一个电源以形成完整的电通路(elect rical pat h)。基于对上述两种证据的考虑，法院最终采纳了被告方的意见。
21“第一导电通路件”、“第二导电通路件”、“第三导电通路件”以及“断路件”。对于这4个术语，诉讼双方在解释规则的适用上产生了争议。Levito n公司认为应当按照一般的权利要求解释规则来解释，东正公司则认为应适用《美国专利法》第112条第6款这一特殊解释规则来解释。《美国专利法》第112条第6款规
定:“一个组合式权利要求(a claim for a combination)中的要件(element)，可以被表述为实现某一特定功能的手段(means)或步骤(step s)，而无须详述用于实现该特定功能的结构、材料或步骤。采用这种方式撰写的权利要求应解释为此要件涵盖了说明书中所记载的相应的结构、材料或步骤及其等同物”。这一规定又被称之为“手段加功能(means plus f unction)”的记载方法。在1999年的“Allen Engineering Corp.v.Bartell Indus Inc.案”中，美国联邦巡回上诉法院对“手段加功能”式权利要求的认定进行了概括,
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即如果权利要求中使用了“……的手段(means for)”这样的用语，可以假定该权利要求为“手段加功能”式权利要求，但这一假定可以通过以下两种方式来推翻：一是虽然使用了“……的手段”这样的用语但没有描述该手段所要实现的相应功能；二是虽然描述了相应的功能但同时也描述了实现这一功能的确切结构。 λ}“558专利”第3项权利要求对“导电通路件”和“断路件”的描述使用了“手段(means)”一词，且随后又对其功能进行了列举，这是否就表明“导电通路件”和“断路件”符合了“手段加功能”式的权利要求呢?法官认为,“558专利”第3项权利的权利要求书在上述描述的基础上，还对足以能够完整实现此特定功能的确切结构进行了描述，因此,“导电通路件”和“断路件”不能划入“手段加功能”式的权利要求范围之内，不能适用《美国专利法》第112条第6款所规定的权利要求的解释规则而应适用一般的权利要求解释规则来进行解释，继而认可了Levito n公司对上述4个术语的解释。
31“复位件”、“复位接触件”。诉讼双方对于“复位件”和“复位接触件”适用《美国专利法》第112条第6款的权利要求解释规则进行解释不存在分歧，但在“复位件”和“复位接触件”的功能及实现特定功能的相应结构的认识上却存在较大分歧。Leviton公司认为“复位件”的功能在于重新设置第一导电通路与第二导电通路之间以及第一导电通路与第三导电通路之间的电力持续性，而实现这一功能的相应结构则包括“复位按钮”和“复位接触件”;“复位接触件”的功能在于在释放“复位按钮”时通过形成一种预定条件来
“指状闩102”以及“复位接触104和106”。被告启动断路件，而实现这一功能的相应结构仅限于“臂50”、
方认为Leviton公司对“复位件”的功能限定得太窄，并指出“复位件”的功能在于通过关闭电路来重新设置第一导电通路与第二导电通路之间以及第一导电通路与第三导电通路之间的电力持续性以启动断路件，实现这一功能的相应结构包括“接触臂50和70”、
“复位接触104和106”等23
“移动接触件52和82”、
个部件。被告方虽然对于Leviton公司对“复位接触件”的功能作出的声明没有异议，但认为能实现这一功能的相应结构应当包括“复位按钮30”、
“复位接触104和106”等11个部件。法院最终认可了被告方的解释。
在对上述7项专业术语进行解释的基础上，东正公司还指出被控侵权的GFCI产品采用的是永磁式电磁原理的漏电保护技术，完全不同于Leviton公司基于机电一体化漏电保护原理的GFCI产品。法院基于对“558专利”第3项权利要求的解释以及原、被告GFCI产品完全不同的工作原理，于2006年5月23日下达了对“Leviton第I案”最终审判结果具有决定性作用的“马克曼命令”，明确认定东正公司的被控侵权产品并未全面覆盖“558专利”第3项权利要求所记载的全部技术特征，因而东正公司的被控侵权产品不存在Leviton公司所诉称的侵权行为。此后，基于被控侵权产品未全面覆盖“558专利”第3项权利要求从而不构成专利侵权这一事实,Leviton公司又诉称被控侵权产品的技术特征与“558专利”第3项权利要求所记载的技术特征相比，是以等同的结构实施了基本相同的功能，产生了基本相同的效果，特别是以等同的结构实施了“复位件”和“复位接触件”的功能。然而对于这一指控,Leviton公司却未能在法律规定的有效期限内向法庭提交能够有力证明被控侵权产品存在等同原则下的侵权行为的补充声明，而使得法庭裁定该补充声明不具有效力，在最终裁决被告向法院提起的对“558专利”第3项权利要求不产生侵权的即决审判的动议时不对其予以考虑。
(三)法院的判决
2007年4月20日，法庭裁定东正公司的被控侵权产品并未包含“558专利”第3项权利要求中的相关“复位件”和“复位接触件”要件(element)和以等同的结构完成相同功能的等同物。2007年7月10日，美国新墨西哥州联邦地方法院下达判决书，判决包括东正公司在内的被告胜诉。
三、案件评析
(一)Leviton之诉：是“维权”还是“竞争”
虽然从本质上讲，知识产权诉讼的根本目的在于通过诉讼从法律上对侵权者的侵权行为给予确认，并通过司法判决制止其侵权行为，使被侵权人获得一定的赔偿, λ∼并由此维护创新者的利益，但在现代社会,
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