（修订征求意见稿）的说明
北京市高级人民法院知识产权庭
2011年4月 日
自从2001年9月29日北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（简称01年规定）颁布实施以来，对专利审判实务产生了积极的指导作用，受到了最高法院的重视。随着专利审判实践的发展，一些新情况新问题不断出现，人们对一些问题的认识逐渐统一，特别是2008年新专利法颁布及2009年最高法院颁布《关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称新司法解释）颁布后，01年规定中的一些做法已经不适合现行相关规定，需要进行修订。为此，北京市高级人民法院在2010年将 “专利侵权判定”作为全市法院重点调研课题，由副院长王振清担任课题组负责人，对近年来专利侵权审判实务问题进行研究。经过半年多的调查研究，课题组形成初稿，并经过法院内部的研讨，最终形成修订征求意见初稿。全文共141条，基本框架仍按照《专利侵权判定意见》的结构。现将具体修订内容说明如下： 一、对专利权利要求的解释对象、原则和方法进行适当修改及增加。
权利要求的解释是人民法院审理专利民事侵权案件首先需要解决的法律问题。对此，01年规定以20条的篇幅进行了规范。本次修订仅新增一些规定，例如明确了对权利要求的解释的含义，即理解、澄清和特殊情况下的修正；增加了解释主体，即所属技术领域技术人员的内涵；为了统一对技术特征的划分，在国内外首次尝试对技术特征进行规范。
在解释原则方面，为了强调法院在解释权利要求的主导作用，增加了人民法院依职权独立解释原则；为了明确某一技术术语在一份专利文献中含义一致，增加了技术术语含义一致原则。
在解释方法方面，增加了功能性限定的特征的应用及概念以及方法步骤对方法权利要求解释中的作用、具有使用条件特征的权利要求应当如何解释这样一些审判实务中经常遇到的问题。
二、关于侵犯发明、实用新型专利权的判定方面
专利侵权判定方式是本规定的核心内容，此次修订在这部分变化不大，仅增加了一些规定，
例如，增加了使用条件特征在侵权判定中的具体应用、从属专利的具体类型，并就等同原则适用中如何理解手段、效果以及无需创造性劳动等含义作出明确规定。对于实践中已经成为惯例的内容，此次修订予以删除，例如关于等同原则适用在技术特征上而非技术方案上以及等同判断的主体以及变劣技术方案不属于等同侵权等。此外，由于近年来实务界对多余指定原则“毁多誉少”，而且最高法院已经明确表态不赞成使用多余指定原则，因此，此次修订将多余指定原则全部删除。
外观设计专利相关内容是2008年专利法修订变化较大的部分。2008年北京市高级人民法院根据经过调研颁布了《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》，此次修订将新专利法、新司法解释及北京高级法院上述规定的有关内容纳入本规定。
关于外观设计保护范围的确定，明确了使用状态参考图的作用以及排除在外观设计专利保护范围之外的部分，规定了进行外观设计侵权判定应当通过正常人的视觉进行直接观察对比，并首次将成套产品及相似外观设计保护范围进行明确规定。
关于外观设计侵权判定，进一步明确了侵权比对对象，即相同或类似产品上的外观设计，改变了类似产品上一般不予比对的做法；明确了侵权判定标准为相同或者相近似为标准，排除了混淆误认标准，并根据实践的需要，修改了一般消费者的内涵。
关于相同相近似判断中，增加了透明材料变换对外观设计判定的影响以及相似外观设计的判断依据。
增加了现有设计抗辩的相关内容，这部分也可归入本规定“现有技术抗辩”，但鉴于本规定外观设计单独设立，因此，本规定按照现行方式进行规定。在这部分共有五条规定，强调现有设计抗辩应当被动适用，并明确2008年新旧法适用上现有设计的区别。
四、专利侵权行为的认定
01年规定这部分名称为“其他侵犯专利权行为的判定”，本次修订更名为“专利侵权行为的认定”，这是基于如下理由：第二、三部分系专利侵权判定，主要涉及如何判断是否落入保护范围，这与专利侵权行为的认定是不同的。专利侵权行为是指专利法第十一条规定的几种具体样态，而专利侵权判定系指被控侵权产品是否落入专利保护范围，二者在专利侵权民事案件中，二者存在先后逻辑关系。
该部分第一章新增加了专利侵权行为的基本类型，共计18条，增加幅度较大，主要总结了产品、方法专利及外观设计专利侵权行为具体样态中的判断方法及具体应用，包括制造、使用、销售、许诺销售、进口的内涵、方法延及产品的认定等等。
第二章标题为“关于共同侵权”，而01年规定对应的是“关于间接侵权”。间接侵权是源自美国的判例，由于我国专利法及上位的《民法通则》及《侵权行为法》等相关法律规定均没有“间接侵权”这一概念，因此，适用“间接侵权”判定侵权成立存在没有法律依据的问题。此次修订，改用《民法通则》及《侵权行为法》均通用的“共同侵权”来规范。但“共同侵权”适用在专利侵权行为中适用的范围有限，远不及产生于专利侵权审判实践中的“间接侵权”对制止侵权更为有效。
五、专利侵权抗辩
请求权与抗辩权是相互对应的。专利侵权抗辩是专利侵权民事案件审理中一个非常重要的方面，几乎每个案件中都会涉及到。该部分共分为五章，修改后删除了原第六章诉讼时效抗辩，因为诉讼时效问题在专利法及司法解释中已经规定的非常详尽，此次修订无需再纳入。
关于专利无效抗辩，此次修订增加了对如何认定恶意取得专利权的情形。关于不侵权抗辩，新增加了关于专利与被控侵权产品相应特征均为下位概念且非等同特征时的抗辩情形。关于不视为侵权抗辩中明确了药品和医疗器械的实验例外和平行进口的具体内涵。关于现有技术抗辩，改变了原有的仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的做法，变更为无论等同侵权还是相同侵权均可适用，更符合现行实践中的做法。新增加了被告提出现有技术抗辩审理思路以及判断方法，明确了可以是一项现有技术与一项公知常识显而易见的简单组合成的技术方案。关于合同抗辩，改变了原有的将技术转让合同转让方和受让方构成共同侵权的规定，变更为由受让人承担后，再根据合同法第三百五十三条的规定另案处理双方责任分担。
第六部分相关概念的理解全部删除，这是因为随着广大专利代理人水平的提高以及专利民事审判思路的逐渐成熟，相关概念已经为大家所接受，无需单独作出规定。
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