比较研究
郑悦迪
内容提要：商标及其权利保护制度的产生基础和价值来源是诚实经营者对于商标的使用。为了有效地遏制商标恶意申请，我国2019年《商标法》第4条将“使用意图”作为商标注册条件之一，然而在行政审查和司法实践中如何具体落实这一要求尚不十分明确。通过比较研究我国与美国、英国和日本商标注册制度中的“使用意图”要求，以兼顾注册效率与公平为出发点，建议在我国商标注册程序中引入宣誓性的真诚使用意图声明。在注册申请指定的商品或者服务类别超出申请人的经营范围等特定情形下，适用使用意图说明制度辅助查明申请人的主观目的。申请人是否具有符合商标法规定的使用意图，需要结合事实因素以客观标准作出理性判断。 关 键 词：商标注册制度 使用意图 声明 说明制度 客观标准
Abstract: Legal protection of trademark and the relevant rights is based on the use of trademark by honest operator. To effectively curb malicious trademark registration, article 4 of China's revised Trademark Law provides that "intention to use" is one of the conditions for trademark registration, howev
er, it is not clear how to concretely implement this requirement in administrative review and judicial practice. By studying comparatively the requirement of "intention to use" in China, US, UK and Japanese trademark registration systems, and setting out from the perspective of pursuing both registration efficiency and fairness, it is recommended to introduce the declaration of a bona fide intention to use a trademark in business in China's trademark registration procedure. In certain context, for example, the commodity or service designated by the application go beyond the applicant's business scope, the "intention to use" declaration system can be used to help with the investigation of the applicant's subjective intention. Whether the applicant's intention to use conforms to provisions of Trademark Law deepends on fact elements and should be judged rationally based on objective standard.
Key Words: trademark registration system; intention to use; declaration; statement system; objective standard
一、问题的提出
近年来，我国商标注册申请量持续增加。根据国家知识产局发布的《二〇一八年中国知识产权保护状况》中的统计数据，2018年我国商标注册申请量达到737.1万件，比上一年增长28.23%。这些数字背后
反映了我国市场经济正在繁荣发展。然而，商标抢注、囤积等恶意注册现象日益严峻。国家知识产权局的统计结果显示：2018年，在注册审查和异议环节累计驳回非正常商标申请约10万件。a为了有效地遏制商标恶意注册，优化营商环境，加大商标专用权保护力度，2019年4月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。修改后
作者简介：郑悦迪，中国社会科学院大学知识产权法学博士生
基金项目：2019年度国家社科基金青年项目（项目编号：19CFX053）的阶段性研究成果。
a《国家知识产权局2018年主要工作统计数据及有关情况新闻发布会》，载v/twzb/gjzscqj2018nzygztjsjjygq kxwfbk/index.htm，最后访问日期：2019年8月26日。
商标注册制度中的“使用意图”要求比较研究
的《商标法》第4条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。自此，使用意图成为了在我国申请注册商标的法定要件之一。另外，《商标法》第33条、第44条也将违反第4条的规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请作为提出异议或者申请宣告无效的法定理由之一。
事实上，此次《商标法》修改之前，尽管“使用意图”不是申请注册商标并获得授权的法定要件，但是我
国商标行政主管部门在处理商标异议和无效等具体争议时，并非对商标申请人的使用意图完全不予以考察。例如，《商标审查及审理标准》中关于《商标法》第32条规定的“抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之认定，明确对商标申请人采取“不正当手段”的判定应考虑其是否具有牟取不正当利益的目的而实施“搭便车”等行为。只不过这里没有明确提出商标申请人不具有“真诚使用意图”之相关表述。随着《商标法》第4条的实施，所有商标申请人均应当符合“使用意图”要求，它不再只是认定商标抢注等特定情形下的考量因素，目前的商标注册申请程序却没有直接体现这一授权要件。由于使用意图属于主观因素，若不借助于申请人的自我陈述和客观的证据材料，审查员将无法对申请人的使用意图作出判断。在我国，关于使用意图的声明不是法定的商标注册申请材料。而我国《商标法》第29条仅规定，在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人作出说明或者修正。申请人未作出说明或者修正的，不影响商标局作出审查决定。与之相应，《商标法实施条例》第23条作出补充解释，依照《商标法》第29条规定，商标局认为对商标注册申请内容需要说明或者修正的，申请人应当自收到商标局通知之日起15日内作出说明或者修正。至于哪些情形属于需要说明申请人使用意图，以及说明材料的形式和内容要求，在商标法律法规及《商标审查及审理标准》中无法到确切的答案。
除程序性要求外，明确商标申请人使用意图的判定标准决定着新《商标法》第4条能否产生制止恶意注册的实际效果而不流于形式。国家市场监督管理总局颁布的《规范商标申请注册行为若干规定》（以下简称《若干规定》）第8条以“列举+兜底”的方式明确了商标行政主管部门在判断商标注册申请是否属于
违反《商标法》第4条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册行为”的考虑因素。b 其中部分因素有必要予以扩充和细化，如第（二）项所规定的“经营状况”未能涵盖注册申请指定的商品或者服务项目不在申请人当前的生产经营范围之内，而是计划开拓的新业务领域等情况。还有部分因素仅仅指出了可能构成恶意注册的行为，如第（四）项、第（五）项因素，但并不意味着申请人存在这些行为就必然被认定为恶意申请，关键在于如何通过使用意图的判断区分合法的商标申请与恶意申请。至于第（三）项因素所述的申请人曾经从事商标恶意注册或者侵犯他人注册商标专用权的行为，更宜作为认定申请人恶意程度以及予以相应的行政处罚的依据。可见，《若干规定》第8条非穷尽式列举的判定“不以使用为目的的恶意商标注册行为”的考量因素，需要进一步调整与完善。
在司法实践层面，我国法院在审理商标授权确权纠纷的个案中确已引入了商标使用意图的考量因素。c如“海棠湾”商标撤销纠纷案件中，根据2013年《商标法》第4条之精神推理认为，商标申请人应当有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，申请注册商标行为应具有合理性或正当性。d该案中，再审申请人李隆丰利用海棠湾休闲度假区及其开发项目因宣传推广而获得的知名度，在不动产出租和管理、住所（公寓）等多个商品或服务类别上抢先申请注册了“海棠湾”商标，以及无合理理由大量注册囤积“香水湾”“椰林湾”等其他商标。经审理认定李隆丰不具有真实使用意图，其行为缺乏注册商标应有的正当性，构成不正当占用公共资源、扰乱
b第8条，商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反《商标法》第4条规定时，可以综合考虑以下
因素：（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；（二）申请人所在行业、经营状况等；（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；（六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。
c王莲峰、刘润涛：《无真诚使用意图商标注册的立法规制》，载《中华商标》2018年第9期，第90页。
d参见（2013）知行字第41号行政裁定书。
·2020年第4期
商标注册秩序的情形，属于《商标法》第41条第1款规定的“以其他不正当手段取得注册的情形”，已注册的商标依法应予以撤销。又如，车王电子（宁波）有限公司诉商标评审委员会、上海远名电子科技有限公司商标异议复审行政案e中，北京市高级人民法院认为第三人远名公司被吊销营业执照，不具备从事生产经营活动的能力和目的，也未转让或许可使用被异议的商标，因此远名公司已无实际使用被异议商标的意图。然而，对于商标申请人“使用意图”的考察仅限于个案，并未普遍适用于全部商标授权确权纠纷案件，也没有形成较为一致的裁判尺度。
由上述分析可知，如何在商标注册申请程序中落实《商标法》第4条的新增规定，确立统一的申请人“使用意图”判断标准和因素，是亟待解决的重要问题。本文通过比较研究美国、英国以及日本等外国商标行政程序和司法实践中的相关经验，以期对明确我国商标注册制度中“使用意图”要求的形式要件和实质要件提供可资借鉴的范例。
二、外国商标注册制度中的“使用意图”要求
在国际上，其他一些国家的商标注册制度中也对申请人具有的真诚使用意图作出规定。例如，在美国，商标申请人可以选择基于商标的实际使用或者基于意图使用而申请注册。在第二种商标注册体系之下，《美国商标审查程序手册》（以下简称TMEP）和相关判例法对申请人的使用意图提出了具体的要求。英国商标注册制度则要求申请人提交注册申请的同时，书面声明商标已被使用在指定的商品或者服务上，或者具有真诚的使用意图。《日本商标法》第3条第1款规定，在与申请人业务有关的商品或者服务上使用的商标，除下列商标外，可以取得商标注册。据此，对于申请时尚未投入商业使用的商标，只有认定申请人有将来使用商标的计划，才予以批准注册。《意大利商标法》第22条第1款规定，凡在自己的公司或自己控制的公司或自己同意使用商标的公司制造或经销商品或服务当中，使用或意图使用商标者，均可以获得商标注册。《韩国商标法》第3条规定，在韩国国内使用或意图使用商标的人享有注册自己商标的权利。f这些国家均在成文法或判例法中，将“使用意图”作为商标准予注册的要件之一。究其原因，这与商标使用的意义密不可分，它贯穿于商标的产生、商标保护制度的建立和发展以及商标价值
实现的全过程。
首先，商标本身的出现远早于以法律形式保护这一财产权，它产生于经营者在商品交易过程中的使用行为。商标是商品经济发展到一定阶段的产物，随着市场上可供消费者选择的相同或者类似商品的增多，经营者开始在商品及其包装、招幌和经营场所等处使用具有显著性的标识，从而使自己提供的商品或者服务与其他经营者的同类商品或者服务区别开来，避免消费者发生混淆。经营者通过在质高价廉的商品上使用特定的标识，吸引消费者认牌购物，以扩大经营规模，积累信誉，增强市场竞争力。目前，能够证实的我国历史上最早的“商标”是宋代山东刘家功夫针铺使用的“白兔标识”。g 当消费者看见“功夫针”上的“白兔标识”，就会与“刘家铺子”联系起来。在这里，“白兔标识”发挥着连接商品或者服务与其经营者的桥梁作用，也就是识别商品来源的商标功能。
其次，商标法律制度建立之后，其目的之一是为了保护和促进商标在特定商品或服务上的使用。商标保护制度起源于英国，它最早是作为警察采取的一种行政措施，用以制止销售假冒伪劣产品而欺骗公众的行为，保护体利益。h现代商标制度的立法目的亦是如此。如《美国兰哈姆法》第1127条规定，本法的目的是通过使在商业中对商标的欺骗性和误导性的使用可诉，而在国会的控制下调控商业……i又如《日本商标法》第1条明确，本法的首要目的是“确保维护商标使用人的商业信誉”，从而鼓励其在经营活动中反复使用同一商标，方可实现“促进产业发展，保护消费者利益”的其他立
e参见北京市髙级人民法院（2013）高行终字第111号行政判决书。
f《十二国商标法》翻译组：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第209页、第356页。
g郑成思：《商标与商标保护的历史》，载《中国工商管理研究》1998年第2期，第17页。
h Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection，40 Harvard Law Review 813 (1927), p.819.
i同注释b，第513页。
商标注册制度中的“使用意图”要求比较研究
法目的。1975年，日本修改《日本商标法》时，着重强调商标制度的本来目的在于促进商标在商品上的使用，并相应地加强了注册商标的使用义务。j
更重要的是，商标的主要价值来源于商标性使用。k在实践中，某一商标从标识的设计开始，就蕴含着权利人或者其委托代理人的创造性劳动。在进行商标价值评估时，不能完全否定由文字、图形等构成的商标标识本身的价值，特别是付出较多资金、设备资料和劳动力成本而制作的商标标识，能够且应当评估出一定价值。l但是，商标的主要价值，或者说真正的价值是从使用中获得的。一个商标经过长期的善意使用形成商誉，即消费者持续光顾的预期性。m使用的方式除了在商品及其包装上，以及提供商品或服务的经营场所中使用外，还包括在广告宣传、网络销售、签订合同、举办展会等商业性活动中的使用。
所有这些商标使用行为都是经营策略制定与实施的体现，属于经营者的智力性创造劳动。
商标中所承载的商誉价值远远超过了商标标识的价值。可口可乐公司前任总裁伍德鲁夫曾经说过：“即使一夜之间在世界各地的可口可乐工厂都化为灰烬，我也完全可以凭可口可乐这块牌子从银行获取贷款，东山再起。”可见，即使商标所标示的有形产品灭失，附着于商标之上的商誉这一无形财产仍然富有价值。而且商标中所承载的商誉只能在商标使用过程中产生和变化。实质上，商标法所要保护的正是这种日积月累的商誉。n
总之，商标的实际使用或者意图使用是商标权产生的事实基础。纵观各国商标权的取得方式，整体上可以分为使用取得、注册取得以及混合取得三种模式。其中，使用取得模式以美国为代表；注册取得是包括我国在内的世界上大多数国家所采用的模式；英国则是典型的混合取得模式。无论实行哪种商标权取得方式，各个主要国家均已建立了商标注册制度，只是在不同的商标权取得模式下，注册与未注册商标的法律效力不同。通过使用获得商标权是最原始的商标权取得方式，直到1857年，《法国商标法》才首次确立了商标注册制度。相比较而言，商标注册制度的确有其自身优势。以英国为例，在引入商标注册制度以前，商标权人只是通过假冒（passing-off）诉讼寻求权利救济，为此，商标权人需要承担较重的举证责任，比如证明在公众中具有一定的声誉。商标注册制度则使商标权的状态及其权利范围更加清晰，减少了商标权人的诉讼成本。当然，商标注册制度还有便于行政主管部门统一管理等优势。根据《TRIPS协议》第15条第3款的规定o，各成员国的商标法律制度均不能以实际使用作为申请商标注册的
要件，尚未付诸使用的商标也可以被核准注册。但是，考虑到商标功能和商标制度的立法目的之实现，以及商标的价值来源离不开商标的使用，商标申请人在申请时至少应当具有真诚使用商标的意图。为达到这一基本要求，不同国家的商标法律制度采取的具体做法不同。下面将以美国、英国和日本分别作为三种商标权取得方式的代表，分析它们各自的商标注册制度中有关商标使用意图的要求。
（一）美国经验
依据1988年《美国兰哈姆法》，商标所有人可以基于商标的实际使用或者基于意图使用而向美国专利和商标局（以下简称USPTO）申请商标注册。基于意图使用的商标申请人需要作出使用声明。
1. 使用声明的内容及其程序性要求
意图使用声明的具体内容规定在商标注册申请表中：“我理解，选择第1条第2款规定的‘意图使用’作为提出申请的基础，要求申请人在标识能够被注册前履行如下义务，（1）开始在商业活动中
j [日]江口俊夫著：《日本商标法解说》，魏启学译，专利文献出版社1982年版，第31页。
k参见吴汉东主编：《知识产权法》，法律出版社2014年版，第214-215页。
l参见黄晖编：《郑成思知识产权文集（商标和反不正当竞争卷）》，知识产权出版社2017年版，第114页。
m参见张慧彬：《历史演进与当代启示：商标与商誉关系新探——以英美普通法实践为考察中心》，载《北方法学》2016年第6期，第89页。
n孙山：《商标制度的拐点与未来走向》，载《知识产权》2017年第9期，第14页。
o各成员方可将使用作为给予注册的依据。然而，商标的实际使用不应是提出注册申请的一项条件。申请不得仅由于在自申请之日起的3年期期满之前未如所计划那样地加以使用而遭拒绝。
·2020年第4期
使用该标识；（2）提交包括使用样本和额外的费用在内的使用声明。另外，即使申请已经被批准，审查员可以在审查使用声明后不予注册。”p商标申请人提交注册申请表后，USPTO经过审查、公告程序，并在30天异议期满后签发书面的允许通知（the Notice of Allowance）。这里的“允许通知”只是作为商标注册的条件之一，不等同于注册证书，更不能认为是授权凭证。自允许通知签发之日起6个月内，申请人应当提交实际使用声明和相关的证明材料。有正当理由，经USPTO批准，可以延长提交实际使用声明的期限。每次延长的期限为6个月，最多可以申请延长期限5次。换言之，商标申请人必须在36个月内将标识用于商业活动中并提交使用声明。在规定的期限内，申请人没有作出实际使用声明，则视为放弃商标注册申请。实际使用声明被审查合格后，USPTO予以颁发注册证书。需要注意的是，注册证书仅仅是对于商标及其注册有效性的初步证明，承认注册商标权人享有的专有权。但商标权并非由批准注册产生，
而是从商标被采纳和使用时便已获得了商标权。q《美国兰哈姆法》所要保护的是商标在实际使用中形成的自然权利，基于意图使用的商标注册申请与基于实际使用的商标注册申请一样，最终的注册程序都要求商标已经实际使用。r由此出发，USPTO系统地规定了对于实际使用声明和相关证据的审查标准。
2. 使用声明的实质审查标准
USPTO对基于意图使用而申请注册的商标进行两次审查。第一次是在申请人提交申请注册的材料后，USPTO对于标识本身的可注册性进行审查。第二次是在申请人作出实际使用声明后，USPTO 根据TMEP第1109.06条的规定，审查使用声明是否具备下列全部要件：（1）确认申请人是商标的所有人，并且该商标已经被用于商业活动中的声明，其中还要说明商标在商业及其他场合被首次使用的日期，以及商标已经被使用在哪些商品或者服务项目上（允许通知中列明的商品或者服务类别范围内）；（2）就每一种指定的商品或者服务类别中的任一商品或者服务项目提供商标使用样本。这里所说的样本是指申请注册的商标在市场中被用于指定的商品或者服务的实例。另外，样本中所展现的商标使用方式应当是消费者能够感知的，并且起到识别商品或者服务来源的作用。s如附有商标的产品照片、将商标使用于服务提供场所的照片或者载有服务广告的网页等；（3）在所有指定的商品或者服务类别上已经缴纳申请费。
若商标申请人在规定的6个月或者延长的期限内只在允许通知中指定的部分商品或者服务类别上使用了
申请注册的商标，则USPTO允许申请人将未与商标建立联系的商品或者服务另案申请注册，或者直接将这一部分从申请注册的商品或者服务类别中剔除。
实证研究表明，在美国，超过43%的基于意图使用的商标注册申请在USPTO签发允许通知后，没有作出使用声明。t对于这类标识的注册申请，自USPTO签发允许通知之日起，至规定的作出使用声明的期限届满这段时间内，虽然没有获得有效的商标权，但确实产生了阻止存在竞争关系的其他经营者在商业活动中使用相同或者近似标识的实际效果。u理论上，在美国无论是商标注册还是续展程序中，申请人均需要证明商标被使用于指定的全部商品或者服务类别上，但事实并非如此。USPTO的抽样调查结果显示：接近一半的商标续展申请因没有能够提供在每一类已支付续展费的商品或者服务上使用商标的样本，而不予注册或者缩小了核定使用的商品或者服务范围。v这样的结果说明部分商标所有人在申请注册时没有真诚的使用意图，或者在商标核准注册后使用意图发生了改变。USPTO
p参见USPTO，载v/sites/default/files/documents/TEAS_RF.pdf，最后访问日期：2019年8月19日。
q参见李明德著：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第518-519页。
r参见苏喆：《把握公平与效率的双重价值取向——论我国商标权取得制度的完善》，载《知识产权》2012年第3期，第44页。
s参见USPTO，载v/trademark/laws-regulations/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal，最后访问日期：2019年8月22日。
t Barton Beebe, Is the Trademark Office a Rubber Stamp? 48 Hous. L. Rev.751 (2011), p.773.
u Rebecca Tushnet, Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law, 130 Harvard Law Review 867 (2017), p.918.
v Post Registration Proof of Use Pilot Status Report, USPTO, 2014, pp.2-3.
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