第15卷 第11期2018年 11月
China Invention & Patent
V ol.15 No.11
Nov. 2018
——山西振东泰盛制药有限公司等与胡小泉侵犯发明专利权
纠纷再审案1
李明德
（中国社会科学院法学研究所，北京100720）
摘 要：专利保护范围是由权利要求界定的。在化学领域的专利保护中，权利要求的撰写方式有开放式和
封闭式。然而，封闭式权利要求是否可以包括其他的成分，以及可以包括什么样的成分，却不是一个很清楚的问题。在“泰盛制药诉胡小泉”一案中，裁定，关于封闭式权利要求，除了构成发明的化学组成成分，还可以包括以通常含量存在的杂质。与胡小泉的封闭式权利要求相比对，泰盛制药的药品中多了一种“精氨酸”的成分，但不是以通常含量存在的杂质。与此相应，泰盛制药没有侵犯胡小泉的专利。关于封闭式权利要求可以包括以通常含量存在的杂质的判决，对于理解化学领域中的封闭式权利要求具有指导性意义。
关键词：化学开放式权利要求封闭式权利要求杂质
中图分类号：D923.42 文献标识码：A
1 案件事实
胡小泉（一审原告、二审被上诉人、再审被申请人），就一种“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”享有专利权。泰盛制药公司（一审被告、二审上诉人、再审申请人），制造和销售了“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”的药品。于是，胡小泉向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，主张被告侵犯了自己的产品专利权。一审期间，被告向国家知识产权局专利复审委员会提起了宣告专利权无效的请求。但一审法院认为，按照《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在审理发明专利纠纷案件时，被告在审理期间内提起宣告涉案专利权无效的，法院可以不中止诉讼。一审法院
经过审理认定，被诉侵权产品与涉案专利产品的特征相同，落入涉案专利权保护范围。
被告不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。就在二审法院审理案件之时，国家知识产权局专利复审委员会作出了原告专利权无效的决定。基于这个事实，山东省高级人民法院认为，原告指控他人侵权的依据已经丧失，因而作出了驳回原告诉讼请求的判决。原告不服判决，向提起再审请求，认为自己已经针对专利复审委员会的决定向北京市第一中级人民法院提起诉讼，专利复审委员会的决定尚未生效，自己的专利权仍然处于有效的状态。受理胡小泉的再审申请后，指定山东省高级人民法院重新审理此案。在此期间，北京市第一中级人民法院作出了维持专利复审委员会决定判决，而北京市高级人民法院又推翻了专利复审委员会的决定。
作者简介：李明德（1956—），男，甘肃人，研究员，中国社会科学院知识产权中心主任，法学博士，主要从事知识产权法研究。
1 民事判决书（2012）民提字第10号。
改革开放40年案例百选之二十
2018年第11期
所以，涉案专利处于有效的状态。
随后，山东省高级人民法院作出判决，认定泰盛公司的“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”侵犯了胡小泉的专利。泰盛公司不服判决，再次向申请再审。经过审理作出了最终判决。
2 法院判旨
认定泰盛公司没有侵犯胡小泉的专利，同时，撤销一审判决和二审判决。
关于泰盛公司是否侵权的问题，先是引证了《专利审查指南》中有关开放式权利要求和封闭式权利要求的撰写方式，然后，讨论了泰盛公司是否侵犯原告专利权的问题。 按照2001年版的《专利审查指南》，就化学领域组合物的发明来说，有开放式权利要求和封闭式权利要求。其中开放式表达方式，通常使用“含有”“包括”“包含”和“基本含有”“本质上含有”等措辞。这些措辞都表明，该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分，即使其在含量上占较大的比例。其中的封闭式权利要求，通常使用“由……组成”“组成为”“余量为”等措辞。这些措辞都表明，要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有别的组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的含量存在。
关于本案，原告胡小泉有关产品专利的权利要求是：“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，二者的重量比为100毫克比32毫克。”这表明，这个权利要求是封闭式的，仅仅包括“三磷酸腺苷二钠与氯化镁”，而不包括其他成分。当然，按照《审查指南》，即
使是在封闭式权利要求的情况下，也可以含有一定的杂质。具体到被诉侵权的产品，其有效成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁，该成分及其配比均与涉案专利权利要求相同。然而，被诉侵权产品在制备过程中加入了两种辅料，即精氨酸和碳酸氢钠。其中的碳酸氢钠，是作为pH调节剂而使用，在最终产物中被中和。但是作为稳定剂的精氨酸，仍然存在于最终产物中。这表明，与原告的封闭式权利要求相比对，被控侵权的产品中多了“精氨酸”的成分。
进一步论证说，按照《审查指南》，在封闭式权利要求中，可以有通常含量的杂质。然而，被控侵权产品中的“精氨酸”不是杂质。与此相应，被告泰盛公司没有侵犯原告胡小泉的专利权。
3 选出理由
本案的突出特点在于，无论是一审法院还是二审法院，在判决中都详细讨论了开放式或者封闭式的权利要求撰写方式。不过在理解原告的封闭式权利要求上，山东省高级人民法院认为，《审查指南》中所说的“不包括其他组分”，不应理解为不包括辅料成分。然而，的判决则认为，《审查指南》所说的“不包括其他组分”，仅仅是指不包括以通常含量存在的杂质。与此相应，不应当将“不包括其他组分”理解为“不包括辅料成分”。这样，对于封闭式权利要求的解释，对于《审查指南》相关措辞的解释，就有了一个明确的界定。
4 案件评释
在本案的判决中，从两个方面论述了《审查指南》，值得关注。
第一，《审查指南》的法律地位。的判决说，《审查指南》是国家知识产权局制定并公布、施行的部门规章，是国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中对专利申请或者专利进行审查的依据，同时也是专利申请人或者专利权人撰写和修改专利申请文件或者专利文件的指引，更是社会公众理解授权专利权利要求的重要依据。专利申请人或者专利权人在撰写和修改专利申请文件之初，应当了解《审查指南》的相关规定，并根据《审查指南》的相关规定和其发明创造的实际情况，选择适当的撰写方式。审查员在审查过程中也应当根据《审查指南》的相关规定，对不同的权利要求予以区分和进行审查。当专利权利要求被授权以后，在《审查指南》相关规定的指引下，社会公众将根据该规定和专利权利要求的用语来判断专利权的保护范围，进而决定采取何种经营策略。
第二，关于开放式和封闭式权利要求的理解。在本案中，对于《审查指南》中有关开放
李明德：封闭式权利要求的保护范围
• 93 •
2018年第11期
式权利要求和封闭式权利要求的解释，是针对2001年版本的《审查指南》作出的。在这个版本的《审查
指南》中，是在第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中，在第3.2.1节规定了“开放式、封闭式及它们的使用要求”，包括开放式、封闭式和半开放式。到了2006年修订《审查指南》时，则删除了第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中与半开放式权利要求相关的规定，并将原来半开放式权利要求的几种表达方式归入到开放式权利要求中。同时，2006年版本的《审查指南》又在第二部分第三章第3.3节“权利要求的撰写规定”中，增加了开放式权利要求和封闭式权利要求的规定，即“通常，开放式的权利要求宜采用‘包含’‘包括’‘主要由……组成’的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用‘由……组成’的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。”
这样，在本案中对于开放式和封闭式权利要求撰写方式的理解，就具有了更为广泛的含义，而非仅仅适用于化学领域。与此相应，无论是化学领域内的申请人，还是其他领域内的申请人，在申请专利和撰写权利要求的时候，都应当关注本案对于开放式权利要求和封闭式权利要求的解释。
责任编辑马忠荣
李明德：封闭式权利要求的保护范围
The Protection Scope of a Closed Claim
LI Mingde
(Institute of Law, CASS, Beijing 100720)
Abstract: The protection scope of a patent is defined by its claims. In the chemical fields, there are two types of claims, i.e. claims in open, and claims in close. For the claims in close, it is a question unclear whether the claims shall include other chemical elements, or what kind of chemical elements can be included. In "Taisheng v. HU Xiaoquan", the Supreme Court of China decided that in a claims in close, in addition to the composition of chemical elements claimed, it could include some impurity substances normally existed. However, in addition to the claimed elements by HU Xiaoquan, there is a chemical element amino acid in the accused medicine by Taisheng, and the amino acid is not an impurity substance normally existed. So Taisheng does not infringe HU Xiaoquan's patent. The decision by the Supreme Court of China concerning the patent claims in close in chemical fi elds is important for the understanding of the claims in close in chemical fi elds.
Key words: chemicals; claims in open; claims in close; impurity substances
• 94 •
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议