罗马不是一天建成的。专利制度的建立也绝不是一蹴而就、一夜之间的事情, 它经历了几百年的不断发展和完善。本文试图简略地综述美国专利体系建立过程的重大事件, 通过几个世纪以来美国人对美国专利法认识的不断深入, 从一个侧面加深对专利制度的理解。
一、美国专利制度的建立
1474年威尼斯颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律, 而1624年英国颁布的《垄断法》则是近代专利保护制度的起点。
早在1215年, 英国的《大宪章》第一次以宪法的形式限制国王的权力, 保护了贵族与自由民的权益, 形成了“法律至上, 王在法下”的英国社会法制传统和自由主义传统。
17世纪初, 由于连年战争, 穷兵黩武, 英国国库枯竭, 英王负债累累。英王不得不采取滥授专利权等办法来提高自己的收入, 甚至与民众生活息息相关的油、盐、醋、淀粉和硝石也都成为英国王宫贵族的专利对象。于是, 日用品物价飞涨, 民怨沸腾。法官和国会议员当然也深受其害。
国会与英国皇室冲突的结果是英国国会通过了《垄断法》。《垄断法》宣称在普通法中垄断是无效的, 但是专利除外。因此, 从某种意义上讲, 该垄断法是一部反垄断法。《垄断法》废除了以前英王授权的所有专
利证书。该法规定为新产品的第一个真正的发明人授予专利证书, 提供不超过14年(即手工艺学徒期的两倍)的独占保护, 授权后其他人不得使用该专利。该法还特别强调专利证书的授予不得违反法律，不得抬高物价而损害国家, 不能破坏贸易且一般不能给社会带来不便。《垄断法》规定只有新产品才能得到专利证书, 还特别注意到具有垄断性质的专利权与社会公共利益的衡平问题。这对美国的制宪者们产生了深远的影响。 17世纪美国作为英国的殖民地, 方方面面都打上了宗主国的烙印。Massachusetts Bay殖民地在17世纪40年代最早批准了类似于美国现行的发明专利。虽然独立前美洲殖民地专利习惯法应归功于1624年英国的垄断法, 但是垄断法从来没有直接适用于美洲殖民地。已经独立但是处于美国联邦宪法实施前的独立后邦联时期, 大多数州有其自己的专利法, 但是只有南加利福尼亚州特别设立了在一定时期(14年)内授予发明人使用其新机器的独占权的条款。
美国在工业革命时期建国。美国专利法的依据是1763年起草美国宪法。宪法起草时恰逢工业革命时期。当时, 英国垄断法案及其立法背景对美国产生了巨大的影响。美国的宪法之父麦迪逊指出: “这种权力(专利权和著作权)的益处几乎是没有疑问的。作家的著作权在大不列颠已被确认为习惯法的一项权利。有用的发明权, 由于同样理由, 看来应属于发明家。在这两种情况中, 公益与个人的要求完全吻合。各州不得对著作权或发明权擅自作出有效的规定, 而大多数州根据国会提出通过的法律事先已经对这一点作出了决定”。可见, 美国对专利权的保护无疑是在效法英国。另外, 如麦迪逊所述各州不能分别制订有效的条款 来保护发明, 于是在美国宪法起草过程中, 提供专利权和著作权保护的责任交给了美国国会。
此外, 当时技术的进步也给制宪者留下了深刻印象。宪法在费城起草时, John Fitch的蒸气船正在特拉华河(Delaware River)上进行试验, 制宪会议专门休会一个下午去观看。
美国的宪法制定者意识到了技术和工业化对一个年轻国家的重要性。美国宪法提供了建立专利系统的基础。美国宪法第1章, 第8部分, 第8条规定: “国会应享有权力……通过确保作者和发明人分别对其著作和发现在有限时间内的独占权以促进科学和实用技艺的进步”。与英国一样, 美国宪法也强调新的发明从总体上要对社会有利。
美国宪法有关专利和著作权的规定, 体现了康德的思想: 有用的发现服务于社会, 理应得到回报。只有为社会提供服务的人方能得到接受服务的社会的补偿。这是公平的, 是发现者与社会之间真正的契约或交换。前者凭借智力提供了好产品, 而作为回报, 社会授予他们对其发现在有限时间内的排他使用权。
二、美国专利法的历史沿革
1790年, 美国国会通过了首部专利法。
第一部美国专利法, 名称为“促进实用技艺进步法案”, 只有七个部分, 篇幅很短。此法案规定国务卿、国防部长和司法部长中的任何两位有权授予发明不超过14年保护期的专利权。该发明应是新的, 且要有用和
足够重要。被授予者要在授权时向国务卿递交描述该发明的说明书, 需要的话要提交模型。
由国务卿、司法部长、国防部长组成的专利委员会专门负责, 严格审查专利申请, 其决定具有绝对权威, 不得上诉。这是美国最早的专利行政机构。从专利委员会的组成人员上我们可以看出美国对专利制度的重视程度。当时的国务卿托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)实际上成为美国专利制度的第一位行政官。
1793年废止了1970年专利法案废止, 代之以篇幅稍长的法案。1973专利法案的起草主要归功于托马斯·杰弗逊。1973法案将可专利的主题定义为“任何新的且有用的技艺、机器、制品和物质的组合以及在任何技艺、机器、制品和物质的组合方面的任何新的且有用的改进”。此定义在美国最新的专利法中继续沿用, 只是做了细微的改动。
另一个修改是, 原来的实审制变成了登记制。原因是美国建国初期实质审查官员严重不足, 那段时期专利申请很少, 但他们还是难以应付费时费力的专利审查工作。专利法实施的当年仅批准3项专利。美国专利申请人对专利审批缓慢深表不满。因此, 1793年的法案用专利注册制度代替了专利审查制度, 取消了专利委员会, 专利权的授予不再进行新颖性和实用性的审查, 只要符合形式要件就可以。专利申请的注册制度一直沿用了43年, 直到1836年美国才重新恢复专利申请的实质审查。在这段时间登记注册的专利存在大量质量问题, 由于权利冲突引起的权属不确定比比皆是, 因抄袭欺诈而诉至法院的案件也日益增多。
1793年专利法案还规定在申请时必需递交一项简短的说明。但是, 在授权前必需递交该发明的书面说明
及其使用和加工方式, 以便与已知的技术相区别, 并使得本领域或最相关领域的技术人员能够制造、组合及使用该发明的技术。
该法案另一个显著的特点是最早意识到一项专利可能对其它专利具有支配作用, 并特别制定了一个原则, 规定对在先授权发明的具体改进的专利的授权, 并不意味着给予改进专利的专利权人使用在先专利的任何权利, 反之亦然。
按照1793年法案, 专利权仅授予美国公民。
1800年对1793年法案进行了修改, 允许已在美国居住两年以上的外国人获得专利权, 让他们宣誓所提交的发明在美国或国外是未知的且是没有使用过的。该法案还第一次制订了侵权赔偿条款, 规定对侵犯专利权的行为处以3倍于实际损失的罚金。
专利法中规定的“新”的含义在早期的制定法中有不同程度的变化, 但是1800年后, 法院只是简单考虑专利申请人主张其已完成发明的时间前, 该发明是否已知。1829年最高法院在Pennock v. Dialogue案件中认识到此作法的危险性, 即可能导致发明人直到竞争迫在眉睫时才申请专利。此判例对制定法进行了解释, 创立了法定原则, 规定对于已经公开使用的发明, 不给予专利保护。
1832年, 又出台了一个新的专利法案, 将专利权人扩展到有意成为美国公民的所有外国人, 但是如果在授
权日起一年内不在美国公开实施其发明, 则授予此专利权人的任何专利是无效的。另外, 还规定可以修改专利中的错误以获得再颁专利。
同年, 最高法院在Grant v. Raymond案件中, 明确了对发明没有提供适当的描述是被诉专利侵权时被告的抗辩理由, 法院坚持:
作为对一项专利权的预审, 对所发现事物的正确说明和描述是必需的。此要求是为了在权利保护过期后公众获益, 这是授予此专利权的基础。
1836年, 为了平息公众对授权专利缺乏新颖性的抱怨, 在总结历史经验的基础上, 进一步修订专利法。此次改法后, 成立了专利局。专利局作为国务院的一个部门。此修订法案要求
递交说明书, 并规定专利授权前必需审查新颖性。1793年法案仅要求发明人将其发明与现有技术相区别, 而此修订法案要求申请人“具体说明并指出改进或组合的部分, 将其作为其发明或发现本身主张的权利”。此条款是现行专利申请中用权利要求说明专利保护范围的始作俑者。1836年法律还将成文法有关法律编入法典, 并根据判例厘清了与抵触申请(competing applications)有关的法律, 并阐述了立法原理。该法案还为某些情况提供了在获得基础的14年保护期的基础上延长7年的可能性。1836年法案最后还解除了对可以获得美国专利的国籍或居留期的所有限制。但是, 其并没有取消所有的歧视, 美国国民与外国的公民的专利官费相差还是非常悬殊。
1839年, 专利法进一步修改, 为申请人在申请专利前公开或使用发明提供了宽限期(两年)。该法案还为被专利局驳回的专利申请提供了司法救济途径, 可以提交给哥伦比亚区首席法官进行复审。
1842年, 通过了一项成文法, 为“制品或在织物上的印刷图案的任何新的原创设计”授予专利权, 但是, 权利限制在美国公民或想要成为美国公民的居留人范围内。
1849年, 专利局由国务院划归到内务部。
1850年, 历史性的进展是引入了一项发明不仅应该是新的和有用的而且必需是非显而易见的这一概念, 只有这样才能取得专利权。此变化是来自于法院的判例而不是成文法, 最著名的是美国最高法院的判例Hotchkiss v. Greenwood。
1861年, 对专利法进行了若干修订。其中最重要的是: 对于初级审查员已拒绝两次的任何申请, 指定3名首席审查员(examiners-in-chief)听取复审; 将发明专利的保护期改变为由授权日起计算17年; 外观设计专利由申请人可以选择3.5、7或14年的保护期。此修订法案还包括出版专利说明书和权利要求书, 并对寻求专利侵权损失赔偿提出了形式要求, 即或者被授权的制品必需做出此种标记, 或者必须以其它方式告知侵权人存在该专利。
1836年法案规定如果专利局对专利申请提出反对意见, 则申请人有权修改起说明书和权利要求书(specific
ation)。1864年, 最高法院对此修改权利附加了限制, 在提起诉讼过程中该专利不能增加新的内容, 制定了专利申请不能超范围修改的原则。
1866年, 在Suffolk Mfg Co v. Hayden案件中, 最高法院做出了有关重复授权的判例。法院主张如果同一发明人对于相同的发明持有两项专利, 则第二个专利是无效的。
1870年, 有关专利的立法合并到一个法案中, 并没有进行很多明显的实质性修改。其中包括如下一些变化: 取消了如果一项专利在国外已授权, 必须在6个月内递交美国申请的要求, 代之以在美国专利自授权日起最大保护期为17年的前提下, 美国专利的同族外国专利保护期届满的同时该美国专利也必须失效; 将说明书应描述申请人所知的实施发明的最佳方式的要求编入法典; 为确定谁先发明了一项具体发明的争端建立了解决机制(通过设立一位“主管冲突的审查员”)。其还澄清了在两年宽限期之前任何公开销售或使用都破坏发明的新颖性, 而不考虑此销售或使用行为是否是由该专利申请人做出的。
1890年代有两个进展, 虽然不是直接针对专利, 但是对专利法的沿革起了显著的作用: 1890年通过的Sherman法案形成了反垄断法的基础, 1891年的Evarts法案建立了上诉巡回法院。1893年, 申诉程序由专利局移交给新成立的哥伦比亚区上诉法院。
1897年, 修改了有关授予专利权的一些成文法: a. 如果外国专利已经被授权, 必须在外国专利申请递交后7个月内递交美国申请, b. 澄清在申请人完成发明前的公知或公用的条款限制在美国发生的事实。
1925年, 专利局被划归商务劳工部。
1929年, 对专利局决定的申诉由哥伦比亚区上诉法院移交给新成立的海关和专利上诉法院。1930年, 制定了植物专利法案, 对无性繁殖的植物提供专利保护。
二十世纪三十年代和四十年代(例如, 在经济危机和二战期间), 法院一般不再对专利采取支
持、赞成态度, 对发明高度(创造性)提出了更高的要求。1941年, 在Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp.案件中, 最高法院认为可授权的发明必须是“展现出有创造力的天才火花, 而不仅仅是行业技能”。
1939年, 相关成文法条规定的自1839年施行的两年宽限期降低为一年, 理由是“在现有条件下两年似乎长得过分, 成了工业发展的障碍”。
1940年, 作为破坏新颖性理由的有关发明人在前使用或在前公开的宽限期限, 由两年降低至一年。
1946年, 对专利法进行了修订, 撤销了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最高法院的决定, 将美国法律“先发明”原则应用到世界范围内。该成文法将先发明原则限制在可以在美国到发明证据的情形。
1952年对专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中包括两个主要的变化, 在成文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性, 还包括非显而易见性。于是将一个世纪内有关创造性的判例法法典化。其中还包括了侵权的定义。其它变化包括对可授权主题的定义进行了微小的改动, 将十八世纪的“技艺(art)”修改为“方法(process)”; 明确说明当发明涉及要素的组合时可以以功能性描述定义这些要素(即means ＋function, 做某事的“手段”); 放宽了对共同发明人实施发明的形式要求, 对于两个以上发明人完成的发明, 当无法到某个发明人或某个发明人拒绝实施该专利(即使通过合同来限制)时, 受让人可以实施发明; 给权利要求过宽的专利要求再颁的期限规定为两年; 废除了一项专利不能部分有效的普通法原则, 即使在该专利中存在无效的权利要求, 也允许基于有效的权利要求提请诉讼,。
1952年后, 专利法又进行了几次修改, 下面按时间顺序列出。
1954年, 对有关植物专利的条款进行了修改, 澄清经培养的突变体、突变型、杂交体和新发现的籽苗是可专利的。
1964年, 授权政府官员在“任何文件”中有权接受声明(declaration)来代替宣誓(oath), 并允许临时接受有缺陷的文件(35 USC 25和26)。
1965年, 专利法规定, 授权专利应被推定是有效的, 不论独立权利要求还是从属权利要求, 每项权利要求应独立地应用有效推定(35 USC 282)。
1966年, Graham v. John Deere案件中最高法院的决定中给出了判断一项发明是否是显而易见的规则。
1971年, 在Blonder-Tongue v. University of Illinois中, 最高法院的决定坚持一项专利一旦通过完整和公正的诉讼最终决定其无效的，在对该专利的随后诉讼中, 即使当事人不同, 该证据也可以作为抗辩理由。
1975年, 发生的事件包括:
a. “专利局(PO)”更名为“专利商标局(PTO)”;
b. 为适应PCT的规定修改美国专利法(35 USC 102(e), 104, 351-376);
c. 专利法放宽对多项从属权利要求的撰写限制(35 USC 112)。
1980年, 发生的事件包括:
a. 引入为维持专利有效而交纳维持费的要求(35 USC 154);
b. 为联邦资助的发明制定特殊的条款(25 USC 200-211);
c. 允许第三人向USPTO提交现有技术的条款(35 USC 301);
d. 建立请求再审(reexamination, 复审)的可能性(25 USC 302-7;。
e. 美国反对发展中国家修改巴黎公约以允许独占权的强制许可;
f. 最高法院引用导致1952年专利法法案的国会报告, “在太阳下人类制造的任何事物都应是可专利的”, 来支持基因工程细菌的专利性。
1982年, 发生的事件包括:
a. 只要发明人授权申请专利, 即使没有发明人的签字, 也可以接受所递交的申请(35 USC 111);
b. 放宽了与修改发明人姓名错误有关的法律规定(35 USC 116);
c. 联邦巡回上诉法院成立(35 USC141, 28 USC 1295);
d. 所有的外观设计专利的保护期固定为从授权之日起14年(35 USC 173);
e. 批准与专利侵权或无效有关争端的仲裁解决机制(35 USC 294);
f. 美国申请人有可能要求欧洲专利局进行PCT国际检索。
1984年, 发生的事件包括:
a. 为了补偿在获准FDA人用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);
b. 为了促进包括研究所和大学等非营利机构协作完成的研究项目, 促进合作开发技术早日公开, 修改有关评价非显而易见性时对现有技术的规定(35 USC 103(c));
c. 对于共同发明人来说, 发明人不必一起工作, 或者每个人都是各项权利要求保护主题的发明人(35 USC 115(a));
e. 允许通过仲裁解决抵触申请(35 USC 135(d));
f. 对侵权的定义进行修改, 包括出口可以用来制造产品的成套部件, 且如果在美国制造该产品侵犯美国专利权, 则该出口行为属侵权行为(35 USC 271(f));
g. 各专利申诉和抵触委员会(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并为一个专利申诉和抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);
h. 引入发明登记方案的成文法(35 USC 157);
i. 美国成功地在GATT乌拉圭回合谈判议题中引入知识产权问题。
1987年发生的事件包括:
a. 美国施行PCT的第II章(35 USC 362);
b. 美国申请人可以基于PCT通过欧洲专利局提出国际初审请求。
1988年发生的事件包括:
a. 为了补偿在获准FDA动物用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(35 USC 156);
b. 一定程度上放宽了在国外递交专利申请的条件, 原来为了国家安全严格要求由美国申请日起6个月后才能申请外国专利(35 USC 184和185);
c. 修改侵权的定义, 将进口按照美国专利所保护的方法在国外制备的产品的行为视为侵权行为, 并在一些方法专利侵权案件中倒置举证责任(方法专利修正案)(35 USC 271(g), 35 USC 287, 35 USC295);
d. 修改侵权的定义, 将仿制药商在专利保护期届满前为获得FDA上市许可的进行申请的行为视为侵权行为, 但是将为了提交FDA药物上市批准而收集数据有关的行为排除专利侵权之外(35 USC 271 (e));
e. 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act)阐明, 除非专利权人在相关市场具有市场支配力(market power), 否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying arrangement), 视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为。
1990年发生的事件包括:
将专利侵权定义延伸至外空间的行为, “空间物或其部件属于美国的司法管辖权或在美国的控制之下”(35 USC 105);
1992年, 美国政府负有对专利侵权的责任(35 USC 271(h), 35 USC 296)。
1993年, 将证明先发明(prior invention)权利的行为扩展到NAFTA国家(35 USC 104)。
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