专利知识系列讲座
韩晓春
在掌握了新颖性的条件和标准后，如何进行新颖性判断呢？即判断新颖性应当遵循哪些规则。根据审查指南的规定，判断新颖性时，应当遵循下述规则：
1、应当采取单独对比的方法或原则。也就是将要求保护的发明或者实用新型权利要求书中记载的每一项技术方案，与对比文件中作为现有技术的每一项技术方案单独进行比较。如果与比较的现有技术方案不相同，则说明申请专利的技术方案具有新颖性。如果与比较的现有技术方案相同，则说明申请专利的技术方案没有新颖性。不允许将多份对比文件，或者一份对比文件中的多项技术方案组合起来与申请文件进行比较，如从一本教科书记载的多项技术方案中各提取一些特征组合起来与申请文件进行比较是不允许的。需要注意的是，在权利要求书中所记载的技术方案往往并不是一项，在权利要求书中存在并列独立权利要求时，每一个独立权利要求至少包含一项技术方案，并列独立权利要求所包含的技术方案可能是产品与产品、或者产品与方法等结合。如并列独立权利要求中一项独立权利要求保护产品A，而另一项则要求保护产品B，产品A和产品B应当各自单独与一篇现有技术进行比较。其结果亦应当互不影响，即如果产品A不具有新颖性，并不意味着产品B不具有新颖性。权利要求书中往往还会有从属权利要 求，应当认为，从属权利要求与从属权利要求、以及从属权利要求与独立权利要求均是单独的技术方案，在判断新颖性时，亦应当每一项权利要求与其对应的对比文件进行比较。另外，一个权利要求中，也可能存在两项技术方案，如果出现这种情况，也应当单独对比。即新颖性判断中，单独对比的单位为技术方案，而非整个申请文件，甚至也不是每个权利要求。为何判断新颖性要采取单独对比的规则呢？这是由新颖性与创造性之间的逻辑关系所决定的。新颖性解决的问题是申请专利的技术方案与现有技术是否不同，如果不同，就具有新颖性，解决的是与现有技术之间是否存在“量变”的问题。而创造性与新颖性共性的地方在于均要求与现有技术的不同，但创造性还进一步要求这种不同要达到一定的高度。即必须经创造性劳动才可能完成，或者不是轻意就能完全的，判断创造性的标准要高于判断新颖性的标准。因此，判断申请专利的技术是否与现有技术不同，应当与一篇对比文件来比较，如果需要两篇以上的对比文件的组合才可以完成该申请专利的技术，则恰恰说明申请专利的技术具有新颖性。但评价创造性时，则允许不同的对比文件进行组合进行比较。即创造性判断是在新颖性已经通过的情况下，进行“质”的比较，看其是否达到了创造性所要求的高度，创造性的判断相对于新颖性的判断，属于“质变”的判断。当然，在单独对比时，并不意味着要求申请专利
的技术和对比文件中记载的现有技术方案在文字表述上完全相同，而其实质内容相同就够了。同样，在文字表述表面看起相同的情况下，也可能记载的技术方案并不相同。
2、具体概念的公开，破坏上位概念的新颖性。这条规则是由发明和实用新型保护的客体所决定的，发
明和实用新型保护的客体是抽象的上位的技术方案。而无论是独立权利要求，还是下位的从属权利要求，无论权利要求限定的技术方案多么下位和具体，也永远是抽象的，相对于具体的产品和方法来讲仍是上位的。该特征决定了在进行新颖性判断单独对比时，会出现两种情况，一是对比的现有技术与申请专利技术属于相同的情况。因为，审查员进行新颖性判断时，仍属于“抽象”与“抽象”之间的比较，审查员不可能拿实物来进行对比和审查。因此，会出现审查员检索到的对比文件与申请专利的技术方案相同的情况。如申请专利产品的发明点在于是用金属制造的，而检索出的现有技术方案也是金属制造的（尽管具体的产品一定是某种特定的金属，而不可能是抽象的“金属”）。再一种情况，是审查员没有检索到与申请专利技术相同的现有技术，但是检索到申请专利技术下位特征的技术方案。如审查员检索到对比文件记载的产品是由锰钢制造的，而锰钢显然是金属的下位概念。但用金属制造和用锰钢制造在保护范围上是不同的，因此，两个技术方案不能说是相同的技术方案。但是，锰钢是金属的下位概念，如果现有技术中已经存在用锰钢制造该产品的技术方案，申请专利技术方案基于包括用锰钢制造，所以，不具有新颖性，要求保护的范围太宽。申请人应当修改其权利要求，将产品特征限定在除锰钢以外的其他更为先进的金属，前提是说明书中披露了比锰钢更为先进的金属，如说明书中还记载有用钛合金制造的实施例，则可以将权利要求限定在钛合金制造。因此，具体概念或下位概念的公开，破坏上位或抽象概念的新颖性。那么，如何理解新颖性要解决的是与现有技术不同的“量变”问题呢？“金属”和“锰钢”不是不同吗？为何金属没有新颖性呢？我们看金属与锰钢的逻辑关系：金属＝锰钢+锰钢以外的金属，而现有技术已经有用锰钢制造的，基于金属这一概念已经包含了锰钢在内，就意味着这一部分是相同的。因此，
具体或下位概念破坏抽象或上位概念的新颖性，仍符合新颖性解决的是与现有技术是否不同的“量变”这一问题，或者说，新颖性的标准仍然在于与现有技术是否不同，而下位或具体概念破坏上位或抽象概念的新颖性并没有改变或破坏这一标准。当然，如果反过来，即申请专利的技术相对于现有技术是具体概念，而现有技术是上位或抽象概念。这时，上位概念可能并不破坏下位概念即申请专利技术的新颖性。如申请专利的产品在于用镁合金制造，而检索出的现有技术仅有用普通金属制造的记载，没有用镁合金制造的记载。因此，“金属制造”并不破坏“镁合金制造”的新颖性。因为镁合金这一材料所具有的某些特性并非其他金属均具有，而恰恰是镁合金这种特有的特性导致了新的技术效果。且以此之前，并没有人用镁合金来制造该产品。
3、惯用手段的直接臵换破坏新颖性。换名话说，就是惯用手段的直接臵换不产生新颖性。那么，什么是惯用手段？所谓惯用手段应当理解为解决一个技术问题采取的手段，是一个本专业普通的技术人员一看就会想到的。比如，某车间要将机器的两个部件连接起来，该车间的技术员马上提出几个可选择的方案：一是用铆钉来连接、二是用锣丝钉来连接、三是焊接来连接，而车间的其他人员其实也都想到了该三个手段。因为这是该车间重复了无数次的手段，这样的技术解决方案就属于惯用手段。什么是直接臵换？就是两种技术手段的调换没有任何其他中间的环节，车间原来将两个部件连接起来使用的是铆钉，现改用锣丝钉连接，将铆钉换成锣丝钉就可以了。如果换成锣丝钉必须要对相关的部件进行重新设计，则不属于直接臵换了。假如专利技术中的某一必要特征表述是用铆钉连接，而检索到的现有技术是使用
锣丝钉来连接的，而两者又是可以直接臵换的。这时，申请专利技术中的铆钉连接相对于现有技术的锣丝钉连接就属于惯用手段的直接臵换，不产生新颖性，或者说用铆钉替代锣丝钉这种变化不产生“量变”，在法律上、逻辑上仍属于相同的技术手段。为何惯用手段的直接臵换不产生新颖性呢？这是由专利制度的宗旨所决定的，专利制度鼓励人员进行新的发明创造，而惯用手段的直接臵换并不属于创新和发明，因此，不产生新颖性。当然，不可回避的还有一个问题，即“惯用手段的直接臵换”和判断创造性的“常用手段的等效替代”如何区别的问题。有观点认为，区别有二点，一是“直接臵换”限于技术常识，而“等效替代”的是非常识技术之间的替代。二是“直接臵换”是不经特别思考就想到的，而“等效替代”是指经检索、计算、推导、试验才想到的替代。还有观点认为，“直接臵换”是指特征之间的“臵换”，而“等效替代”是指技术之案之间的“替代”。那么，有人可能会问，为何不将两者均放入创造性标准呢？笔者认为，原因在于新颖性的判断包括抵触申请，而抵触申请不属于现有技术，而如果在判断抵触申请时不考虑“直接臵换”，则会加大重复授权的几率。因此，与其说“直接转换”属于新颖性判断的标准，不如说是在判断抵触申请时的新颖性标准。如果不涉及抵触申请的判断，则将“直接臵换”纳入创造性的标准是完全可行的。一个发明专利申请在实质审查阶段，是用新颖性标准“毙”，还是用创造性标准“毙”，实在是无关紧要的事情。但抵触申请不允许适用创造性标准，因此，只有在引入抵触申请的判断时，作上述区分才有意义。
4、直接导出的内容，不产生新颖性。本来新颖性产生的逻辑关系是，下位概念破坏上位概念的新颖性。
反过来说，如果现有技术是上位概念，而申请专利的技术是下位概念，则现有技术不破坏申请专利技术的新颖性。但是，这只是通常的情况。如果遇到特殊的情况时，就不能机械的适用该规则。如由上位概念直接导出的内容，直接导出的内容虽然属于下位概念，但基于这种直接导出是本专业技术人员具有的常识，不应当产生新颖性。如现有技术手册只对部件的连接表述为“机械连接”，并没有再列举铆钉、锣丝钉、或焊接这三种具体的机械连接方式。原因在于基于本专业人员的常识，技术手册没有必要再具
体的列举“机械连接”的三种方式。在这种情况下，假如申请专利采取的锣丝钉连接的方式，虽然审查员没有检索到锣丝钉这种连接方式，但检索到技术手册上有“机械连接”的表述，就应当认为申请专利的锣丝钉连接没有新颖性。或者说，应当将技术手册中表述的“机械连接”等同于锣丝钉等连接方式。为何直接从上位概念导出的内容不具有新颖性呢？仍是专利制度的宗旨所决定的，专利制度鼓励人们进行发明创造，而从现有表述中直接导出的内容不属于创新和发明，尽管导出的内容属于“下位概念”。
判断新颖性所应当遵循的规则直接涉及到新颖性标准掌握的“宽”和“严”的问题，而新颖性的判断通常发生在发明专利申请的实质审查程序中。实用新型由于不进行实质审查，故新颖性判断通常出现在无效程序中。因此，有人可能会认为，新颖性标准稍宽一点也没有关系。如发明专利的实质审查，就算新颖性这一关过去了，也过不去创造性这一关，不必“卡”太严，这种观点是不正确的。如果抛开抵触申请的审查，这一观点或许是正确的。但基于抵触申请不考虑创造性问题，如在审查抵触申请时采取较宽的标准，就会造成应当驳回的发明专利申请被放过去。而被放过的申请不能用创造性驳回，和在后申请构成
重复授权的几率要明显加大。而实用新型在无效程序中，也可能出现抵触申请的审查，同样会产生正确适用新颖性标准的问题。因此，正确适用新颖性标准是保证专利权质量的一个重要环节。
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