专利知识系列讲座
韩晓春
第三次修改的专利法第9条中增加规定了避免重复授权的“衔接性”放弃制度，但“衔接性”放弃只是笔者的概括，法条中并没有使用“衔接性”放弃的概念。专利法第9条的表述是“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。对该条款，细则和审查指南有进一步的细化规定。其实“衔接性放弃”制度并不是第三次修改专利法开创的制度，在专利制度的历史上，首先实行“衔接性放弃”制度是从2001年的审查指南开始。或者说第一个阶段是2001年专利审查指南中的规定，第二个阶段是2009年专利法、2010年专利法实施细则和专利审查指南中的规定，而第二阶段的规定显然比第一阶段的规定更为科学和合理（2006年审查指南对2001年审查指南的“衔接性”放弃制度亦有修改，故严格说，“衔接性”放弃制度在我国应当是三个阶段，但为了避免论述上的繁琐，笔者简化概括为两个阶段）。 1、2001年专利审查指南中规定的“衔接性”放弃
根据2001年专利审查指南的规定，“衔接性”放弃包括三种情况：（1）同一申请人提出两件同样的申请，
其中一件未授权，一件已经授权的“衔接性”放弃：该申请人可以进行选择性的放弃，即可以撤回未授权的申请，也可以放弃已经授予的专利权，而无论两件申请的申请日是否相同。但放弃的专利权的放弃生效日是后一申请的授权日，即在专利权的保护上，在先授权的专利先保护，保护到在后申请的授权日，由在后授权的专利象接过“接力棒“一样接下来进行保护。（2）同一申请人同一申请日提出的两件申请均授予专利权时的“衔接性”放弃：该权利人可以进行选择性放弃，如果选择放弃先授权的，放弃的专利权的放弃生效日是后授权的授权日。即在专利权的保护上，在先授权的专利先保护，保护到后授权的授权日，再由后授的专利权接下来保护。即实际保护期限是授权在先的专利放弃前的时间，加上后授权的专利到其终止的时间。（3）不同申请人同一申请日提出的两件申请均授予专利权时的“衔接性”放弃：双方可以协商放弃其中一件，如果经协商，先授权的专利权人放弃专利权的，该专利权放弃生效的时间点，在后授权专利的授权日。在此种情况下的“衔接性”放弃，将发生同一技术，在不同时间阶段由不同权利人进行保护的局面。即在先授权的专利权于在后授权的专利授权日前，其专利权仍然有效，只有在后授权的专利权授权日后，该专利技术不再由先授权的专利权人保护，而转由后授权的专利权人保护。
2、2009年专利法、2010年实施细则和审查指南中规定的“衔接性”放弃
即现行的避免重复授权的“衔接性”放弃制度，有如下的特点：
（1）规定仅限于同一个申请人（当一件授权一件未授权时），而不包括不同申请人之间的情况，这是和2001年审查指南的规定不相同的；
（2）规定必须是同一申请日提出两件申请，并且不包括优先权日。而这在2001年审查指南中，对一件未授权、一件授权的情况的“衔接性”放弃并没有规定必须是同一申请日；
（3）规定必须一件是实用新型，一件是发明专利申请，才存在“衔接性“放弃的可能。而2001年审查指南的规定，包括两件是发明或实用新型，也包括两件均是外观设计的情况。新修改的“衔接性”放弃制度其立法意图更为明确，即将实用新型制度不进行实质审查、授权快的特点，与发明专利经过实审法律稳定性强的特点相结合，以延长申请专利技术的授权后的保护时间。而如果允许两件发明专利、两件实用新型或者两件外观设计也可以进行“衔接性”放弃，则失去了“衔接性”放弃制度的意义；
（4）规定必须在提出专利申请时，在两个请求书均作出声明，即声明还有另一件同样的发明或者实用新已经提出，该声明还要在授权时一并公告。如果不在提出专利申请时进行声明，该两件申请将按重复授权处理。该规定显然是合理的，这样可以更好的维护公众的利益。因为就同一发明创造同一天提出一件发明专利申请和一件实用新型专利申请，如果不在提出申请时声明，或者不进行公告，公众将无从知道这一情况。按2001年审查指南的规定，在一件专利授权时，公众并不知晓还有另外一件相同的申请也准备授予专利权。并且公众更无从判断这两件相同保护范围的专利权，到底最后权利人保护哪一件；
（5）规定必须是实用新型先授权，而发明专利申请未授权，即禁止两件相同的申请均授权后，再进行选择性放弃。但按2001年审查指南的规定，允许两件申请均授权后，再进行选择性的放弃，实际上等于
是允许重复授权了。即在两件申请已经重复授权的情况下，还可以让权利人自己选择保护一件，这样的规定，天秤过于向权利人一方倾斜了；
（6）规定如果在先授权的实用新型专利权提前终止，即在发明专利申请准备授权前就终止了，尽管两件申请提出时均作出声明，但在后发明专利申请仍要因为在先实用新型专利权的终止而被驳回。2009年专利法和2010年细则如此规定的原因仍在于保护公众的利益。而这在2001年专利审查指南中并没有这样的规定，以致造成在适用2001年审查指南时，曾发生这样的情况：在先授权的实用新型终止了，公众以为该终止的技术进入公有领域了，就实施了该技术。但不料同日申请的相同保护范围的发明专利后来又授权了，突然冒出一个“潜水艇”，公众的实施行为又重新落入了发明专利权的保护范围。公众实施已经终止实用新型专利权的行为反而构成了对在后授权的发明的侵权。显然，这对公众来讲极不公平的，影响了代表政府的专利局公告的公信力。如果政府公告某一专利技术已经进入公有领域，事后公众的实施又落入另一专利的保护的范围，并且仍构成专利侵权，那政府“说的话”就不算数了。2009年专利法修改
规定如果发生此种情况，要驳回未授权的发明专利申请，这样规定不仅维护了政府公告的公信力，而且对申请人本人来讲也是公平的。因为，如果申请人想采取“衔接性”放弃的方法来保护自己的申请专利的技术，完全可以避免在先授权的实用新型提前终止，而等到发明专利申请授权时，再进行“衔接性”放弃；
（7）规定如果在发明专利准备授权时，申请人声明放弃先授权的实用新型，实用新型的放弃生效日为发明专利申请的授权日。即该技术的保护期限为在先实用新型专利权已经保护的期间，加上在后发明专利申请授权后的保护期间，该规定与2001年审查指南的规定相同，即“衔接性”放弃。（8）不允许不同专利权人之间进行“衔接性”放弃。而2001年审查指南则是允许的，如果允许同一申请日的不同申请人之间也可以进行“衔接性”放弃，将会造成“漏网的鱼”倒能“活”的现象，因为根据先申请原则，同一日不同申请人提出相同申请，应当由两个申请人进行协商，协商不成，均要驳回。按该逻辑，如果该两件申请“漏网”后进入无效阶段，应当协商保留一件，但协商不成时均应当被无效，而不能协商为“衔接性”放弃。2009年修订的禁止重复授权原则则坚持了这一逻辑，显然是正确的。
总之，2009年专利法、2010年实施细则和审查指南修订的“衔接性”放弃制度更为完善和合理了，从立法技术角度上讲，也更为符合法治的要求。因为“衔接性”放弃是专利法及其实施细则中均没有规定的内容，是一项创新的制度，本应当写入专利法，至少也要写入实施细则。但2001年仅在审查指南中创设了“衔接性”放弃这一种新的放弃专利权的形式。显然，审查指南作为部门规章一级的规范性文件，是不能创设专利法中没有规定的新制度。2009年修订的专利法将该制度写入了专利法第9条，并且在专利法实施细则41条和审查指南中均有相应的下位规定，将“衔接性”放弃制度纳入了法治的轨道。
避免重复授权的“衔接性”放弃制度是中国特有的一项制度，原因在于我国1985年制订专利法时，规定的先申请原则仅限于他人之间，而不包括本人同日或不同日提出同样的发明创造。这样，对本人同日或不
同日提出的同样的发明创造，不能适用先申请原则进行驳回，对授权的两项专利权也不能适用先申请原则进行无效，造成立法上的漏洞。为了弥补这一漏洞，在1993年细则第12条中追加了禁止重复授权原则，1993年审查指南并没有规定“衔接性”放弃制度。但基于先申请原则和后追加的禁止重复授权原则在禁止重复授权问题上有一个重大的区别，即先申请原则“禁止”的更为彻底，即禁止不同申请人在同一天提出相同的申请（禁止双重申请），如果提出，必须进行协商，否则均要驳回。而后追加的禁止重复授权原则开始并不禁止同一申请人同一天提出两件同样的申请，即不禁止“双重申请”，但禁止“双重授权”。如果我国在1985年实施专利法时，也象日本一样，规定先申请原则包括申请人本人，则虽然可以不必再追加规定禁止重复授权原则，但也不可能创设“衔接性”放弃制度。因为如果先申请原则包括申请人自己，则申请人同一天提出两件相同保护范围
的申请，也要自己和自己“协商”保留一件，否则均要驳回。日本在2004年修订实用新型法时，曾经有人提出实用新型和发明专利进行“衔接”的方案，但没有被采纳（注），原因之一是日本的先申请原则包括本人的申请，即不允许同一申请人就同一个技术方案同一天提出一件实用新型和一件发明专利申请，如果提出这样两件申请，要求申请人自己选择一件，否则均要驳回。另外，日本没有实行“衔接性”放弃制度还有三个其他原因：一是认为这样使程序复杂化，如对实用新型无效程序中，还有一个正处于审查阶段的发明专利申请。二是加重审查负担，如对实用新型要作出检索报告，还要对同样的发明专利申请进行实质审查。三是加重第三人的监测负担，由于实用新型权和发明专利申请同时存在，第三人就要对该
两种权利同时进行监测，实用新型的保护期限是确定的，但两种权利何时“衔接”时间是不确定的。如何平衡权利人和第三人之间的利益，显然还需要对利益关系进行重新调整。再有一个原因，是日本2005年生效修改后的实用新型法，允许实用新型权登记后，从优先权日起算三年内转换为发明专利申请，即已经在制度上设计了实用新型转换为发明的制度。因此，日本否定了权利保护“衔接”的方案。但我国的情况不同，在三种专利申请量中，实用新型的申请量在我国占有三分之一的份额（日本实用新型的申请量仅占发明专利申请的四十分之一），我国对实用新型亦不进行实质审查，实用新型专利权的获得具有“短平快”的特点，很受我国中小企业和个人的欢迎。如果在制度上允许同一申请人同一天提出一件实用新型和一件发明专利申请，并进行“衔接性”的放弃，显然受益最多的是我国中小企业和个人发明人。该项制度是一项巧妙利用我国禁止重复授权原则的特点设计的。但在2001年最初设计中，存在上述说到的许多问题，以致于2006年审查指南放弃了这一设计，将“衔接性”放弃改为了从申请日起的放弃。2009年专利法、2010年实施细则和审查指南重新将该制度经修改再度实行，笔者认为是积极的和可行的。但在实践中亦肯定会遇到一系列新问题，如对已经授权的实用新型专利权进行的无效程序中，如何处理仍处于实审中的另一个同样保护范围的发明专利申请？另外，后授权的发明专利申请其保护范围是经实审确定的，与已经授权的实用新型专利权可能已经有很大的区别了，如何处理此种情况等，均是需要实践中总结经验进一步解决的问题。但笔者相信，这些问题均是可以通过不断的完善制度来解决的。另外还需要说明的是，基于2009年专利法明确规定了实用新型和发明的“衔接性”的放弃制度，已经将“双重申请”限于该一种情况。故应当理解为，目前的专利法第9条规定的禁止重复授权制度，除“衔接性”的放弃以外，均不再允许其他情况的“双重申请”。
注：参见日本专利局网页《增进实用新型制度的吸引力》（英文版）
（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）
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