专利知识系列讲座
韩晓春
一、“相似”外观设计合案申请制度创设的原因
第三次修改专利法的一项重要内容，就是引入了“相似”外观设计的合案申请制度。体现在专利法第31条第2款的规定“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。即在传统的合案申请制度的基础上，创设了“相似”外观设计的“合案”申请制度。创设该制度的原因，在于三点：一是根据原制度，权利人在已经申请一件外观设计的情况下，不能再申请与该外观设计相似的外观设计，而权利人往往又有实际的需要。或者是想借相似外观设计强化基本外观设计的保护，或者是自己本来就打算生产几种外观相似的产品。但按修改前专利法的规定，如果权利人在同一外观设计申请中提出数个相似的外观设计，专利局会以不符合单一性为理由要求申请人删除。而如果权利人单独提出一件或数件与基本外观设计相似的外观设计，则专利局会以构成重复授权来处理。因此，造成权利人取得专利的外观设计保护力度不够，如果他人实施与自己外观设计相似的产品，权利人提出侵权指控，法官判断侵权时仅以授权专利的外观设计为基础，不能还以“相似”外观设计为基础。如果允许权 利人就自己的基本外观设计以外，再提出几个或一组相似的外观设计，则强化了外观设计的保护。法官在判断侵权时，将还要判断是否与“相似”的外观设计相同或相似，这样保护范围就宽了。所以，权利人的实际需要是设立“相似”外观设计合案申请制度的最主要的原因。二是参照了商标法中“联合商标”制度，我国商标法规定，商标申请人可以通过申请“联合商标”来强化对基本商标的保护。如某食品公司申请了名为“乐口福”的商标，为了强化该商标的保护，该公司又申请了“口乐福”和“福口乐”两个相似的商标，即“联合商标”。尽管该公司自己并不使用后两个商标，但基于后两个商标的存在，强化了基本商标即“乐口福”商标的保护（商标法虽然规定三年不使用的应当撤销，但规定了“联合商标”的例外）。既然商标法对联合商标（相似商标）提供保护，专利法当然也应当可以对相似外观设计提供保护。三是借鉴了国外的立法例，如日本有“相关设计”，允许同一申请人在同一天（注1），或不同日子，单独提出与基本外观设计相似的外观设计（注2），且后申请的相关外观设计的保护期限要以基本外观设计为准。应当说，上述三个原因，是我国设立相似外观设计合案申请制度的原因。
二、我国“相似”外观设计合案申请制度的特点
1、我国相似外观设计的申请必须在同一个申请内进行“合案”申请，这是
与其他国家或我国商标制度的不同之处。但有数量上的限制，根据专利法实施细则的规定，一项合案申请中最多有10项相似外观设计。通常情况下，无论申请人是仅仅生产基本外观设计、而相似设计仅
是用来强化保护，还是申请人同时也生产相似的外观设计产品，规定十件应当够了。既然设计成合案申请，必然要有数量上的限制。而外观设计套件合案申请没有数量上的限制，原因是套件本身是有限的，但相似外观设计是无限的，故相似设计的数量必须规定。
2、必须指定基本外观设计申请，即意味着相似外观设计只能与基本外观设计相似。如指定的基本外观设计为A，而B、C、D、E、F五件是相似外观设计，这五件相似外观设计必须均与A相似，而不能串联起来相似。如B与A相似，而C与B相似，D与C相似，E与D相似、F与E相似。如果是这样“串联”起来的相似，是不允许的。因为，最后的E与基本外观设计A很可能就不相似了。在此问题上，日本外观设计法亦有明确规定，日本外观设计法第10条第2款就规定：与“相关外观设计”类似的外观设计不能作为相关外观设计注册。即在日本，相似外观设计必须与基本外观设计相似，而不能与相似外观设计相似。
3、必须是同一申请人，包括法人和自然人享有。在我国该逻辑是必然的，因为合案申请是一件申请，就算是数个申请人，也属于共有，权利客体仍是同样的。原因是相似外观设计既然是“相似“，且与基本外观设计相似，不以重复授权来对待，自然只能限于一个主体（包括共有）同时享有“基本”和“相似”外观设计的权利，这也是相似外观设计制度创设的目的。该逻辑也导出另外一项规则，即基本外观设计和相似外观设计不能分享，即权利人不能自己保留基本外观设计，而将相似外观设计转让给他人，或者相反。如果这样作，将会造成公众对商品来源的混淆。因为公众自然会将基本和相似外观设计产品
认为是同一商家的产品，而如果实际是不同商家的产品，自然会损害公众的信赖利益。就该问题我国专利法虽然没有明确规定，但合案申请本身就意味着必须遵守该规则。且我国商标法对“联合商标”有类似的规定，规定权利人如果转让其商标，“联合商标”要一并转让。日本外观设计法第22条也有类似规定，规定“本外观设计”和“相关外观设计”不能分开转让，且如果“本外观设计”终止或被无效了，剩下的“相关外观设计”也不能分开转让。因此，还意味着，我国“相似”外观设计不允许分案，即该种“相似”外观设计的合案申请，并不属于传统的合案申请。传统外观设计的合案申请限于套件产品，并且可以分案，而真正“相似”外观设计是只能“合”不能“分”的。
4、对相似外观设计的合案申请也存在单一性的审查问题。基于我国相似外观设计是放在一件申请中提出，就会出现这样的情况。如果申请人提交的相似外观设计与基本外观设计不相似怎么办？根据审查指南第1部分第3章第9.1.2节的规定，也要进行审查，该节还规定了审查相近似的标准。但未明确如果不符合标准怎么办？比如申请的基本外观设计是水杯，但申请人还提交了一个水瓶指定与基本设计相近似。基于水杯和水瓶不属于同一产品，因此，审查员应
当要求申请人修改。即删除该水瓶，如果申请人删除该水瓶，显然该删除的水瓶可以作分案提出。但如果申请人不删除该水瓶怎么办？审查指南并没有规定，是否可以驳回？如果可以驳回，就应当可以复审。笔者认为，如果不删除，该申请应当可以驳回，申请人对驳回不服的。还可以提出复审，理由是单一性问题的审查存在于任何申请当中。一件普通的外观设计申请，如果发生水杯和水瓶放在一起
申请的话，自然要适用单一性标准要求申请人克服该缺陷，如果申请人不删除其中一个（删除部分可以提出分案），就要驳回。因此，尽管对相似外观设计的合案申请没有明确规定处理办法，但根据单一性条款，仍然应当可以驳回。这种情况下可以分案，并非说真正符合相似外观设计合案申请的各个设计也可以分案，符合相似标准的不能分案，这点和套件外观设计不同。套件外观设计可以“分”也可以“合”，但是相似外观设计只能“合”，不能“分”，除非其中有不相似的外观设计“搭”了相似的“车”，只有在这时，才存在相似外观设计合案申请的分案现象。
5、合案申请的相似外观设计也存在其中一项设计被无效、其他设计怎么办的问题。基本外观设计或相似外观设计其中一项被无效，其他合案申请的并不当然被无效，该内容规定在专利审查指南中。从日本外观设计法22条的规定来看，也包括了这样的逻辑。为何其中一项外观设计被无效，其他剩下的不自然无效呢？主要原因在于无效制度是采取被动的“不多于请求原则”，如果请求人只要求宣告合案申请的一件外观设计无效，复审委员会也只会审查该件的外观设计是否有效，不去审查其他合案申请的外观设计是否应当无效（在日本，相似外观设计是一件独立的外观设计专利，只有针对该件外观设计提出无效，才会进入无效程序）。除非请求人要求宣告合案申请的全部外观设计无效，复审委员会才会对全部外观设计是否有效进行审理。因此，出现其中一件外观设计被无效，而其他合案申请的外观设计仍然有效的情况是正常的。因为无效程序往往是侵权程序的“反诉”，无效请求人要求宣告其中的一件外观设计无效，多半是专利权人用该外观设计指控无效请求人侵权。才引起无效请求人“反诉”，要求宣
告该外观设计无效（严格来说，针对相似外观设计之中的一件外观设计提出无效请求，而不对全部合案申请的外观设计提出无效，相当于发明专利的部分无效）。为了探求相似外观设计之间的逻辑关系，在此，我们还是假定某一请求人，使用一件现有对比设计，要求宣告合案申请的所有外观设计均无效，看会出现何种情况。笔者认为，根据合案申请的外观设计之间区别的大小，会有如下情况：一种情况是本来就不属于相似的外观设计，“搭”了相似外观设计合案申请的“车”，如果是这样，基于授权后单一性不是无效的理由，不能以单一性为理由宣告其无效。如果出现对比现有设计和该基本设计或该不相似的设计之一相同时，则该基本设计或不相似的设计两者之一应当被无效，而不应当全部无效。第二种情况是：基本设计和其他相似设计之间的关系属于真正的相似设计，但也存在两种情况，一种是相似设计与基本设计之间的关系属于“实质相同”的关系（“实质相同”也属于一种相似的情况）。
再一种是近似设计与基本设计不构成“实质相同”，但构成“实质相同”以外的“不具有明显区别”。这两种情况应当均可以合案申请相近似的外观设计。但头一种情况基本外观设计与相似外观设计属于专利法第9条所述的同样的发明创造，“相同”和“实质相同”之间的是不产生新颖性的逻辑关系。因此，如果对比外观设计和基本设计相同的情况下，与基本外观设计“实质相同”的相似设计，相对对比的现有设计，应当属于没有新颖性，应当被无效掉。第二种情况虽不同，但结局也会是无效。第二种情况按指南的解释，不属于专利法第9 条所述的同样的发明创造。因此，基本外观设计如果与对比现有设计相同，基本外观设计应当无效时，而相似外观设计虽然不属于现有设计，但相对于对比现有设计来讲，基于“
不具有明显区别”，应当属于有新颖性、但不具有创造性的情况，也应当被无效掉。第三种情况是基本外观设计与相似外观设计之间的关系，均不属于“实质相同”的范围，而均属于“实质相同”以外的“不具有明显区别”，则此时如果基本外观设计被无效，基于是相似的“不具有明显区别”的外观设计相对于现有对比设计不具有创造性，还是应当被无效掉。假如修改指南时没有引入“实质相同”这一概念，重复授权的范围仍然是相同和相近似，则基本外观设计无效，其他相似外观设计是否应当无效？回答是肯定的，其他相似设计也应当无效。理由是，如果对比现有设计与基本设计相同，其他设计由于与基本设计近似，因此，仍属于不具有创造性的情况。因此，可以得出结论，无论第三次修改专利法是否引入“实质相同“这一概念，基本外观设计如果与对比设计相同，且被无效，其他相似设计也应当被无效。笔者认为，这是相似外观设计的性质所决定的。这里举例仅是说当对比设计与基本设计相同的情况。如果对比设计、或者说现有设计与基本设计只是相似，而不属于相同，则基本设计应当被无效掉，但其他相似设计是否也应当被无效？笔者认为这时要具体分析。也就是说，无效请求人如果用一份对比设计宣告所有合案申请的外观设计均无效，而当现有设计与基本设计相同时，应当均无效。如果仅是相似时，则其他相似设计是否均无效，要具体分析。第四种情况是，无效的理由不是专利性问题，而是重复授权时。则也要具体分析：如果对比外观设计与基本外观设计相同，则该基本外观设计应当被无效掉。同时，与基本外观设计“实质相同”的那部分相似外观设计也应当被无效掉。而其他与基本外观设计不构成实质相同的相似设计，则不应当被无效掉。基于修改后的指南引入了“实质相同”概念，致使外观设计重复授权的范围较过去窄了，会造成如果无效请求人以重复授权为理由进行无效时，不“实质
相同”的那部分外观设计将会“漏网”的现象。而“漏网”的外观设计又是和对比设计相似，在判断侵权时就麻烦了，授权的对比设计和授权的相似设计之间属于相似，但谁侵谁的权呢？该问题的出现还是基于本次修改指南重新划界造成的问题。
三、对相似外观设计合案申请制度的想法
笔者对“相似”外观设计制度有下述观点：
1、“相似”外观设计的“相似”在理解上需要研究和明确。第三次修改专利法，审查指南对外观设计取消了“相近似”这一概念，在设立“相似”外观设计制度时，使用了“相似”而没有使用“相近似”。那么，引入的“相似”和原来修改前的“相近似”有何区别呢？我国专利法、细则和审查指南对此均未作出规定，笔者认为该问题也是一个需要探讨的问题。应当说，在逻辑上可以有这样两种结论：一是“相似”等于修改后的“实质相同”，即真正的“相似”均属于重复授权的范围，属于“同样”的外观设计。即如果不合案提出，而单独提出，要与基本外观设计构成重复授权，这也是设立相似外观设计合案申请的原因之一。二是从对权利人的保护的角度、或者从侵权构成的角度来看，则相当于修改前的“相近似”。因为设立相似外观设计的目的是强化外观设计权利人的保护，而公众认为“相近似”的外观设计均应当属于“相似”的范围。根据最高法院2009年的司法解释，认为“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第
二款规定的外观设计专利权的保护范围”，按最高法院的司法解释，构成侵权有两种情况，一是“相同”，二是“近似”。而其中的“相同”应当没有异义，问题是“近似”是否仅限于“实质相同”？如果仅限于实质相同，则专利侵权判断的标准无异于等同于重复授权的标准。显然太窄。如果不限于“实质相同”的标准，那么最高法院规定的“近似”应当与修改专利法以前的“相近似”等同。笔者认为，尽管修改法和指南取消了“相近似”的表述，引入了“相似”外观设计的合案申请，虽然“相近似”和“相似”有一字之差，但仍应当解释为两者意思是相同的。即只有将外观设计合案申请中的“相似”，解释为和修改法以前的“相近似”相同，在逻辑上才站的住脚。况且，从语言学的角度来看，“相近似”、“相似”、“近似”其实表述的是一个意思。
2、相似外观设计最好不设计成合案申请，最好象我国商标法规定的联合商标制度一样，相似的也要单独作为一件申请。或者象日本专利法中规定的相似申请，也是单独作为一件申请来提出。这样作最大的好处是不必审查提出相似申请是否与基本申请相似。申请人在提出相似外观时，只要指定与其相似的基本外观设计就可以了。至于两者是否相似，则是申请人主观的看法。如果其将不相似的设计也作为相似设计指定，损失的是他自己，即该不相似的设计也要与基本设计捆在一起，不能单独转让。但却极大节约了专利局对是否相近似的审查。因为，如果专利局不审查是否相似，则会造成申请人“搭”相似外观设计合案申请的“车”，花一份钱获得几项保护的情况。对相似外观设计的合案申请之间是否相似的审查，本质上仍然是单一性的审查。将哪些与基本外观设计不相似的设计挑出来，要求申请人克服
该不符合单一性问题的缺陷，提示申请人将不符合相似设计的设计通过分案分出去，这一工作量是很大的。况且我国外观设计不进行实审，如果初审中不审查该问题，授权质量将受到影响。如果进行审查，其工作难度和工作量要远远大于普通外观设计申请的单一性审
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