知识产权专项合规指引
XX公司
2022年2月
一、商标申请程序不当风险
风险行为1：商标申请被驳回后未采取后续申诉措施
风险行为2；申请文书内容发生变化时未及时办理手续
【涉及法律法规及条款】
风险行为1：
1.《中华人民共和国商标法》
第三十四条对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。 风险行为2：
1. 《中华人民共和国商标法》
第二十九条在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定。【引发法律责任和后果】
未发现明确的责任和后果
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
二、商标使用不当风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：取得商标权后无正当理由连续三年不使用
风险行为2：未注册或以办理过程中商标冒充注册商标使用
【涉及法律法规及条款】
风险行为1：
1．《中华人民共和国商标法》
第四十九条注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。 风险行为2：
1.《中华人民共和国商标法》
第五十二条将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方
工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的。
【引发法律责任和后果】
由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的。
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
三、商标保护不当风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：怠于预防、制止他人对本单位的商标侵权行为
【涉及法律法规及条款】
1.《中华人民共和国商标法》
第六十条有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。
工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。
对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解，也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。
2.《中华人民共和国商标实施条例》
【引发法律责任和后果】
未发现明确的责任和后果
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
四、注册商标续展风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：未在商标有效期届满前十二个月内办理注册商标续展手续，并且在宽限期内仍未办理续展手续
【涉及法律法规及条款】
1.《中华人民共和国商标法》
第三条经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。
本法所称集体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以
表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
本法所称证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。
第四十条注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。
2.《中华人民共和国商标实施条例》
第三十三条
注册商标需要续展注册的，应当向商标局提交商标续展注册申请书。商标局核准商标注册续展申请的，发给相应证明并予以公告。【引发法律责任和后果】
未发现明确的责任和后果
【相关内部制度】
无相应内部制度
五、商标代理风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：如与商标代理机构签订委托合同时，未对委托范围、责任承担等作出明确的约定
【涉及法律法规及条款】
1.《中华人民共和国商标法》
商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；（二）以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；
（三）违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。
商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。
商标代理机构违反诚实信用原则，侵害委托人合法利益的，应当依法承担民事责任，并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。
对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。
【引发法律责任和后果】
无
【相关内部制度】
无相应内部制度
一、专利保护不当的风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：伪职务发明管理不当，如员工擅自将工作过程中形成的发明成果申请专利
风险行为2：将本应作为技术秘密保存的技术，作为专利申请，使得核心技术秘密被公开
风险行为3：明确约定引进后二次开发专利归属
风险行为4：研发新技术，子分公司成员未经审批，自己写文章进行发表，造成专利技术流失【涉及法律法规及条款】
风险行为1：
1.《中华人民共和国专利法》
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
2. 《中华人民共和国专利法实施细则》
第十二条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等
风险行为2：
1. 《中华人民共和国专利法实施细则》
第七条专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。
国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。
风险行为3：
1.《中华人民共和国专利法》
第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。
第十五条专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。
风险行为4：
1.《中华人民共和国专利法》
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。
职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
【引发法律责任和后果】
未发现明确的责任和后果
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
二、专利许可约定不明风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：许可方式（独占许可、排他许可和普通许可）约定不明，专利许可边界模糊，易引发争议
风险行为2：许可地域（禁止不合理地限制被许可人的销售渠道和出口市场）、许可内容约定不明，专
利许可边界模糊，易引发争议
【涉及法律法规及条款】
风险行为1：
1．《中华人民共和国专利法》
第四十八条有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：
（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；
（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。
第五十六条取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。
2. 《中华人民共和国专利法实施细则》
第七十三条专利法第四十八条第（一）项所称未充分实施其专利，是指专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。
【引发法律责任和后果】
未发现明确的责任和后果
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
三、假冒专利风险
【法律风险行为描述】
风险行为1：假冒专利
【涉及法律法规及条款】
风险行为1：
1.《中华人民共和国专利法》
第六十三条假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的；没有违法所得的，可以处二十万元以下的；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2. 《中华人民共和国专利法实施细则》
第八十四条下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：
（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；
（二）销售第（一）项所述产品；
（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；
（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；
（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。
专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。
销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除的处罚。
【引发法律责任和后果】
除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的；没有违法所得的，可以处二十万元以下的；构成犯罪的，依法追究刑事责任
【相关内部制度】
无对应内部制度规定
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