国内专利申请⽂件撰写中的公开不充分问题及答复技巧
作者姓名：黄军⽣刘宇雄⽯浩
作者单位：国家知识产权局专利审查协作北京中⼼
摘要
本⽂以专利申请⽂件撰写中存在的公开不充分状况的统计分析结果为依据，从三组正反案例出发，详细探讨了申请⼈在撰写申请⽂件时如何实现维护⾃⾝权益与满⾜说明书充分公开的平衡，以及⾯对公开不充分质疑时的答复技巧。 关键词
公开充分专利申请统计分析答复技巧
⼀、引⾔
中国专利法第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实⽤新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领 域的技术⼈员能够实现为准。其他国家也有说明书应当满⾜充分公开的要求的类似规定。从法律条⽂来看，各国关于说明书充分公开的规定内容基本相同，充分体现了⿎励发明创造和促使技术信息的公开的专利法⽴法宗旨。
专利申请⽂件是以⽂字撰写的兼具技术性和法律性的⽂件[1]，说明书的充分公开是专利申请⽂件撰写的⼀项基本要求，同时也是撰写的难点。
⼀⽅⾯，公开充分的判断基准“所属技术领域的技术⼈员”，是⼀种假设的“⼈”。理想的状况是将⾃⾝置于“所属技术领域的技术⼈员”的⽔平，但在实际审查实践中，具有不同技术背景的⼈对“所属技术领域的技术⼈员”⽔平把握有差异，从⽽使公开充分的判断标准带有较强的主观⾊彩。⽐较⽽⾔，申请⼈由于对技术⽅案了解的更为深⼊，因此在撰写申请⽂件时常常会不经意间⾼于“所属技术领域的技术⼈员”的⽔准，⽽审查员则通常相反。另⼀⽅⾯，申请⼈出于维护⾃⼰利益的考虑，撰写申请时，常常需要保留⼀些技术诀窍，隐去⼀些最佳实施例，省略⼀些实验数据，或者夸张描述其技术⼿段/效果[2,3]。
在具体的审查实践中，说明书公开不充分是很严重的实质性缺陷，申请⼈不能通过向申
请⽂件中补加实施例和/ 或补充技术特征的⽅式来克服，提交的证明材料，也有严格的限定[4]。因此有必要对国内专利申请撰写时的公开不充分状况，申请⼈在撰写申请⽂件时如何实现说明书公开充分与
维护⾃⾝利益之间的平衡，以及⾯对公开不充分质疑时的答复技巧进⾏分析探讨。
⼆、统计分析
2.1 统计概况
统计分析数据来源于笔者参与的课题[5]，以⾼分⼦领域某⼀连续时间段内的800余件结案案件为样本。
经统计，800余案件中涉及公开不充分的案件约占案件总量的6.3%左右，虽然这个⽐例不⾼，低于其他如新颖性、创造性和不⽀持条款出现的频率，但使⽤公开不充分法条时，案件的授权⽐例明显低于其他条款，仅为25％左右。
2.2 国内概况
统计显⽰：在涉及公开不充分缺陷的案件中，国内申请约占87％，国外申请仅占13％，国内申请的数量明显⾼于国外申请。另外，国外申请涉及公开不充分的案件的授权率仅为24.44％，低于国外申请的授权率。
2.3 结果分析
统计结果表明：国内申请⼈在撰写专利申请时涉及公开不充分缺陷的问题⽐较突出。⽐较⽽⾔，国内⼤专院校和科研机构的申请⼈常因撰写学术论⽂的习惯⽽导致技术⼿段遗漏；⽽国内个⼈和企业则多因利益需要⽽缺失技术⼿段、实验数据、或做出夸张描述。
造成公开不充分缺陷的原因主要集中在：缺少实验数据、隐瞒技术内容、夸张描述等⽅⾯。国内申请⼈在⾯对上述内容的公开不充分质疑时，缺乏有效的答复⼿段，经常试图通过超范围的修改或在意见陈述中补充实验数据的⽅式来克服缺陷。即国内申请⼈整体上在对专利制度的理解、申请⽂件的撰写以及答复审查意见通知书的经验技巧等⽅⾯还有所⽋缺。三、案例分析 以下笔者通过三组正反案例来详细探讨⼀下国内专利申请撰写中公开不充分的典型问题及相应的答复技巧。
3.1 隐瞒技术⼿段
3.1.1 案例1
案件简介：
权利要求1：⼀种可形成超厚摩擦镀层的微、纳⽶软⾦属润滑剂中采⽤活化剂的制备⼯艺，其特征在于该⼯艺具有以下制备过程：……，添加润滑剂基础油料重量5～20％的活化剂，……，所述的活化剂为
芳⾹族有机脂肪酸衍⽣物，搅拌均匀，即可制得所需的润滑剂。
说明书记载：该发明的⽬的在于提供⼀种活化剂，⽤于纳⽶级或微⽶级软⾦属超厚摩擦镀的润滑油脂，加⼊这种活化剂可有效地提⾼润滑剂的修复质量，使润滑剂的减摩抗磨性能超过传统的抗磨润滑剂；并仅针对添加/未添加活化剂的润滑剂做了对⽐实验。说明书中仅指出所述活化剂为芳⾹族有机脂肪酸衍⽣物，没有给出活化剂的任何具体例⼦、具体选择条件或制备⽅法。
审查员发出审查意见通知书，指出“活性剂”导致公开不充分。本案视撤。
案例分析：
判断说明书是否充分公开了其所要求保护的技术⽅案，应当基于说明书的整体内容并结合本领域技术⼈员的普通技术知识来加以判断。如果本领域技术⼈员通过阅读说明书的整体内容并结合其所掌握的普通技术知识能够获得⾜够的信息，明悉实现发明的技术⼿段、解决其技术问题、并实现预期的技术效果，则说明书满⾜充分公开的要求。
本⽂仅讨论审查员对案例公开不充分质疑的合理性（下同）并由此分析申请撰写中公开不充分的典型问题及相应的答复技巧。案例1中，根据说明书公开的内容可知，活化剂的使⽤是该案的发明所在。对于如此重要的内容，申请⼈在说明书中仅仅轻描淡写的给出了⼀句话：所述活化剂为芳⾹族有机脂肪
酸衍⽣物。本技术领域公知，芳⾹族有机脂肪酸本⾝就是⼀个⾮常宽泛的概念，更何况其衍⽣物。审查员通过对现有技术的检索，也未能发现表明活化剂的使⽤与选择是现有技术的证据。因此本案属于典型的“说明书中给出了技术⼿段，但对所属技术领域的技术⼈员来说，该⼿段是含糊不清的，根据说明书记载的内容⽆法具体实施”的公开不充分状况。据此，审查员根据其检索后获得的信息发出公开不充分的意见通知书是合理的。
3.1.2 案例2[⽐较例]
案件简介：
说明书记载：该发明的⽬的在于提供⼀种ABS/PC改性合⾦，在提⾼了ABS的韧性的
同时⼜保持了ABS既有的优良物化性能。为达到上述⽬的，所术ABS/PC改性合⾦主要包括以下重量份数配⽐的原料组分：ABS 50～75；PC 20～40；相容剂3～10；环氧树脂 0.1～1；抗氧剂 0.1～0.3；其中，所述相容剂为丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物。
审查员发出审查意见通知书，指出“相容剂”导致公开不充分，并据此驳回。
申请⼈提出复审请求后，复审委撤销驳回决定。
案例分析：
该发明所要解决的技术问题是“在提⾼了ABS的韧性的同时，保持了ABS既有的优良物化性能”，所采⽤的关键技术⼿段是加⼊相容剂和环氧树脂。相容剂对于改善ABS和PC 的相容性、进⽽改善合⾦的韧性是⾮常重要的。
与案例1类似的是，该案的说明书对于相容剂也仅给出了⼀句话说明：为丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物。审查员质疑公开不充分的理由也是：丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物种类繁多，本领域技术⼈员⽆法获知究竟采⽤哪些才能解决技术问题。
与案例1不同的是，现有技术中，已经存在丁⼆烯-丙烯酸酯等共聚物⽤作ABS/PC体系的相容剂。同时，《化学化⼯⼤辞典》也对“丙烯酸酯类共聚物”进⾏了明确定义。也就是说，虽然案例2没有在说明书中对丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物相容剂做过多说明，但该共聚物的选择和应⽤均是现有技术存在的技术信息。本领域技术⼈员通过阅读说明书的整体内容并结合现有技术就能够获得⾜够的信息来实施该发明。复审合议组据此撤销了对该申请的驳回决定。
3.1.3 撰写与答复
国内⼤专院校申请⼈，在发表学术论⽂时，对于实施发明所必要的⼯艺步骤经常会仅给⼀个⼤概流程或概念，产品和原料经常会仅以代号的形式出现。但专利法的⽴法宗旨是⿎励发明创造和促使技术信息的公开，因此专利申请的撰写需要本领域技术⼈员通过阅读说明书的整体内容并结合其所掌握的普
通技术知识就能够获得⾜够的信息。换⾔之，专利申请撰写时，对于⾮现有技术，在说明书中必须有所描述。具体到案例1（国内⾼校申请），芳⾹族有机脂肪酸衍⽣物虽然是现有技术中已存在的物质，但其在润滑剂中作为活性剂应⽤却⾮现有技术，因此撰写时应给出能够应⽤于上述润滑剂并解决技术问题的活化剂的具体实例或选择标准。
纵观案例2的审查过程，该案之所以⾛到复审阶段，充分反映出国内申请⼈答复公开不充分质疑时⼿段的匮乏。该案申请⼈在答复时仅仅简单地做了如下陈述：虽然，丁⼆烯-丙
烯酸酯类共聚物的种类繁多、性能各异，但是，该类共聚物中均含有羧基，能够与羟基发⽣酯化反应，从⽽降低PC/ABS的极性和吸湿性，使其与树脂有很好的相容性。该意见陈述选取的说理⾓度不太恰当，审查员质疑的是：不知道种类繁多的丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物中哪些能实现发明所声称的技术效果。申请⼈却答复：该类聚合物因为含有羧基，因此都可以⽤。这种
答复过于武断，⽽且与事实偏离。即使到了复审阶段，申请⼈也未能透彻说理。事实上，对于该公开不充分的质疑意见，申请⼈只需提供两⽅⾯证据和/或说理即可：(1)在该技术领域，丁⼆烯-丙烯酸酯类共聚物有较为明确的定义；(2)选择该类共聚物⽤作ABS/PC 体系的相容剂也是现有技术。同样，对于案例1，虽然审查员做了检索，但并不能穷尽现有技术，因此如果申请⼈在意见陈述中能够提供证据证明有机脂肪酸衍⽣物在润滑剂中作为活性剂应⽤是现有技术，同样也可克服公开不充分的缺陷。
3.2 夸张描述
3.2.1 案例3
案件简介
权利要求1：多孔组织⼯程⽀架，其特征在于多孔组织⼯程⽀架主要由α-羟基酸和氨基酸的共聚物和致孔剂制成，多孔组织⼯程⽀架的孔隙率为92.5％～98.5％(体积)、孔径为200～250µm，……，所述致孔剂为氯化钠或蔗糖，致孔剂与共聚物的质量⽐为4～9∶1。
审查员发出审查意见通知书，指出致孔剂的⽤量⽆法使⽀架达到如此⾼的孔隙率，由此导致公开不充分。该案视撤。
案例分析
该案⽀架具有⾼达92.5％-98.5％的孔隙率，但使⽤的致孔剂的⽤量却很少。⽽现有技术中相同⽅法制备类似的多孔⽀架，使⽤了远多于本申请⽤量的致孔剂尚不能达到本申请所述的孔隙率。事实上，根据孔隙的形成机理可知：理想状态下，孔隙体积＝致孔剂的体积。⽽实践中，由于致孔剂不完全溶出或者有些孔隙不与外界连通，实际测出的孔隙体积应⼩于致孔剂的体积。该案中⽀架孔隙率的理论最⾼值也不可能达到92.5%。也就是说，该案申请⼈对孔隙率这⼀技术特征做了夸张，⽽夸张后的效果
却是其制备⽅法理论上⽆法达到的。审查员据此发出了公开不充分的意见，并提供了详细的理论计算和现有技术证据，事实确凿，本案因此⽽视撤。
3.2.2 案例4 [⽐较例]
案件简介
权利要求1：⼀种废油处理系统, ……，其特征在于，包括连接于所述初步分离装置与脱⾊装置之间的芯膜分离装置，所述芯膜分离装置包括：过滤废油的芯膜，所述芯膜包括通过油分⼦⽽排斥⽔分⼦及固体分⼦的聚合层。
说明书记载：该发明要求保护的废油处理系统采⽤了⼀种具有能通过油分⼦⽽排斥⽔分⼦及固体分⼦的聚合层的“芯膜”分离装置。所采⽤的芯膜分离技术不同于⽔净化的超滤膜及其他芯膜，其原理是主要使⽤最新的纳⽶技术，根据油的性能及分⼦量进⾏设计，在芯膜的表⾯层设计有通过油分⼦⽽排斥⽔分⼦及其他固体分⼦的聚合层。所述聚合层是由聚酰胺基础原材料和选⾃聚硅酮、聚偶磷氨基烯、聚醚醚酮、聚碳酸酯或其混合物的配料通过搅拌、吸附后形成的。
审查员发出审查意见通知书，指出最新纳⽶技术导致公开不充分。
申请⼈意见陈述并提供证据，审查员接受申请⼈的意见陈述。
案例分析
该发明的废油处理系统相⽐于现有技术的关键改进点在于使⽤了特殊的芯膜装置。对于该芯膜，说明书仅仅记载了其设计理念和所⽤原料，并宣称是采⽤最新纳⽶技术制备的。但最新纳⽶技术是什么，如何将该最新的纳⽶技术⽤于芯膜的制备中，以及具体的制备步骤是什么，这些内容本领域技术⼈员根据说明书公开的内容⽆法知晓，因此也⽆法获取该芯膜分离装置，从⽽导致⽆法实施本发明的技术⽅案。审查员据此发出公开不充分的审查意见。
与案例3类似的是，该案的说明书对芯膜也做了⼀个夸张的描述，宣称其技术为最新纳⽶技术。审查员也是以这⼀夸张描述来质疑其公开不充分。
与案例3不同的是，案例3中夸张描述的孔隙率正是该发明所要求保护的，并且该孔隙率与致孔剂⽤量存在对应关系。该夸张描述的存在实质上使得本案要求保护的技术⽅案从根本上存在⽭盾之处，进⽽⽆法实施。⽽案例4中，⼀⽅⾯，“最新纳⽶技术”这⼀夸张描述并未在权利要求中进⾏限定，⽽且从说明书整体来看，该发明的发明点在于纳⽶芯膜在废油处理系统中的应⽤，⽽⾮纳⽶芯膜本⾝的改进，本领域技术⼈员完全可使⽤现有技术中已存在的纳⽶芯膜来解决技术问题，另⼀⽅⾯，该夸张描述也不应按其字⾯意思进⾏绝对化处理，⽽应从说明书整体内容出发，根据“所要解决的技术问题”来客观判断申请⼈所要表达的本意。
3.2.3 撰写与答复
案例4中的夸张描述是否会导致公开不充分仍然是⼀个有争议的话题，也有部分审查员认为：该废油处理系统中使⽤的芯膜应当理解为“最新纳⽶技术”制备的芯膜，根据说明书的内容⽆法得出其可为现有技术中已存在的纳滤膜的结论。因此，申请⼈在撰写申请时应当尽量避免夸张性描述，尤其是实验数据和结论，应当真实可靠，概括应当合理。
对于案例4这种争议性的夸张描述，申请⼈的答复技巧⽐较关键，该案申请⼈在意见陈述中做了如下澄清：本发明所使⽤的芯膜是纳滤膜，纳滤膜本⾝属于现有技术，⽽且已经商品化，由于纳滤膜的制备⼯艺相⽐于超滤膜等属于较新的⼯艺，因此所
谓“最新”只是⼀个⽐较⽤语，是指该芯膜采⽤的纳⽶制备⼯艺相⽐于超滤膜是最新发展出来的。申请⼈同时列举了⼤量现有技术⽂献⽤以证明相同材料制备的纳滤膜能实现通过油分⼦⽽排斥⽔分⼦及固体分⼦的功能，并明确该案的发明点在于纳⽶芯膜⽤于废油处理系统中，⽽不是纳⽶芯膜本⾝的改进。
上述答复⾮常精彩，既澄清了申请⼈想要表达的本意，同时⼜解释了解决技术问题的关键所在，并提供证据来证实说明书中描述的纳⽶滤膜本⾝已经是现有技术，使⽤这些纳⽶滤膜即可解决本发明所要解决的技术问题。
3.3 缺少实验数据
3.3.1 案例5
案件简介
权利要求1：⼀种太阳能光伏电池组件层压机橡胶板，它含有硅橡胶和⼄丙橡胶，其特征在于，它还含有碳⿊、界⾯相容剂以及苯酰过氧化物硫化剂，……。
审查员发出第⼀次审查意见通知书，指出组合物中同时包括碳⿊和苯酰过氧化物硫化剂，其产⽣的技术效果缺乏实验数据⽀持，导致公开不充分，并据此驳回。
申请⼈提出复审请求，合议组维持驳回决定。
案件分析
该案提供⼀种橡胶板，⽤于解决现有太阳能光伏电池组件层压机上所⽤的硅橡胶或⼄丙橡胶寿命较短的问题。但是该发明组合物中同时包括碳⿊和苯酰过氧化物硫化剂，⽽本领域的技术⼈员公知，芳酰基过氧化物不能⽤于含有碳⿊的胶料，因为碳⿊对这类过氧化物吸附严重，严重⼲扰氧化物的硫化作⽤，以⾄于不能交联或交联度很低，浅⾊胶料会有很强的焦烧倾向。⽽且本发明中没有记载相关实验数据，因此本发明属于说明书给出了具体的
技术⽅案，但未提供实验证据，⽽该⽅案⼜必须依赖实验结果加以证实才能成⽴的状况。审查员据此发出公开不充分的通知书是合理的。申请⼈虽然提交了复审请求，但合议组基本持上述相同观点。
3.3.2案例6 [⽐较例]
案件简介
权利要求1：⼀种聚苯胺/纳⽶羟基铁黄复合材料的制备⽅法，包括：将⼆价铁离⼦盐溶液氧化成三价铁离⼦盐溶液，调节溶液pH值⾄5-8；然后添加⼆价铁离⼦盐，使⼆价铁离⼦与三价铁离⼦摩尔数之⽐为0.5-1，60-80℃反应2-3h；……。
审查员发出审查意见通知书，指出该申请的纳⽶羟基铁黄缺少必要的表征数据造成公开不充分，并据此驳回。
申请⼈提出复审请求，并提供⼤量证据，审查员在前置意见中撤回驳回决定。
案件分析
该案的制备⽅法分为两步，⾸先合成出纳⽶羟基铁黄，然后在羟基铁黄表⾯原位聚合出聚苯胺；其中第1步操作，申请⼈认为得到的是羟基铁黄。审查员经检索现有技术发现：三价铁盐和⼆价铁盐以2：1
摩尔⽐混合，在中性或碱性条件下加热回流通常⽤于四氧化三铁的制备，⽽本申请中缺少必要的表征数据，因此本领域技术⼈员难以确认第1步中制备的产物是否为羟基铁黄。
与案例5类似的是，本案的说明书缺乏⾜够表征数据对制备⽅法得到的产品进⾏确认，并且现有技术中存在相反的指向。审查员也是以现有技术中存在的相反为证据来进⾏公开不充分的质疑。
与案例5不同的是，案例5中相反指向是本领域的公知常识。⽽案例6中的相反指向仅是审查员检索到的⼏篇⽂献，并且制备⽅法不是完全⼀致。即，案例5中相反指向是确凿的，公认的；⽽案例6中相反指向过于⽚⾯，并不那么可靠，但给了审查员⼀个合理质疑的空间。
3.3.3 撰写与答复
申请⼈在撰写专利申请时为了⾃⾝利益的需要，省略⼀些实验数据是很常见的现象，但什么时候技术⽅案必须依赖实验结果的证实才能成⽴呢，笔者认为这取决于所属技术领域的预见性，如果本领域技术⼈员根据现有技术能够预期到该技术⽅案切实可⾏，并解决技术问题，达到预期效果，则说明书中⽆需记载实验数据。
具体到案例5，其技术⽅案违背了本领域的公知常识，显然本领域技术⼈员根据现有技术⽆法预期该技术⽅案切实可⾏。由于补交实验数据是不被接受的，因此该类公开不充分的缺陷很难补救，申请⼈在
撰写申请时需特别注意。⽽案例6的技术⽅案只是与有限的现有技术⽂献相⽭盾，如果申请⼈能合理的陈述本申请制备⽅法与所给证据的制备⽅法的不同，并解释或提供证据证明这些不同之处会导致制备的产品的不同，⼀般审查员即会接受该意见。但该案申请⼈由于缺乏经验，答复不是很合理。申请⼈陈述：本申请的技术⽅案中隐含⼀个条件：补加的硫酸亚铁会⽴即使体系的pH值降到2左右，因此不可能得到Fe3O4。但
申请⼈并未提供任何证据来证明这⼀点，也没有证明为何溶液pH降⾄2左右时所得为铁黄。在提复审请求时，申请⼈吸取经验，提供了⼤量的理论计算数据证实体系的反应pH值在2左右，并提供⽂献证据证明pH在2左右时得到的是铁黄。该答复说理充分，证据确凿，因此审查员接受了该意见陈述，并撤销了驳回决定。
三、结论
总体⽽⾔，国内发明专利申请涉及公开不充分条款的⽐例较⾼，国内申请⼈在对专利制度的理解、申请⽂件的撰写以及答复审查意见通知书的经验技巧等⽅⾯还有所⽋缺，笔者通过统计的⽅式总结了国内专利申请撰写时公开不充分的典型问题，并通过正反案例的⽅式对⽐详细分析了公开不充分问题产⽣的原因，避免⽅式以及⾯对公开不充分质疑时的答复技巧，以期申请⼈撰写专利申请时能够在实现说明书公开充分与维护⾃⾝利益之间达到平衡。
另外，审查员在做出公开不充分质疑前应当尽可能地做出充分的检索，避免因对现有技术了解不够⽽过度质疑，从⽽导致申请⼈权益的不合理损失。
最后，我国建⽴专利制度的时间还很短暂，相关部门应加强专利相关知识的宣传，对国内申请⼈和代理⼈在申请⽂件的撰写等⽅⾯给予有效的指导和培训。
参考⽂献
[1] 专利局学术委员会⼀般课题Y060104，说明书充分公开及申请⽂件修改超范围研究[R]，课题负责⼈：王霄蕙
[2] 李⼩童，郑君，姚云，从三个实际案例探讨公开充分的审查标准和申请⼈的答复技巧[J]，2010年中华全国专利代理⼈协会年会暨⾸届知识产权论坛论⽂集
[3] ⽥振，从⼏个案例看“夸⼤技术效果”与“充分公开”之间的关系，《审查业务通讯》，第16卷，第8期
[4] 中华⼈民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年
[5] 专利局专利审查协作北京中⼼课题，XZZX20100107，⾼分⼦领域审查策略研究[R]，课题负责⼈：朱宁
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