第16卷 第8期2019年 8月
China Invention & Patent
V ol.16 No.8
Aug. 2019试论在中国专利侵权诉讼中
章建勤丛芳
（北京反侵权假冒联盟，北京100013 ）
摘 要：当前，发明和实用新型专利权无效抗辩的主要理由，都需要作为裁判的法官达到“所属技术领域的技术人员”的要求，而现在和可预见将来的中国法官培养途径决定了中国达到该要求的法官是非常稀缺的。另外，当事人出于自身利益的最大化，必然会同时提出专利权无效抗辩和专利权无效宣告申请，这样不仅不利于解决现在的专利侵权诉讼效率低、周期长等问题，还会带来无效抗辩和无效宣告结果不一 致的问题。因此，在中国专利侵权诉讼中引入专利权无效抗辩是不可行的。同时，从节约资源、促进创新发展的角度，在中国专利侵权诉讼中引入专利权无效抗辩也是不可取的。
关键词：专利权无效抗辩所属技术领域的技术人员法官不可行不可取专利诉讼
中图分类号：D923.42 文献标识码：A
0序言
近来，主张在中国专利侵权诉讼中引入专利权无效抗辩，似乎成了一边倒的呼声；如果按照投票表决的话，好像形成了压倒性的优势。例如，于2019年6月23日，以《专利审判实务难点问题研讨会》为题在北京举办的2019中知实务论坛上，包括多名法官在内的法官体、律师体、学者教授体，都一边倒地主张要在中国的专利侵权诉讼中引入专利权无效抗辩；企业代表基本上态度中立，似乎不反对引入无效抗辩，也不支持引入无效抗辩。而只有国家知识产权局专利局复审和无效审理部研究处处长刘铭先生提出，目前在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩要非常慎重。
前面所述的主张引入无效抗辩的，呈压倒性优势，是从行业多数和人员多数角度说的。而就道理和依据而言，在笔者看来，主张引入的主要理由，例如解决积案、缩短诉讼周期、提高维权效率、标准能够统一、给当事人更多选择权、他山之石等等问题，刘铭处长都给予了清晰、明确、有说服力的回应
（请详见会议记录，在此不予赘述）。假如投票表决的话，基于双方的理由（其实是多方对一方的理由），笔者肯定不会支持目前就引入无效抗辩。而就笔者自己的思考而言，基于如下理由，在现阶段甚至可预见的将来，在中国专利侵权诉讼中，引入无效抗辩不可行，甚至就算可行也不可取。
1在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩不可行在大家的主张中，例如2019中知实务论坛上，好像都没有提外观设计专利，而主张引入无效抗辩的仅仅是实用新型专利和发明专利。理由可能是由于外观设计专利的侵权民事诉讼二审还都在各高级人民法院，而没有像发明专利和实用新型专利那样侵权诉讼二审都归知识产权法庭，因而裁判标准很难取得统一。由此，对于外观设计专利不宜引入专利权
作者简介：章建勤（1967—），男，甘肃岷县人，理学学士、法律硕士，北京市隆安律师事务所律师、专利代理人，北京反侵权假冒联盟法律服务部主任，主要从事技术类知识产权法律服务和相关研究；丛芳（1967—），女，甘肃兰州人，北京大学应用化学专业本科，华中科技大学经济法/美国马歇尔法学院硕士，现任北京反侵权假冒联盟知识产权保护研究院院长，兼任清华长三角研究院知识产权研究中心主任，擅长业务领域为知识产权布局及维权、许可运营、知识产权综合产业化运用、商业秘密保护及专利价值评价等。
2019年第8期
无效抗辩似乎是共识，因而以下的理由是针对发明专利和实用新型专利这两类技术创新的专利。
1.1法官队伍的培养途径决定了在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩不可行
1.1.1法官队伍的培养途径决定了现职法官中绝大多数的理、工科知识和技能很难达到专利法要求的“所属技术领域的技术人员”的要求
按照当前生效的中国专利法，发明、实用新型无效抗辩的主要理由有，专利法第26条第3款（说明书公开不充分）、第26条第4款（权利要求不清楚、不简要、得不到说明书的支持）、第33条（修改超范围）、第22条第2款（不具备新颖性）、第22条第3款（不具备创造性）以及专利法实施细则第20条第1款（权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征）等。在最新的专利法修改送审稿和征求意见稿中，都没有涉及专利无效理由的内容，笔者也没有看到有人对专利无效理由要求修改的主张。因此，在中国可预见的将来，中国对发明和实用新型专利提起无效宣告或者无效抗辩的理由还应该主要是这些。而所有这些理由，都要求作为裁判的法官必须读懂专利所涉及的技术方案（自己直接读懂或者在技术调查官的帮助下读懂），而且在理论上要求要达到“所属技术领域的技术人员”的水平。
关于“所属技术领域的技术人员”，《专利审查指南》（2010年版现行生效）第二部分第四章2.4所属技术领域的技术人员部分规定：“发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的‘人’，假定他知晓
申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。”[1]
而在现有的法官队伍中，包括具有审判专利侵权诉讼职能的全国75个法院的法官队伍中，也就是主张引入无效抗辩的人士所主张承担专利无效侵权抗辩裁判职责的法官队伍中，具备这一知识结构和能力的法官非常少，应该是不争的事实。因为中国现有的法官，基本都是法学院科班出身。据笔者了解，目前中国的法学院中，基本上没有给学生开设物理、化学、生物等理科课程和门类繁多的工科课程。因而这些法官在大学本科、研究生、博士阶段，基本上是没有经过理、工科教育和训练的。甚至这些法官中，在考入大学前的中学阶段，基本上都是文科生，是以文科生的身份考入大学的。在中国以往的中学教育中，由于高考导向，加上兴趣、天赋偏向，这些法官中绝大多数的理、工科知识和技能，很难达到专利法要求的“所属技术领域的技术人员”的要求。
1.1.2未来法官中绝大多数的理、工科知识和技能也很难达到专利法要求的“所属技术领域的技术人员”的要求
《中华人民共和国法官法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）第12条规定：“担任法官必须具备下列条件：……（五）具备普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位；或者普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上学位；或者普通高等学校非法学类本科及以上学历，获得其他相应学位，并具有法律专业知识；（六）从事法律工作满五年。其中获得法律硕士、法学硕士学位，或者获得法学博士学位的，从事法律工作的年限可以分别放宽至四年、三年；（七）初任法官应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。适用前款第五项规定的学历条件确有困难的地方，经审核确定，在一定期限内，可以将担任法官的学历条件放宽为高等学校本科毕业。”
据此规定，在中国未来法官的学历的最低要求是，法学普通高等学校本科，或者普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上学位。而且要求，通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。这决定了在未来法官队伍中，非法律
章建勤，等：试论在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩的不可行和不可取
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（法学）全日制本科毕业的比例是非常小的。也就是说，具备“所属技术领域的技术人员”要求的法官同样是非常少的。
如果一个法官的知识和技能达不到“所属技术领域的技术人员”的要求，其就当事人针对专利权是否有效产生的争议，是很难作出正确裁判的。因此，在全国75个审理专利侵权诉讼的法院中引入专利无效抗辩是不可行的。
1.1.3在全国75个审理专利侵权诉讼的法院中引入无效抗辩将给其中绝大数法官造成不可承受之累
也许有人会说，只要在全国承担专利侵权诉讼的75个法院的每个法院中引入技术领域和数量都足够的技术调查官，就可以使法官达到“所属技术领域的技术人员”的要求。这或许是可能的，但就算可能也会给相关法官造成不可承受之累。因为，技术调查官是不掌握对当事人就专利权无效抗辩所发生的争议进行裁判所需的法律知识的，其发挥的作用或者实现的功能，对承担裁判功能的法官来说，实质就相当于一个教科书、技术词典、技术手册等工具书的集合体，当然这个工具书是高度自动化的。但其只有在裁判法官提出问题的前提下，才能作出反馈或者给出答案。其并不能取代或者代替作为裁判法官对所需技术问题的理解和作出裁判。其作用仅仅是帮助裁判法官达到“所属技术领域的技术人员”的要求。否则，技术调查官是很难发挥作用的。
以笔者自己代理的案子为例。其中一个是原告代理人都是原告的技术人员。他们是将原告的所谓“专利产品”与被诉产品进行技术方案比对，而不是在其专利权利要求中选择一个或者几个权利要求，再将所选权利要求的技术特征与被诉产品的技术特征进行比对。在开庭审理时，法官问笔者，被诉产品是否
是你被告的产品。笔者只能回答不知道。因为按照原告的证据，笔者真的无法判断被诉产品是否是被告的产品。接下来，法官只能追问原告有什么证据能证明被诉产品是被告的产品。尽管法官帮原告梳理了一遍原告的相关证据，但就原告所有的证据，仍然无法认定被诉产品是否是被告的产品。法官只有劝说原告撤诉了。在原告撤诉后，至今还没有重新起诉。其实，这个案子中，笔者从图纸和实物两个方面详细考察了被告的所有类型的产品，所有被告的产品中都缺少原告三个专利中所有权利要求的两个必要技术特征。在这个案子中，站在原告的角度，仅有技术人员而没有法律人员，发起了不该发起的专利侵权诉讼。
笔者代理的另一起专利侵权诉讼，原告代理人是由一个律师和一个技术人员组成。但由于两个代理人没有融为一体，即将技术人员的相应技术知识转化为律师的知识，或者没有将律师的法律知识转化为技术人员的知识。到法庭调查中技术方案的比对环节，原告律师拿出了书面技术比对材料后，让技术人员作解释发言。原告的书面技术比对方案，竟然是将原告所谓的专利申请公开说明书与涉案公证书的内容进行比对，而且还直接缺少了其主张的权利要求1的一大块技术特征。比对内容也仅仅是将其专利申请公开说明书中的一些技术内容放在了表格的左侧，将涉案公证书中的一些内容放在了表格的右侧。而没有《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条所规定的哪些技术特征构成了相同，哪些技术特征构成了等同，进而被诉技术方案落入了原告专利权利要求1的保护范围的内容。当笔者提出这些问题时，原告代理律师和代理技术人员都没有回应。当笔者提出封闭
性权利要求、功能性技术特征的相关问题时，原告的两个代理人都没有任何反应。当笔者提出现有技术抗辩时，原告两个代理人更是没有反应。对此，笔者只好将事先准备好的书面的现有技术抗辩材料交给法官和原告，让原告核对笔者在将原告权利要求的技术特征与现有技术材料说明书记载的技术特征进行比对时，材料引用得是否准确。原告核对后确认引用无误，但没有任何意见准备发表。然后笔者只好向审判长提出请求，笔者对原告提出异议的内容进行回应，如果原告没有异议，只有请合议庭进行裁判。对笔者的提议，原告提出庭后提交书面代理意见。审判长要求，双方庭后七个工作日内提交书面代理意见。笔者在撰写代理词时，非常为难。由于在庭审时很多问题都没有澄清，几乎无法确定该案的争议焦点和双方的分歧点在哪里，只好将被告不构成侵权的理由和依据逐一陈述，写了近一万字的代理词。
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该案尚未判决。该案中原告代理律师可能由于不懂相关技术在技术比对时遇到了很大困难，而技术人员由于不知道相应的法律规定，特别是裁判规则，在该说什么不该说什么时，遇到了很大困难。
笔者认为，在作为原告的两个代理人不能融为一体时，会出现上述问题。而作为裁判的法官和裁判辅助人员的技术调查官不能融为一体，即技术调查官的技术知识不能转化为法官的知识，或者法官的法
律知识不能转化为技术调查官的知识时，也可能会出现上述两个原告代理人出现的问题。要想将法官和技术调查官融为一体，就需要法官付出极大的时间精力，特别是对于某一完全陌生的技术领域。
另外，笔者也曾试图通过人工智能来帮助法官或者律师达到“所属技术领域的技术人员”的要求。但笔者的一个研究人工智能的学生认为，在可预见的将来，实现的可能性非常小，因为人工智能作为机器是没有理解能力的。该学生是留德博士，在人工智能技术领域，在全国乃至全球应该属于第一梯队的。
据上理由，在笔者看来，就算能够有非常充足的技术调查官，也会给受理专利侵权诉讼的75个法院的法官造成不可承受之累。
1.2当事人及其代理人趋利避害的属性决定了在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩不可行
如果在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩，对于被告来说，为了避免被判侵犯专利权，特别是在侵权责任越来越重的情况下，必然会遵循资源用尽原则，既提起专利权无效宣告申请，同时提起专利无效抗辩的可能性非常大。对于代理人来说，出于维护当事人利益考虑，更会建议被告同时提起专利无效宣告申请和专利权无效抗辩；出于自身利益考虑，也会建议被告同时既提起专利无效宣告申请，又提起专利权无效抗辩。一方面，作为代理人，能用的制度资源没有充分利用，在被告被判定侵犯专利权时，要承担法律责任，最起码是要承担道义责任；另一方面，作为法律服务者，干的活多了，劳动报酬自然也就能多了。
对于同一个专利，在被告既提起专利无效宣告申请，又提起专利无效抗辩的情况下，主张引入的人士所主张的解决北京知识产权法院的积案严重、诉讼周期长、诉讼负担重、循环诉讼等问题恐怕一个都解决不了。而且对于同一个专利，专利无效宣告和专利无效抗辩结论不一致的可能性会非常大。出现两者结论不一致的情况，不仅是当事人，就是社会公众也很难接受，会引起很大困惑甚至混乱。很可能导致社会公众对专利合法性或者稳定性的预期变差，不利于促进创新、研发；而且会有人乘机做文章，往部门利益问题、腐败问题，甚至往制度问题、政治问题上扯。按照现在和可预见的将来，国内外不缺这样的人和势力。
2在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩就算可行也不可取
2.1强行推行无效抗辩很可能会导致很大人力物力浪费
也许有人会说，办法总比困难多。在法院招录法官时，专门招录一些所需要的具有理、工科背景，符合“所属技术领域的技术人员”要求的法官，或者设立相应的技术调查官不就可以解决问题了。这样的想法，在一个法院，例如目前的北京知识产权法院集中实施，是可行可取的。如果在全国75个受理专利侵权诉讼的案子的每个法院中实施，就非常不可取。首先，从招录足够数量的符合“所属技术领域的技术人员”要求的法官来说，由于专利技术领域非常多，同样理、工科毕业的，电学的可能不懂生物医药的，生物医药的可能不懂机械的，机械的可能不懂通信的等等。必然会导致，在一些法院，招录的法
官没有相应的案子审理，同时所须审理的案子又没有相应的能够胜任的法官。就技术调查官而言，如果是常设在编的，其会出现和法官一样的问题。如果是临时外聘的，则会出现信息不够充分，技术调查官到处奔波，增加差旅费等，进而增加诉讼成本或者财政支出的问题。
2.2目前中国的专利无效宣告制度本身就基本科学合理2.2.1目前中国的专利无效宣告决定属于国家行政机关的行政行为
专利权的法律本质，是在专利申请人提出申请的基础上，国家专利行政机关按照专利法律的规定审查后授予的一种强力排他权，是由国家强制力保障的合法垄断权。因此，专利权不像著作权，也不像房产权等自然产生的权利。这类自然产生的权利，是自然形
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2019年第8期章建勤，等：试论在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩的不可行和不可取
成的，国家权力仅仅是确认或者宣告。就算没有国家权力进行确认或者宣告，其权利本身也是存在的。而专利权则是按照一定条件授予的，如果不经授予，则就不存在专利权。因此，专利权的本质是，国家按照法律规定创设的，同时由国家权力给予强力保护的。因此，专利权是否产生，及权利效力，包括稳定性、保护范围的大小，不仅取决于申请材料本身，公权力的积极作为是必不可少的，其结果会因公权力的不同作为而不同。
对于一个具体确定的申请材料，会出现不授予专利权、授予专利权、授予发明专利权或是实用新型专利权的可能；就算授予专利权，其权利保护范围和权利稳定性可能会差异很大。例如，对于一个发明创造，如果申请发明专利，在授权程序中公开技术方案之后，如果最终没有授予专利权，则申请人对于其所申请并公开的技术方案，什么权利都不会享有；如果被授予专利权，则享有相应的合法垄断权。因此，授予专利权的行为，是属于行政行为。
由于专利审查员作为人的局限性和专利局作为行政机关的局限性，必然会出现将不该授予专利权的授予了专利权，将该授予专利权的不给授予专利权，将本该保护范围大的授予了小的保护范围，将保护范围小的授予了大的保护范围等错误。因此，设立专利复审和专利无效宣告程序和机构，对专利授权过程中不可避免的错误进行纠正，是专利授权科学合理、公正公平的必然要求，是专利授权过程的必然延伸。专利复审和专利无效宣告是应当事人申请启动的专利授权纠错程序。由此，专利权无效宣告决定的法律性质，不是对当事人之间的对抗行为的居间裁判行为，而是一种国家专利行政机关的自我纠错行为。因此，将专利权无效宣告说成是“准司法”，是忽视了专利权本质属性的，这一说法是值得商榷的。关于专利权的效力问题，只能通过目前的专利无效专门行政机关，依法作出决定。其决定属于行政决定，依法应当置于相应的司法审查之下，并对其进行司法监督。
2.2.2目前中国的专利无效宣告制度科学合理行之有效2.2.2.1专利无效宣告由专利局复审和无效审查部一个机构集中承担是科学合理的
一个合格的乃至优秀的专利审查员，必须而且只需正确理解和谙熟专利法律知识和相关领域技术知识（达到“所属技术领域的技术人员”的要求），而不需要具备国家法律资格考试所要求的，对婚姻家庭、继承、合同、公司证券、刑事犯罪等等实体法和程序法全面掌握并达到国家法律职业考试要求的水准。因此，中国目前对专利审查员是按照如下流程选拔和培养的。首先进行技术和英语考试，对考试通过的，进行为期四个月的专利法及相关法律知识集中培训；之后是在指导老师的指导下进行为期半年的专利实习审查；专利实习审查结束后，参加上岗考试和答辩，通过的，可以成为见习审查员；见习审查员为期一年的见习期结束后，再通过考核的，才可以成为独立的专利审查员。而对于专利无效审查员（复审员）则是在具有一定工作经验的专利审查员中择优选拔。
这样的制度设计的好处，一方面在于能够好钢用在刀刃上。在人的时间、精力和智力的有限性和科学技术发展的无限性的矛盾下，使专利审查员（复审员）尽可能胜任其工作，同时在国家财政负担尽可能轻的前提下，对于专利申请所属的技术领域，尽可能的具备达到“所属技术领域的技术人员”的要求，以对人们提出的专利无效宣告申请进行尽可能准确高效的审查并作出决定。实际情况也是，“复审无效审理部门”作出专利无效宣告决定的准确度和效率，得到了普遍的认可乃至赞赏。
2.2.2.2对专利无效宣告决定的司法审查一审由北京知识产权法院一家承担也是科学合理的
首先，由于历史传承和经验积累，北京知识产权法院对专利无效宣告决定进行司法审查，具有一批能
够胜任对“复审无效审理部门”的专利复审或者无效决定进行司法审查的法官队伍和机构设置，而且是全国对专利无效宣告决定进行司法审理的唯一一家。这种机构设置和审查模式，已被国内外相关人员、机构认可和接受。
至于目前引起大家普遍关注的案多人少和案件积压的问题。既然是案多人少，那很自然的就应该通过充分利用现有资源提高效率和合理增加人员来解决。就提高效率而言，正如江苏省高级人民法院宋健法官
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