第16卷 增刊2 2019年 12月
中国发明与专利
China Invention & Patent
V ol.16 Supplement 2
Dec. 2019
判断需注意的情形
吴配全尚万
（国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心，成都610213） 摘 要：在核实作为本申请A外国优先权基础的在先申请B是否是记载了同一主题的“首次申请”时，当检索未发现《专利审查指南》（2010）第二部分第八章第4.6.2节列举的主题相同且申请日早于本申请优先权日的专利文件C的情况下，还应注意核查是否存在无法通过常规检索获得、申请日早于本申请优先权
日且主题相同的外国临时申请C’，若存在上述临时申请C’，且该临时申请C’已经被用作过要求优先权的基础，则依据《保护工业产权巴黎公约》第4条第C部分第（4）款的规定，作为本申请优先权基础的在先申请B便不属于相同主题的“首次申请”，即此时本申请优先权不成立。 关键词：外国优先权首次申请临时申请
中图分类号： G306 文献标识码：A
0 序言
优先权原则作为《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）的三大原则之一，在各国的专利制度中占有重要地位，而外国优先权则是申请人在作出发明创造后能够在其他国家就发明创造获得专利保护的重要保障。我国《专利法》第29条规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请（即首次申请）之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。《专利审查指南》（2010）（以下简称《审查指南》）第二部分第八章第4.6节规定了实质审查中需要核实优先权的情况及优先权核实的一般原则，即在检索到PX/PY/PE文献时需核实优先权，核实的内容包括三方面：（1）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内；（2）作为优先权基础的在先申请与要求优先权的在后申请主题是否相同；（3）该在先申请是否是同一主题的首次申请。由于初步审
查阶段会对上述第（1）项进行审查，但对第（2）和（3）项一般不予以核实（参见《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.1节），因此，实质审查中重点需要核实后两项。
实质审查中涉及优先权核实最常见的情形是“相同主题”的判断，现有的期刊文献也大多集中在这一方面进行讨论，而针对优先权核实中“首次申请”判断的情形讨论则较少，《审查指南》对该部分内容的规定也较为简略，这导致“首次申请”的判断成了核实外国优先权时的一个盲区。基于上述情况，本文从一个实审案件出发，介绍在外国优先权核实中“首次申请”判断需要注意的一些特殊情形，以期对《审查指南》该部分的规定作一个下位化、具体化的补充，让审查员在实质审查中核实外国优先权时能作出更全面、准确的考量。
1 《审查指南》有关“首次申请”核实的规定
《审查指南》在第二部分第八章第4.6.2节最后一
作者简介：吴配全（1988—），男，贵州贵阳人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事机械领域专利实质审查工作；尚万（1989—），男，云南曲靖人，硕士，研究实习员，专利审查员，主要从事机械领域专利实质审查工作。
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段明确了在“某些情况”下，应当针对作为优先权的在先申请是否是记载了同一主题的首次申请进行核实，但仅以例举的方式进行了描述，即申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权，若检索时到该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利文件C，文件C与申请A的主题相同且申请日早于申请A的优先权日（即早于申请B的申请日），则可以确定申请B并非该申请人提出的记载了相同主题的首次申请。
通过上述规定可以看出，《审查指南》关于核实作为优先权基础的在先申请是否是首次申请的规定较为简略，只例举了检索到相同主题且申请日早于本申请优先权日的上述专利文件C的情形。然而，在实质审查中，遇到了一些较为特殊的情形，使得在判断时，无法仅根据《审查指南》的上述表述得出明确的结论。
2案例情况介绍
本申请A，其要求了相同主题的在先申请B的优先权。检索后获得主题与本申请相同的专利申请D，申请D为同一申请人的另一件进入中国国家阶段的PCT专利申请，其公开日位于本申请的申请日与优先权日之间，构成本申请的PX类文献，但申请D的申请日与本申请的优先权日（即在先申请B的申请日）相同，即本案在常规的专利数据库中未检索到《审查指南》列举的上述申请日早于本申请优先权日的专利文件C。但笔者注意到，上述申请D也要求了优先权，通过申请人提交的优先权文件副本可以
判断，申请D 的优先权文件C’的主题与本申请A相同，申请日也早于本申请的优先权日。经核实，作为申请D优先权基础的在先申请C’为一美国的临时申请，而作为本申请优先权基础的在先申请B则是该临时申请C’的继续申请（在先申请B公布文本著录项目的第[60]项有注明）。
根据本案的上述情形可以看出，在先申请B理论上不是本案记载有相同主题的首次申请，但由于临时申请通常情况下是不公开的，因此，通过在专利数据库中进行常规检索便无法获得，本案也只是通过申请D的案卷信息获知临时申请C’的相关内容，但这一
获取手段需要通过国家知识产权局的内部审批系统方能实现，从这一层面来看，临时申请C’貌似并非处于公众可随时获取的“公开”状态，因此，其能否看作是《审查指南》上述规定中所述的“通过检索获得的专利文件C”存在一定疑问。但由于我国《审查指南》并未对此作进一步的详细描述，因此，需要借助《巴黎公约》的相关规定并结合临时申请的相关制度进行判断。
3《巴黎公约》有关“首次申请”的规定及在我国的适用情况
《巴黎公约》第4条对优先权原则作了十分详尽而又复杂的规定，是该公约中条文最长的条款。1958年举行的《巴黎公约》里斯本修订会议在该公约第4条第C部分中增加了第（4）款，规定了一件在后提出的申请可以被视为“首次申请”的条件，具体包括：第一，在后申请与“绝对意义上的首次申请”针对的主题相同；第二，在后申请与“绝对意义上的首次申请”在同一成员国提出；第三，在后申请在“绝对
意义上的首次申请”的申请日之后的12个月或者6个月之内提出；第四，在提出在后申请之前，“绝对意义上的首次申请”已经被撤回，放弃或者驳回，没有供公众阅览，也没有遗留任何权利；第五，“绝对意义上的首次申请”尚未被用作过要求优先权的基础；第六，在“绝对意义上的首次申请”与在后申请之间的时间间隔中，该申请人也没有向其他成员国就相同主题提出过申请。如果一份在后的申请满足上述六项条件，就可以被“升格”为“首次申请”，能够用作优先权的基础[1]。
由此可见，《巴黎公约》中作为优先权基础的“首次申请”并非一定是“绝对意义上的首次申请”，满足上述条件的在后申请也可以升格为“首次申请”。该例外情况在我国《专利法》及《审查指南》中均未见明确规定，但根据我国《民法通则》（2009年修正）第142条有关涉外民事关系法律适用的规定，对于我国缔结或参加的国际条约同我国民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但我国声明保留的条款除外。由于我国并未对上述条款进行保留，因此，上述例外规定在我国可直接适用[2]。实质上，可能由于《巴黎
吴配全，等：核实外国优先权时“首次申请”判断需注意的情形
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公约》第4条的规定太过复杂，各缔约国几乎均直接适用该公约第4条的规定，而非在其专利法中重复该条款的详细内容，我国《专利法》亦是如此[1]。由此可以看出，我国《专利法》及《审查指南》在
某种意义上来说“无法”也无必要对优先权原则的相关内容作出详尽的规定，因此，当面临一些无法从我国专利相关的法条法规中到依据的优先权问题时，可以直接参考《巴黎公约》的相关规定进行处理。
4临时申请相关制度
在少数国家（包括美国、英国、澳大利亚、加拿大和印度），申请人可以提交一个临时专利申请（即临时申请），其不要求包括权利要求，但必须包含对发明的完整说明，在提交临时申请之后，申请人必须在一年内提交正式专利申请（即继续申请）。临时申请的主要特点是不公开也不进行实质审查，如此使得相关技术方案不被竞争对手察觉，且能以较低成本得到一个获得专利制度保护的落脚点。只要继续申请是在临时申请后的12个月内提出，并且包括对临时申请的引用的，继续申请即可视为在临时申请提出之日提出[3]（即临时申请作为了继续申请的优先权基础）。
美国专利法（35 U.S.C）第122条b（2）款规定，临时申请仅在作为优先权证明文件时才被公开，该公开是在正式申请（即继续申请）的最早优先权日（即临时申请的提交日）起18个月才公开。通常，公开的临时申请可以在USPTO的网站（portal.uspto. gov/pair/PublicPair）上查询[4]。
由上述规定可以看出，临时申请是按照受理国专利法的规定提交，被正式受理并给予了申请日的申请，其可以作为在后非临时申请要求优先权的基础。因此，临时申请属于《巴黎公约》优先权原则中
规定的“正规的国家申请”。
5案例分析探讨及建议
所谓“优先权”是指申请人提出的在后申请与其他人在首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就相同主题所提出的申请相比享有优先的地位[1]。据此，由于作为本申请A优先权基础的在先申请B是临时申请C’的继续申请，由临时申请的相关制度可知，本案中继续申请B实质已享有临时申请C’的优先权。此外，本案中PCT申请D也要求并享有了临时申请C’的优先权，根据《巴黎公约》第4条第C 部分第（4）款的规定，由于“绝对意义上的首次申请”C’已经被继续申请B和PCT申请D用作过要求优先权的基础，其相应地在USPTO网站上被公开，处于可供公众阅览的状态，因而，继续申请B不满足《巴黎公约》上述升格条件中的第四、第五项，继而其不能作为本申请要求优先权基础的“首次申请”，即本申请A不能享有在先申请B的优先权。
本案在实质审查中依据上述理由指出本申请优先权不成立后，采用PX类文献D评述了所有权利要求的新颖性，申请人没有在规定期限内答复，申请最终被视为撤回。
基于上述案情分析可看出，本案中的临时申请C’实质就是《审查指南》第二部分第八章第4.6.2节最后一段列举的专利文件C，不过此类临时申请无法通过常规的检索方式获得，需登录临时申请所在国家的特定网站方可获取，而这在实质审查中往往被忽略且具备一定操作难度。但通过上述案例的情形可
以看出，以下两种方式能够较好地核查是否存在会导致本申请优先权不成立的上述临时申请C’。
（1）常规检索未获得《审查指南》列举的上述专利文件C，但获得了主题与本申请相同的专利申请文件D，该申请D公开日虽早于本申请的申请日，但其申请日与本申请优先权日相同或晚于本申请的优先权日，此时应核查该专利申请D是否也要求了优先权。若专利申请D要求了优先权且能确定其优先权文件是与本申请主题相同且申请日早于本申请优先权日的临时申请C’时（中国专利申请可通过中国专利电子审批系统的案件信息查询到该申请D的优先权文件副本），则表明作为本申请优先权基础的在先申请B并非相同主题的首次申请，如此即可判定本申请优先权不成立。
（2）若作为本申请优先权基础的在先申请B是美国等具备临时申请国家的专利申请文件时，在常规检索未获得《审查指南》规定的上述专利文件C的情况
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下，还应去核查该在先申请B是否为某一临时申请的继续申请（具体可通过关注申请B公布文本著录项目第[60]项），如若是，在主题相同的情况下（美国临时申请可通网站查询获得公开的临时申请以进行主题是否相同的判断），则表明作为本申请优先权基础的在先申请B并非相同主题的首次申请，继而也可得出本申请的优先权不成立的结论。
此外，需要注意的是，《审查指南》及包括参考文献[2]在内的文章均提及在检索到PX/PY/PE文献时需要核实优先权，在此处很多从业者可能往往忽略了有时作为优先权基础的在先申请本身也可能构成PX/PY 类文献，诸如本案中由于不满足“首次申请”条件而导致优先权不成立后，在先申请B本身就能评述本申请A的新颖性。
6结语
本文结合具体案例展示了实质审查中在核实外国优先权时，“首次申请”判断需要注意的一些情形，即当通过常规检索未获得相同主题且申请日早于本申请优先权日的专利文件C’时，还应注意核查是否存在一个无法通过常规检索获得、申请日早于本申请优先权日且主题相同的临时申请C’，若存在，且能确定该临时申请C’已经被用作过要求优先权的基础，则作为本申请优先权基础的在先申请B便不属于相同主题的“首次申请”。本文希望借上述讨论内容引发实质审查中对外国优先权核实的关注，并给出了两种方便核查是否存在上述临时申请C’的方法，以期让审查员在判断作为优先权基础的在先申请是否是首次申请时能作出更全面、准确的考量。（第二作者对本文贡献等同于第一作者）
参考文献：
[1] 尹新天.中国专利法详解（缩编版）[M].北京：
知识产权出版社，2012：283-286.
[2] 向琳. 浅析作为优先权基础的首次申请的地域性
要求[J]. 审查业务通讯，2018，24（1）：16-20. [3] 美国专利法[M].易继明，译.北京：知识产权出
版社，2013：31-45.
[4] 孙新民，陈鹏.谈谈美国临时申请制度及相关实
务陷阱[EB/OL]. （2018-5-4）[2019-5-15]. www.
wncy-ip/shownews.asp?id=5902.
责任编辑马忠荣
吴配全，等：核实外国优先权时“首次申请”判断需注意的情形
The Special Situation which Should Pay Attention to when V erifying the
"First Application" of Foreign Priority
WU Peiquan, SHANG Wan
(Patent Examination Cooperation Sichuan Center of the Patent Offi ce, CNIPA, Chengdu 610213) Abstract: For a patent application A who asks to enjoy foreign priority, when verifying whether the prior application B is the first application of the same subject，if the patent document C with the same subject and which application date is earlier than the priority date of the present application, as described in Section 4.6.2 of the Guidelines for Patent Examination (2010), is not found through searching, we should continue to verify whether there is a foreign provisional application C' with the same subject, which application date is earlier than the priority date of the present application but can't obtain it through conventional search. If above-mentioned document C' does exist and also has been used as the base of other application's priority, according to the Article 4 Part C (4) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the prior application B is not the fi rst application" of the same subject at this time, in other words, the present application can not enjoy its foreign priority.
Key words: foreign priority; fi rst application; provisional application
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