如何避免提交美国专利申请继续审查请求（RCE）以及⽀付相关费⽤ ⾯对美国审查员发出的最终驳回审查意见(Final Office Action)，申请⼈往往必须提交继续审查请求(RCE)以及⽀付⼀笔不菲的费⽤（常规为1300美元）。⽽对于最终驳回审查意见，则存在⼀种认识上的误区，认为有实质审查意见的⼆通必然是最终驳回。笔者根据⼯作经验介绍下避免⼆通意见为最终驳回的实务建议，这样可以帮助中国申请⼈节省开⽀。 审查员发出最终驳回要满⾜MPEP 706.07的要求，概括为：
（1）第⼆次或之后的有实质审查意见的审查意见书（也可以是满⾜MPEP 706.07(b)要求的新申请的第⼀次审查意见书）；
（2）该最终驳回的审查意见书中没有提出新的驳回理由或者即使有新的驳回理由，该新的驳回理由也是由于申请⼈修改或者新的IDS⽽必然导致的。判断是否有新的驳回理由，可以参考MPEP1207.03(a)。⼀般来说，如果审查员在⼆通中⽤于驳回权项的事实依据没有变化，则认为不构成新的驳回理由。⽐如说，审查员在⼆通中调整了⼀通中做出103驳回所引⽤的对⽐⽂件的次序，但是对⽐⽂件的结合及技术提⽰没有变化。 如果审查员引⽤了新的对⽐⽂件来结合，或者改变了对⽐⽂件结合的⽅式及技术提⽰，则属于新的驳回
理由。但是，如果新的驳回理由是由于申请⼈修改⽽必然导致的，则审查员仍可以在⼆通做出最终驳回的决定。笔者下⾯结合代理⼈答复⼀通审查意见的⼏种情形来说明应该如何答复⼀通意见以最⼤限度减少⼆通意见为最终驳回的机率：
1. 只提交反驳阐述，⽽不对权项做实质修改。这种情形是笔者曾服务的企业客户默认的答复策略。这样做有两个好处：⼀个是避免了审查历史反悔原则(prosecution history estoppel)⽇后可能对适⽤等同侵权判定带来的限制；另⼀个是确保权项有最⼤保护范围。答复⼀通审查意见时，如果仅仅对权项进⾏了形式上修改，那么⽆修改或者形式修改都不会必然导致新的驳回理由，为此有必要在反驳阐述之前清晰地告诉审查员这⼀点，并且论述为什么下⼀次的审查意见不能为最终驳回。
2. 提交反驳阐述的同时，对权项做实质修改，从其它权项⾥提取部分或者全部技术特征添加到该权项中。常见的有两种情况：(a)⽐如删除从权2之后将从权2的全部特征添加到独权1；和(b)将若⼲权项的特征进⾏组合后提交新的权项。这两种情况下，虽然申请⼈进⾏了实质修改，但是修改后的权项所具有的的全部技术特征，都可以在之前提交的权利要求书中⼀⼀到对应。因此，在技术⾓度上来看，审查员并没有因为这种修改⽽必然地去进⾏新的检索或者重新分析对⽐⽂件。为此，答复⼀通审查意见时，必须清楚地在反驳阐述之前解释清楚如何修改权项以及这些添加的技术特征来⾃之前的哪些权项，并进⼀步论述为什么不会必然导致新的驳回理由。⽐如上述(a)的情况，可以向审查员解释清楚修改后的权1的保护范围，本质上与被删除的权2是⼀致的，并进⼀步论述这种修改不会必然导致新的驳
回理由，因此下⼀次审查意见即使有了新的驳回理由也不能为最终驳回。
3. 提交反驳阐述的同时，对权项做实质修改，从说明书中提取新的技术特征添加到该权项中。这种情况下，除⾮添加的新技术特征只是按照审查员的建议来弥补形式上的错误，否则⼀般会导致最终驳回。
常见的导致最终驳回的理由是103条款。如果申请⼈在答复103驳回的⼀通意见时，能到审查员逻辑分析或者程序上瑕疵，则可以有效避免下⼀次审查意见为最终驳回。下⾯分享⼀下常见瑕疵：
1)对⽐⽂件的现有技术⽇期没有早于发明的有效申请⽇。
2)没有对所有待检权利要求提出基于现有技术的驳回。
3)给出的结合或者改进对⽐⽂件的提⽰，不满⾜法定充分推理的要求(“articulated reasoning”)。⽐如引⽤了错误的页码或者段落，⼜或者表述过于笼统等。
当发现这些瑕疵时，可以在答复稿中另起⼀章讨论下⼀次审查意见的最终性(Finality of the next Office Action)，有助于让审查员注意到这些瑕疵。
编辑：⾦⽯智权
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