摘 要：针对涉外定牌加工行为，在“HONDA”案中以商品存在返销可能性，以此认定具备混淆可能性从而构成商标侵权的裁判模式对国内受托方过度苛责，并非合适的裁判思路。“伪造、擅自制造注册商标标识”条款在分析涉外定牌加工行为时并不具有单独适用的合理性。在修正当前海关管控出口货物知识产权问题相关规定的前提下，针对涉外定牌加工行为，以不构成侵权为原则，以产品特定的返销情形构成侵权为例外作为该类案件的裁判思路应当是符合我国实际和商标法价值取向的模式选择。 关键词：商标侵权涉外定牌加工OEM 伪造标识
中图分类号： D923.4 文献标识码：A
0引言
涉外定牌加工（以下简称“OEM”），是指国内受托人接受国外委托方的委托，加工带有委托方商标标识的产品，并将生产完成的产品全部返还委托方且不在受托方所在国销售的一种贸易形式，其性质实为承揽合同关系。1自我国改革开放以来，OEM企业在我国沿海地区普遍存在，也为我国经济社会发展作出了巨大贡献。然而，随着我国知识产权制度的建立和完善，在OEM中涉及的商标侵权问题也日益突出。2001年深圳市中级人民法院在“耐克”商标案2中首次针对OEM行为作出侵权认定。此后一段时间内，我国法院针对OEM总体上持侵权认定的裁判态度。2008年金融危机之后，保护我国沿海加工企业的呼声高涨，我国法院针对OEM的裁判态度也逐步发生了变化。2014年在“PRETUL”案3中确立的OEM行为不构成“商标性使用”的思路逐步成为我国法院针对OEM案件的主要裁判模式。近日，最
高人民法院（以下简称“最高法”）在“HONDA”商标侵权纠纷一案4中作出继“PRETUL”案和“东风”案后的第三份涉及OEM行为的重要判决，最高法在本案中改变了之前不认定OEM构成商标侵权的态度，在本案中作出了认定构成侵权的判决，由此引发了学界针对OEM问题的再一次大讨论。本文试图通过对“HONDA”案件的分析，基于我国当前OEM企业的具体实际，针对OEM中涉及的商标侵权判定问题提出合理的路径选择。
1“HONDA”商标侵权案判决评析
1.1案情简介
“HONDA”案件中两被告受缅甸该商标权人的委托在中国加工制造贴附有该商标的摩托车，之后全部销往缅甸。该行为属于OEM 行为，在二审判决和最高法的再审判决中都对此进行了明确的认定。与以往不同的是，二审法院根据最高法在“PRETUL”案中
作者简介：张一泓（1996—），男，浙江青田人，华东政法大学知识产权学院2018级硕士研究生，研究方向：知识产权法。
1 常州市中级人民法院（2014）常知民初字第1号民事判决。
2 深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书。
3 （2014）民提字第38号民事判决书。
4 （2019）最高法民再138号民事判决书。
境内相关公众混淆的可能性，最终认定被告构成商标侵权。
1.2裁判思路评析
最高法在上述案件中一改此前的裁判思路，也明确指出针对OEM行为不能一概否认其侵权的存在，需要根据实际情况具体分析。本文不否认OEM案件的复杂性，但本文认为上述裁判思路存在以下问题。1.2.1认为通过国际贸易会使得境内相关公众混淆的观点欠妥
首先，加工合同本身属于承揽合同的一种，境内加工方和委托人之间是一种承揽关系。境内加工方
完成相关产品制造并交付给委托人之后，委托人针对该商品的销售方式、渠道、区域所做的处理皆不是境内加工方所能控制的。故在判定涉外定牌加工是否构成侵权时，通常不应该考虑该产品的加工流程、加工后权利的归属以及委托人针对委托产品的后续利用行为。本案中以加工制造的产品可能返销到中国为由认定加工方构成侵权的裁判思路，针对加工方而言是不公平的。因为该行为已经完全超出了加工方能够预见和控制的范围。5
其次，在当前世界各国贸易程度不断加深的背景以及跨境电商不断发展的情形下，我们很难想象，在最高法以该产品可能返销中国从而导致境内相关公众混淆的思路下，还有哪些涉外定牌加工的产品不存在返销回国内的可能性。以存在返销境内的潜在可能性，展大局，不能简单的把诸如OEM 行为认定为不侵权的例外”。本文认为，OEM行为复杂，涉及商标法基本原理和一国的经济情况和贸易政策。该行为涉及国内商标权人和国内定牌加工企业的利益平衡问题。而司法就需要在各种利益之间作出裁判，司法中的利益平衡是动态和发展的，在法律保护相对稳定性的前提下，司法必须不断地适应利益格局调整变化的需要，不断地调整利益平衡的标准。6倘若法院在此问题上展现的态度是完全依据个案认定，则产生的结果是给相关主体带来预期的不稳定性。而法律的价值在于确定性和可预期性，7完全采用个案认定的另一弊端在于我国非判例法国家，各地法院针对诸多问题“同案不同判”的现象一直存在，若任由受理法院根据个案认定来对待OEM案件，则此类“同案不同判”的现象只会更加严重。对于国内商标权人和国内定牌加工方而言都存在不确定性。前者不确定自己通过诉讼主张权利是否会得到法院支持，后者不
确定自己接受定牌加工委托行为是否会被认定为侵权。由此导致的秩序紊乱，并非司法所欲实现的社会效果。
另外，司法裁判不统一的重要后果之一就是海关行政执法无所适从。8海关作为相关产品走向的最后一道关卡，绝大部分OEM案件诉讼都是起源于海关针对出口方涉嫌侵权行为的查处。由于司法裁判的
不统一，海关总署曾就该问题向征询
5 董炳和：《每周评论：讨论涉外定牌加工商标问题应澄清的三个问题》载：炳叔讲知产，2018年4月16号。
6 孔祥俊：《网络著作权保护法律理念与裁判方法》，中国法制出版社2015年版，第21页。
7 宋健：《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质损害”判定标准的解读—以“东风”为例》，载《知识产权》
2016年底9期，第30页。
8 俞则刚：《海关视角下涉外定牌加工案件的处理》载《电子知识产权》2018年第3期，第35页。
思路无疑是当前社会实践发展的结果。但该裁判思路并未从根本上解决涉及OEM案件的侵权判定与否的问题。下文将基于现行立法针对OEM行为的规制问题进行可行性分析。
2现行《商标法》57条第4款的适用分析
在涉外定牌加工行为中，国内受托人在相关商品上贴附相关商标再将产品运往国外，这一系列行为的存在一个前提，即国内受托方需要首先制造出和国内商标权人拥有注册商标权相同的标识。根据《商标印制管理办法》的规定，我国的商标标识印制工作由依法登记且获得《印制商标单位证书》的相关企业进行，且委托具有相关资质的印制企业印制商标也具有严格的规定。12故在涉外定牌加工的行为中，国内受托人不可能满足《商标印制管理办法》要求的相关条件从而委托具有资质的单位来印制商标，其只可能自行印制商标再进行物理贴附。我国现行《商标法》57条第4款针对擅自制造注册商标标识的行为做了明确的规定，13那我们能否依据该款的规定来认定OEM中的国内受托方构成擅自制造注册商标标识，从而认定其构成侵权？将贴附于商品上使用，该行为不仅损害商标权人的合法利益，也为侵犯商标权的行为提供了便利。15按照上述理解，在OEM案件中，若认定后续行为不构成商标侵权，则无法适用57条第4款来追究国内受托方伪造、擅自制造注册商标标识行为的侵权性，本文赞同此观点。
2.1该条款的立法原意分析
商标作为区别商品来源的标志，其有形载体是商标标识，商标标识是商标发挥识别来源功能的前提。正
是由于商标标识是体现商标专用权的一种载体，所以伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售这些商标标识的行为构成对该标识承载的商标权的侵害。该种伪造、擅自制造的行为的目的在于用之于自己或供他人用于生产或销售的商品上，该行为扰乱了市场经济秩序，侵犯了商标权人的专用权，也损害了消费者的利益，因此必须给予有力打击。16从立法者对该条规定的解释来看，将该行为规定为商标侵权主要是出于标识具备商标专用权载体这一功能，不规制他人擅自制造标识的行为，将破坏标识承载商标权的特定功能。且更为重要的是该行为的后续发展会损害我国领域内商标权人的利益，会扰乱市场经济秩序，为了严
9 署法函[2010]184号。
10 《办公厅关于对<“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题>的复函》，法办[2010]350 号。
11 王莲峰：《海关应谨慎认定涉外定牌加工的商标侵权—基于对今年《中国海关知识产权保护状况》的分析》，载《知识
产权》2015年第1期，31-36页。
12 《商标印制管理办法》12条：商标印制委托人委托印制注册商标的，应当出示《商标注册证》或者由注册人所在地县
级工商行政管理局签章的《商标注册证》复印件，并另行提供一份复印件。
13 《商标法》57条第4款规定伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为构成商
标侵权。
14 王太平：《商标法原理与案例》，北京大学出版社，2015年版，第304页。
15 王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社，2019年版，第134页。
16 郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》法律出版社，2013年版，第109-110页。
成刑事犯罪。17在刑法理论中，当行为人非法制造注册商标标识后又贴附在商品上进而出售达到法定的入刑标准，由于在前非法制造注册商标标识的行为是后续行为的前提，基于牵连犯的理论，18此时仅以后行为构成假冒注册商标罪追究行为人的刑事责任。倘若行为人非法制造注册商标标识后并未实施后续假冒注册商标的行为，但前行为达到入刑标准，将直接以非法制造注册商标标识罪追究其刑事责任。19但在笔者整理的案例中，单独追究非法制造注册商标标识行为的刑事责任的前提无外乎是制造的标识将贴附于在我国境内销售的商品上，存在刑法所保护的境内相关法益损害的可能性。20与《刑法》中相关行为对应，《商标法》57条第4款和第1款分别将上述行为规定为独立的商标侵权行为，当行为人同时实施上述行为时，借鉴刑事中的牵连犯原理，此时仅仅追究行为人构成57条第1款下的商标侵权责任，倘若行为人伪造注册商标标识后并未实施后续商标侵权行为，则基于《商标法》的规定，也应当直接认定其伪造注册商标标识的行为构成独立的商标侵权。但上述参考适用的前提的相关规定，还是借鉴《刑法》的相关理论和裁判模式，均无法对此情形下的制造标识行为进行单独规制。针对OEM情境下的制造标识行为，《商标法》57条第4款不存在适用空间。
3出口行为知识产权管制之否定分析
针对涉外定牌加工产品的管制，均发端于海关在出口环节针对产品的知识产权审查。当前，海关在诸多情况下会对相关出口货物是否构成知识产权侵权进行检查的法律依据主要是现行的《海关知识产权保护条例》（以下简称《条例》），该《条例》明确规定禁止侵犯知识产权的货物出口。21但该规定实属令
人费解，基于知识产权的严格地域性，各国知识产权的保护政策也不尽相同，各国仅仅对各国领域内的相关知识产权保护问题进行管理，为的是保护境内相关知识产权人的权利。当一产品出口，并未对境内权利人的权利造成潜在损害的情况下，国家对该产品的出口进行规制的理由何在？有法院就在相关判决中认为，此
种侵权境内知识产权的产品出口后，会阻碍境内商标
17 《中华人民共和国刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，
情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百一十五条伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
18 刘宪权主编：《刑法学》（第四版）上海人民出版社，第256页：牵连犯，是指实施某一犯罪为目的，但其方法行为或
者结果行为又触犯其他罪名的犯罪形态。
19 参见：2018年知识产权十大案例之十：被告人李功志、巫琴非法制造注册商标标识罪案，（2018）粤03
刑终665号
20 参见：广东省揭阳市中级人民法院（2019）粤52刑终90号，湖南商永州市中级人民法院（2019）湘11刑终262号，
湖北省荆州市中级人民法院（2015）鄂荆州中刑终第00263号，浙江省温州市中级人民法院（2016）浙03刑终第860号。
21 《中华人民共和国海关知识产权保护条例》第3条第1款：国家禁止侵权知识产权的货物进出口。
名牌的机会。23故《条例》中规定审查出口货物的知识产权侵权与否问题实属多此一举。
纵观当今世界上两大知识产权发展最为快速、保护更为完善的地区：美国和欧盟，其海关在针对边境货物的控制，也基本上是限定在进口领域，而不大管制出口。美国海关对知识产权的保护包括如下两个方面：第一方面是美国国际贸易委员会根据《美国关税法》337条，针对进口到美国的货物存在知识产权侵权问题发布禁令，另一方面是美国海关根据美国联邦规则对知识产权进行备案保护。24由此可见，美国海关针对跨境货物的管制仅限于针对进口到美国，可能有损美国相关知识产权权利人利益的相关货物，而不包括出口货物。当然，欧盟1986年通过的条例25针对海关的执法，仅包括进口环节，1994年第3295/94条例26扩大了边境知识产权保护的适用范围，出口环节也适用其中。27但现行《欧盟知识产权海关执法条例》强制性规定的是要求各成员国禁止来自第三国的侵权货物进入共同关税区，也就是强制要求针对进口环节的知识产权侵权问题进行管制。虽然欧盟的海关制度规定包含出口环节，但针对出口环节的管制规定并非关认定，否则可能与最终的司法裁判不一致，导致的结果是行政和司法的意见相佐，使得公众产生混乱。依据上述分析，本文认为此种情况下，海关并无控制相关出口货物是否构成知识产权侵权的必要性，该条文应当修正。
4 以产品返销回国内为判定模式的类型化分析在“HONDA”案件中，最高院突破此前以相关商品不会在国内销售，不会导致国内相关公众混淆从而不构成商标性使用的裁判观点的关键在于基于跨境电商的发展，以及跨境旅游的发展，中国相关公众可以在相关跨境电商平台上购买到该产品或者在旅游时接触到该商品，从而产生混淆，因此构成侵权，本文在前文已经表明了该观点存在值得商榷之处。商标法
上强调的混淆可能性真实且具有合理现实意义的，而不是理论上的假设或者很遥远的。30基于OEM的特定行为，本文认为在此特定情形下针对混淆可能性的判断应该以相关商品确实已经返销回国内，切实存在使得国内相关公众混淆可能性为标准，对此应区分以下情形讨论：
22 吉林省高级人民法院（2018）吉民终229号民事判决书。
23 罗晓霞：《涉外定牌加工商标侵权纠纷法律问题探析——兼评商标法第57条》，载《法学杂志》2019年第5期，第74页。
24 聂毅、黄建华：《美国、欧盟海关知识产权保护制度简介》载《电子知识产权》2005年第4期，第36页。
25 即《禁止假冒货物放行进入自由流通措施的3842/86号条例》
26 即《禁止侵犯知识产权货物申报进口进入共同体以及从共同体出口与复出口措施的 3295 /94 号条例》
27 吴丹：《欧盟知识产权边境保护制度研究》，华中科技大学2018年硕士论文，第20页。
28 Regulation (EU) No. 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement
of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No. 1383/2003:Article 1(a)
29 晁瑞蔓：《OEM商标侵权问题的实证研究—基于62项司法判例的分析》，载《时代法学》2019年第5期，第29页。
30 Lloyd SchuhfabrikMerer＆Co. Gmbh v. Klijsen Handel BV[1999] 2 C. M. L.R. 1343，1358（para.24）转引自邓宏光《商
标法的理论基础—以商标显著性为中心》法律出版社，2008年版，第219页。
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