摘要：本文通过对我国《专利法》以及《专利审查指南》中发明专利创造性判断的介绍，并回顾美国非显而易见性判断标准创立及不断演化的历程，分析影响显而易见性演化过程中的重要案例，进而对比分析两国创造性判断中的异同之处，从中得出对我国专利创造性判断的有益启示，并提供建议。 关键词：中美创造性非显而易见性启示
随着经济一体化的发展，中美两国之间的交往日益深入，我国许多企业申请美国专利以期获得美国专利法的保护；同样，美国的许多企业也在我国大量申请专利。因此，发明专利的授权条件是各国申请者十分关注的问题。在授予发明专利的实质性条件中，最为重要的是新颖性、创造性和实用性，其中创造性的判断是三性审查中的重点和难点。在美国，专利不具有创造性进而导致专利无效也是专利侵权案件中的重要抗辩理由。从我国建立专利制度的历史来看，许多具体制度的设计都从美国借鉴而来。本文试就中美两国发明专利的创造性进行比较研究，进而从中总结出值得我国借鉴之处，为我国发明专利创造性判断提供建议。
一、中国发明专利创造性概述
我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突 出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。尽管法律就“创造性”给出了明确的定义，但是就发明专利而言，对于客观判断什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”依然困难重重。有学者指出，如果发明是所属领域的技术人员“在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”；“发明有显著的进步，则是指发明与最接近的现有技术相比
能够产生有意的技术效果”。1我国《专利审查指南》也有此种类似规定。2虽然这种论述将判断标准进一步明确，但是对于判断发明是否具有创造性仍然缺乏可操作性的步骤。
实际上，在实际审查工作中，《专利审查指南》具有可操作性的判断方法。我国在2001年的《专利审查指南》中首次规定了“判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见”的三个步骤。32006年和2010年的《专利审查指南》专门对“突出的实质性特点的判断”作出规定。4语言的详尽描述总是起着双重的作用，一方面它使问题简单化，使判断创造性更具有可操作性；另一方面，它也使问题不断复杂化，不得不用其他语言来解释用于描述其他语言的词句。依照这样的逻辑，现在对“是否具有突出的实质性特点”的判断转变为对“相对于现有技术是否显而易见”的判断。
《专利审查指南（2010）》也不能免于陷入此种两难困境之中，紧接着即规定了“是否显而易见”的判断步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判
断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，第三步的判断之中又明确指出判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最为接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果存在这种启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。5对于“显著的进步”的判断，《专利审查指南》则以列举的方式举例说明何种情形属于“具有显著的进步”。通常情况下，应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：（1）发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约资源、防治环境污染等；（2）发明提供了一种构思不同
1王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2007年版，第381页。
2 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章2.2、2.3，第170页。
3 石必胜：《中美专利创造性判断方法的比较研究》，载《中国知识产权》（网络版），2012年第五期。
4 《专利审查指南2010》规定：“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。”参见《专利审查指南20120》第二部分，第四章3.2.1，第171-172
页。
5参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章3.2.1.1，第172-173页。
的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；（3）发明代表某种新技术发展趋势；（4）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。6
判断发明的创造性是一件非常复杂的工作。为了尽量减少审查员主观因素的影响，通常采用一些客观标准予以补充。如果发明具有开拓性，或者解决了长期以来渴望解决的技术难题，或者客服了技术偏见，或者取得了预料不到的技术效果等，则可认定该发明具有创造性。7《专利审查指南》对这些辅助因素也有规定，除此之外，《专利审查指南》还将“商业上获得成功”作为判断发明是否具有创造性的依据。由于审查员是在了解发明内容之后才对是否具有创造性做出判断，因此为避免主观性对审查员的影响，《专利审查指南》特别提醒审查员要避免犯“事后诸葛亮”的错误。8
由于法律位阶因素的存在，虽然《专利审查指南》规定了创造性的判断方法和步骤，但是在法律位阶层次上只属于部门规章，人民法院并不需要遵守，不能直接引用其内容作为判决的依据。人民法院如何判断创造性，法律或行政法规并无规定，也无相关司法解释。但在司法实践中，法院一般据依照《专利审查指南》确立的标准和步骤来判断创造性。
二、美国发明专利非显而易见性的历史演变
美国与中国的创造性相对应的概念为非显而易见性（Non-obviousness）。非显而易见性的要求在美国发明专利的授权条件中经历了漫长的历史演变，最初美国的专利授权条件并不要求具有创造性，只要该申请确实“足够重要”就能获得授权。9直到1952年美国修改专利法，才在103条款首次将非显而易见性做为专利授权的法定条件之一。10美国专利法103条(a)款规定：一项发明，虽然并未在102条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别
6 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章3.2.2，第175页。
7 张玉敏主编：《知识产权法学》，法律出版社2011年版（第二版），第211页。
8 参见《专利审查指南2010》第二部分，第四章5.1、5.2、5.3、5.4、6.2，第181-183页。
9 See Patent Act of 1790,§1, 1 Statutes at Large 109, reprinted in P.J. Federico.
10 See Rochelle Cooper Dreyfuss, Roberta Rosenthal Kwall, Intellectual Property: Trademark, Copyright and Patent Law, second edition, Foundation Press (2004), p666.
甚微，该发明在完成之时，对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利。11
(一)103条款之前最高法院的“非显而易见性”尝试
在103条款之前，美国专利法中并没有规定非显而易见性。但是实际上，在最高法院的司法判例中不断改变着以往的授权条件，在普通法上长期运用“发明”（Invention）这一要求，与103条款的“非显而易见性”十分类似。12
1851年的Hotchkiss v. Greenwood案开启了向103条款迈进的进程。该案涉及一种在球形装置上固定杆形手柄的方法，其中固定技术和陶瓷球形把手都是公知技术，涉案专利使用了粘土制成的把手。在此案中，法院首次陈述道只有“发明”（Invention）才具有可专利性，为此一项新技术必须超越一个熟练技工的日常努力。13法院在判决中陈述道，球形把手并非新技术，金属手柄和固定轴也是公知技术，用来固定的楔形榫头同样如此，用来将他们固定连接起来的方法亦是如此；所有这些东西都是众所周知的，唯一的新颖之处是将连接所用的门把手换做了另一种材料。法院进一步指出，本案中材料的选择和替换仅仅是出于商业目的而非其他目的，这一差别是普通的，独创性或发明成分是不充分的。换言之，这一改进是一个熟练技工的工作，而非发明者的创造。14
在随后的案件中，最高法院不断肯定或延续Hotchkiss案中确立的“非显而易见”的要求。在1883年Atlantic Works v. Brady一案中，美国最高法院要求授予专利的主题必须是“发明人的创造性工作”，并认为“专利法不会将专利权授予以专利垄断为目的的投机者”，如果该发明“对于本领域普通技术人员来说是
11See 35 U.S.C.,§103(a). “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclos
ed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.”
12 See Edmund Kitch, Graham v. John Deere Co: New Standards for Patents, 1966 S.Ct. Rev. 303.
13Martin J. A delman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Patent Law, Third Edition, p289.
14 See Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How) 248,267,13 L.Ed. 683(1851).
不重要的设备、浅显易知的思想、自然而然出现的事情”，15那将不被授予专利。1941年的Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.一案重申Hotchkiss案所确立的原则，认为“如果一项进步要获得专利特权，应当比普通技术人员的技能更具有创造性”，“必须有天才灵光的闪现，而不只是只有技能”。161944年的Goodyear Rubber and Tire Company v. Ray-O-Vac Company一案将“商业上的成功”作为判断是否具有创造性的依据之一。171950年Great A & P Tea Company v. Supermarket Equipment Corporation一案中，法院认为“申请人并没有对公有知识做出贡献，仅仅是将现有技术中的元素组合在一起，以期获得组合体的独占权”，并运用了“创造性天才的灵光”(Flash of Genius)标准作为判断创造性的标准。18
“天才的灵光标准”产生一个问题，即基于并非灵光闪现，而是经过长期努力取得的发明是否具有可专利性。答案显然是肯定的，因此在1952年通过新专利法时在103条中指明，发明的专利性不能因发明完成方式的不同而予以否认。19至此，103条款最终形成，“创造性天才的灵光”不再被用于判断专利的创造性上。
（二）Graham要素与TSM测试法
103条款制定以后，美国最高法院在Graham v. John Deere案中第一次对其适用作出解释，促使创发明专利造性判断的客观化。在Graham案中，最高法院提出了一个判断显而易见性的四步骤测试，即“Graham测试标准”或“Graham 要素”。法院指出，需要分析以下要素来判断创造性：1.现有技术的范围和内容；
2.现有技术与要求保护的发明之间的不同之处；
3.技术领域的一般技术水平；
4.辅助性考量因素，例如商业上的成功、长期存在但尚未解决的需求、他人的失败等。20
15See Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192, 200 (1983).
16 See Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 90 (1941).
17See Goodyear Rubber and Tire Company v. Ray-O-Vac Company,321 U.S. 275 (1944).
18 See Great A & P Tea Company v. Supermarket Equipment Corporation, 340 U.S. 147 (1950).
19 See 35 U.S.C.,§103(a).” Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.”
20”Under§103, the scope and content of the prior art are to be d etermined; differences between the
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