专利知识系列讲座
韩晓春
根据细则第42条的规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，申请人可以提出分案申请。而第三次修改专利法又增加相似外观设计的合案申请。故概括起来，外观设计可能出现分案的情况有如下三种：一是普通的外观设计申请中，包括两件以上不符合单一性产品的情况；二是属于套件合案申请时；三是属于相似外观设计的合案申请时。 1、普通外观设计申请包括两件以上不符合单一性产品的分案
如申请人将一件带有U盘功能的钢笔，和一件带有MP3功能的钢笔放到了一件申请中，且该两支钢笔的外观设计并不相似。这时，审查员可以通知申请人删除其中一件产品视图，而提示其可将删除的产品单独提出分案申请，即被动的进行修改原申请。另外，申请人也可以主动发现了该问题，在主动修改的时机删除其中的一件产品，并将该删除的产品另外提出一件分案申请。即在存在单一性问题的情况下，无论主动还是被动进行分案，均要对原申请进行删除性的修改，否则，分出的产品将和原申请中的某些或某个产品发生重复授权的现象。
2、外观设计作为套件合案申请时的分案
当外观设计符合合案申请的条件时，作为套件产品可以合案申请。而以套件提出的合案申请中，又包括两种情况，一种是不符合单一性条件，不应当合案申请。一种是符合单一性条件，可以合案申请。如果是第一种情况，可能发生审查员发现该问题后，申请人被动的进行分案。也可能发生在审查员发现问题前，申请人主动的进行分案。在套件产品符合合案申请的条件下，则不可能发生应审查员的修改意见而被动的分案。但也可能出现分案的情况，即申请人不愿意放在一件申请中进行保护，而愿意分开保护。如果是这种情况，则只存在申请人主动进行分案的情况。但无论是主动还是被动，均要对原申请分出的产品视图进行删除，否则，分案申请将会与原申请构成重复授权现象。
3、相似外观设计的合案申请时的分案
基于相似外观设计的合案申请是第三次修改专利法增加的新内容，即对其进行分案的情况在实践中发生的尚不多，且在理论上的研究也不多，甚至于专利审查指南亦没有作出相应的规定。但是，笔者认为根据细则第42条的规定，无论是什么样的合案申请，只要一件申请中有两件以上的外观设计，尤其是在不符合单一性的情况下，均可能发生分案。相似外观设计的合案申请，仍然存在分案的可能的必要：
（1）相似外观设计合案申请中有不相似设计时的分案
就相似外观设计而言，申请人提交的多件外观设计均应当与简要说明中指
定的基本外观设计相近似。但说起来简单而操作起来并不容易，在实践中肯定会发生申请人认为是相似的设计，但审查员认为不相似的情况。如果发生这种情况怎么办，自然应当允许申请人将不相似的设计删除，并通过分案作为一件新的申请提出。分出的产品外观设计既然与合案申请的基本外观设计不相似，则提出的该分案申请和原申请中保留的产品设计之间自然不构成重复授权。因为外观设计重复授权的标准是“相同”和“实质相同”，而“实质相同”的范围要小于“相近似”，况且分出的是“不相似”。当然，原申请中分出的视图应当删除，如果不删除，仍然会造成分出的申请和原申请中相应的视图构成重复授权的现象。
（2）相似外观设计合案申请符合条件时的分案
按说既然同一产品的相似外观均与基本外观设计相似，符合合案申请的条件，是否还存在分案的可能呢？笔者认为不应当允许再分案，但在逻辑上仍存在可能分案的漏洞。首先，分析与基本外观设计相似的外观设计的范围。与产品的基本外观设计相似的外观设计范围包括两部分，一部分是与基本外观设计“实质相同”的外观设计，还有一部分是“实质相同”以外的相近似的外观设计。对第一种情况显然不能进行分案，因为与简要说明中指定的该产品的基本外观设计实质相同，意味着如果其与基本外观设计是单独的两件申请，将构成重复授权。所以，无论如何是不能进行分案的，如果将这样的产品设计分出，将会发生与原申请的基本外观设计重复授权的情况。但后一种情况呢？即与产品的基本外观设计并不实质相同，但是相近似。是否可以进行分案呢？为了便于理解，如图示：
中心白圆圈为简要说明中指定的同一产品的基本外观设计，中间蓝圆圈部分为与基本设计实质相同的设计，根据专利法的规定，蓝这部分如果与白的部分是两件单独的外观设计申请，将构成重复授权。因为，外观设计重复授权的标准是“相同”和“实质相同”。因此，蓝的部分是不能作为分案申请提出的，一旦分出，对白的部分将构成重复授权。但最外层的粉部分呢？这部分不属于实质相同，但又属于相近似的部分。与实质相同一样，都属于相似外观设计合案申请的范围。即相似外观设计合案申请的范围，包括两部分，一部分是与基本外观设计实质相同（实质相同也是一种相近似），一部分是实质相同以外的相近似。如果按第三次修改专利法以前的规定，外观设计构
成重复授权的范围是相同和相近似，即按修改前的规定，粉的部分与白的部分也构成重复授权。但修改后缩小了重复授权的范围了，不再构成重复授权。这样，粉的部分如果作为分案申请提出，按现在的规定，并不会对基本外观设计构成重复授权。因此，逻辑上的结论是粉部分可以作为分案申请分出。但笔者还是认为以不允许分出为更为适当。原因是要考虑公众的利益，如果粉部分可以作为分案申请分出，就意味着该部分可以单独进行转让。如果转让，就会造成公众对商品来源的误认。因为粉
的部分商品和白部分商品是相近似的。还有一个更为严重的问题，即判断外观设计侵权时，并不限于相同和实质相同，还包括相近似。如果允许分出，就会造成分出的专利权如果转让，将造成原案和分案相互构成侵权的问题，造成一系列的混乱。且亦不符合专利权的排他性原则（两个专利的保护范围大体相同，不构成重复授权，但构成相互侵权），而发明和实用新型的分案申请不会出现这样的现象，因为在正确进行分案情况下，发明和实用新型分出的客体不仅不会与原申请造成重复授权，而且更不会对原申请的权利要求造成侵权，否则将是荒唐的。为了避免外观设计的分案出现此种荒唐的现象，还是以不允许分案为宜。造成这一现象的原因还在于第三次修改专利法时，审查指南对相关的外观设计概念进行了重新定义和划界造成的。因此，建议今后审查指南明确规定，外观设计只要符合相似的合案申请的条件，一旦合案申请，只能删除，而不能分案。当然，解决问题的根本方法还是再认真研究一下对外观设计相关概念的重新定义和划界产生的问题，及如何进行再调整。
另外，从反面讲，外观设计的组件产品和整机产品不能进行分案，理由是组件产品的每一件不能单独获得外观设计的保护。因为组件产品是一件外观设计，并不是一套外观设计，尽管组件产品可能有许多组成部分。但每一部分均不得单独提出外观设计专利申请，如一副扑克牌，54张牌只允许作为一件申请提出，而如果允许分案，则意味着允许其中一张扑克牌也可以获得外观设计的保护，将违反组件产品申请专利的规则。整机也存在类似的逻辑，本来申请的是一辆摩托车，虽然该摩托车视图中清楚的披露了车胎的形态，但仍不允许将车胎分出，原因是两者属于不同的两件产品，且不属于套件产品。
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