上诉人雅宝公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案 文章属性
∙【案 由】专利
∙【案 号】（2020）最高法知行终97号
∙【审理法院】
∙【审理程序】二审
裁判规则
如果现有技术文献已经公开专利申请或者专利要求保护的化合物，则可以推定该专利申请或者专利不具有新颖性，但专利申请人或者专利权人能够提供证据证明在申请日之前无法制备该化合物的除外。此时，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能，亦无法制得该化合物。 正文
上诉人雅宝公司与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案
中华人民共和国
行政判决书
（2020）最高法知行终97号
上诉人（原审原告）：雅宝公司。住所地：美利坚合众国弗吉尼亚州泰森斯角塔新月广场1850号。
代表人：凯伦·G·纳尔沃尔德，该公司执行副总裁、首席执行官和公司秘书。
委托诉讼代理人：柯珂，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。
委托诉讼代理人：周齐宏，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。
被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：欧存，该局审查员。
委托诉讼代理人：刘洪尊，该局审查员。
上诉人雅宝公司因与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年9月20日作出的（2016）京73行初6698号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月9日立案后，依法组成合议庭,对本案进行了审理。本案现已审理终结。
雅宝公司上诉请求：1.撤销北京知识产权法院（2016）京73行初6698号行政判决；2.撤销国家知识产权局第110127号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），并责令国家知识产权
局重新作出决定。事实和理由：一、本领域技术人员根据对比文件1无法获得本申请权利要求1的化合物，因此，对比文件1无法破坏本申请权利要求1的化合物的新颖性。《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中规定：“(1)专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。”本案中，就对比文件1而言，虽然提到了通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，并且记载了该通式（1）化合物的制造方法，但是纵观对比文件1的整个说明书，仅记载了在有机胺（实施例具体使用了三乙胺，参见对比文件1说明书第0020段以及制造例1和2）的存在下制造该类化合物。如申请人之前提供的证据，发明人KimberlyWhite博士的试验报告所示，在三乙胺的存在下按照对比文件1记载的制造方法无法制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物。本领域公知，有机磷化学具有不可预测性，某一DOPO衍生物（比如本申请化合物）是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的碱和反应条件（包括催化剂和溶剂）来进行判断。因此，DOPO衍生物的制造并不像被上诉人所认为的那样简单，只要通过使原料与卤化物反应除去氯化氢即可。实际上，所属技术领域的技术人员已知的是，化学是一门试验科学，不是简单地改变各个原子的相对位置就可以实现预期反应的“拼图游戏”，每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，如果不遵 循该机理，该化学反应就不会发生。显然的是，在DOPO衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理（比如简单地除去氯化氢）。基于前述事实可知，本领域技术人员基于对比文件1所公开的制造方法无法成功制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，同时现有技术也没有提供有效的技术指导，使其明了采用何种碱和何种反应条件才可以制造出该化合物，因此本领域技术人员无法获得该化合物，根据《专利审查指南》的上述规定，对比文件1不能破坏本申请权利要求1化合物的新颖性。二、关于化合物新颖性的判断标准及其举证责任。本案的争议焦点为：是否应当适用《专利审查指南》的上述规定中“但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外”之但书规定。本案中，申请人已经提交证据证明根据对比文件1的方法无法制备得到本申请权利要求1的化合物，被诉决定实际上承认了这一点，但被诉决定认为：“仅证明依据对比文件1的方法无法获得该化合物还不够，所述的‘例外’，即是在化合物结构已经公开的前提下，本领域的技术人员在申请日之前根据现有的制备方法仍然无法制备并获得”。原审判决虽然认为：“雅宝公司固然无需穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。与之相反，雅宝公司的证明范围不应排除本领域技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围之内的可能会选用的现有技术和原料”。上诉人认为：首先，《专利审查指南》上述但书规定应当
理解为根据所引用的对比文件的方法无法获得化合物。新颖性应当遵循单独对比原则，如果根据对比文件1自身的方法无法获得化合物，则相当于对比文件1没有公开该化合物，至于是否考虑对比文件1之外的现有技术，这实际上属于结合多篇现有技术文献判断创造性的范畴，不应在新颖性判断中考虑对比文件1之外的现有技术。其次，在上诉人已经举证证明对比文件1（其为被上诉人提出的唯一证据）的方法无法获得本申请化合物的情况下，举证责任应当转移给被上诉人，如果被上诉人（或者在无效程序中的无效请求人）不能进一步提出公开了其他可能制备出本申请化合物的方法的现有技术证据的话，则应当认定本申请的化合物具有新颖性。按照举证责任分配的一般原理，“积极事实主张者应当承担证明责任，而消极事实的主张者一般不承担证明责任”（参见一审证据6的附件），本案中，“无法获得该化合物”这一消极的待证事实其实是不可能得到完全的证明的，相反，“能获得该化合物”这一积极的待证事实完全可以通过举证得以证明。因此，上诉人主张的举证责任分配是公平合理的，也符合当事人的举证能力。被上诉人和原审法院的要求实际上是不可能实现的，因为没有办法证明所有现有技术方法都无法获得本申请化合物，也没有办法由上诉人来证明哪些是本领域技术人员合理认知范围之内的现有技术和原料、以及本领域技术人员合理认知范围之内的所有现有技术和原料都无法制备。如果按照被上诉人和原审法院的要求，则上述但书规定将
形同虚设。需要指出的是，《专利审查指南》的上述规定仅仅为原则性的实体性规定，对于适用条件、适用程序、举证责任分配等具体问题没有任何进一步的规定，这也导致了实践中至今不到一个适用了上述但书规定的案例，导致该规定完全失去应有的作用。三、本案的同族申请在包括美国、欧洲和日本在内的世界主要国家都得到授权，独立权利要求1都保护与本申请目前的权利要求1相同的化合物，而且，在这些国家的审查过程中，申请人都提交了相同的实验报告来克服新颖性或创造性反对意见，都得到了认可。这一事实也可以印证本申请的新颖性。
国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，审查结论正确，雅宝公司的上诉理由不能成立，请法院驳回雅宝公司的上诉请求、维持原审判决。
被诉决定系中华人民共和国原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称原专利复审委员会）针对雅宝公司就申请号为20108002XXXX.0的发明专利申请（以下简称本申请）所提复审请求而作出的。原专利复审委员会在该决定中认为：本申请权利要求1、4-6不具备《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2
、3、7、9、11-17不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，据此，维持国家知识产权局于2014年12月16日对本申请作出的驳回决定。
雅宝公司不服被诉决定，在法定期限内向原审法院提起行政诉讼，原审法院于2016年12月16日立案。雅宝公司诉称：请求撤销被诉决定并判令国家知识产权局重新作出决定。事实与理由：一、《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中规定“（1）专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。如证据1所示，在三乙胺的存在下按照对比文件1记载的制造方法无法制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物。有机磷化学具有不可预测性，某一DOPO衍生物（比如本申请化合物）是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的碱和反应条件（包括催化剂和溶剂）来进行判断。由证据2可知，碱金属碳酸盐、碱金属氢氧化物、碱金属醇盐和有机碱等都被进行试验，却发现仅仅碱金属醇盐可以成功制造出本申请化合物；而且，该碱金属醇盐是否能够成功制造出本申请化合物还进一步取决于所使用的溶剂和催化剂等反应条件。另外，基于证据3可知，即使是通用性较强的LHMDS，只能使带有一个卤素（F除外，因为F根本就不发生反应）取代基的卤化物发生反应，而无法使带有两个卤素取代基的卤化物发生反应。因此，DOPO衍生物
的制造并不像合议组所认为的那样简单，只要通过使原料与卤化物反应除去氯化氢即可。实际上，所属技术领域的技术人员已知的是，化学是一门试验科学，不是简单地改变各个原子的相对位置就可以实现预期反应的“拼图游戏”，每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，如果不遵循该机理，该化学反应就不会发生。显然的是，在DOPO衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理（比如简单地除去氯化氢）。据此，本领域技术人员基于对比文件1所公开的制造方法无法成功制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，同时现有技术又无法提供有效的技术指导，使其明了采用何种碱和何种反应条件才可以制造出该化合物，因此本领域技术人员无法获得该化合物，对比文件1的公开不能破坏本申请权利要求1化合物的新颖性。二、原专利复审委员会的推理违反了举证责任分配原理。申请人已经证明了对比文件1的方法无法获得本申请的化合物，此时举证责任应当转移给原专利复审委员会，如果原专利复审委员会不能证明现有技术方法能够获得本申请化合物，则应当认定该化合物是现有技术中无法获得的，对比文件1不能破坏本申请的新颖性。“申请日之前无法获得该化合物”的事实属于消极事实，通常情况下，积极事实主张者更容易举证，由积极事实主张者承担举证责任更合理，因此应当由原专利复审委员会承担证明“根据现有技术能够获得对比文件1化合物”的举证责任。三、对比文件1公开的通式化合物无法破坏本申请权利要求1化合
物的新颖性。对比文件1仅仅公开了通式化合物，没有公开具体化合物，根据《专利审查指南》规定，对比文件1的通式化合物不能破坏本申请权利要求1的具体化合物的新颖性。而且，专利法的立法宗旨在于鼓励发明创造。故本申请权利要求1具有新颖性，符合《专利法》第二十二条第二款的规定。在此基础上，其他权利要求也都具有新颖性或创造性，符合《专利法》第二十二条第二款和第三款的规定。
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