在专利局发出的权利要求不能得到说明书支持的审查意见中，经常会看到这样的审查意见：权利要求的上位概括范围太宽，本领域技术人员无法预料该上位概念所包括的、说明书未公开的下位方案也能解决本发明的技术问题，从而权利要求书得不到说明书的支持。 关于这样的通知书意见，笔者试图从专利法和《审查指南》中的相关规定来阐述答复思路：
关于权利要求得到说明书的支持问题，专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
《审查指南》对此的进一步解释是：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。
——这里指出权利要求的技术方案可以是所述技术领域的技术人员从说明书的公开概括得出的技术方
案。
《审查指南》进一步指出：如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变形的方式。
——这里指出如何判断是否能够进行“概括”，即所属技术领域的技术人员可以“合理预测”其他“下位方案”都具备相同的性能或用途。
因此，在答复上述审查员的概括范围太宽的具体意见时，可以从以上思路着手：说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途。
怎么证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途呢？下面以指南中的例子来说明：
指南中给出了一种概括较宽的权利要求，“控制冷冻时间和冷冻程度来处理植物种子的方法”。指南中讲到“如果说明书中仅记载了适用于处理一种植物种子
的方法，未涉及其他种类植物种子的处理方法，而且园艺人员也难以预先确定或评价处理其他种类植物种子的效果，则该权利要求也被认为未得到说明书的支持。除非说明书中还指出了这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者记载了足够多的实施例，使园艺技术人员能够明了如何使用这种方法处理植物种子，才可以认为该权利要求得到了说明书的支持。”
从中可得出以下信息：
如果要使得园艺人员能够预先确定或其他种类植物种子的效果，可以或者指出这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者记载足够多的实施例。
对于记载足够多的实施例，多少才可以算是足够多呢？笔者认为：必须多得使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他植物种子。不能因为说明书记载了若干实施例，就认为园艺人员可以想到如何应用于其他种子。这种思路可被认为是逻辑学的归纳论证中的一种：概括论证，即从关于选取样本的知识进到某个关于整事物的主张的论证。由于样本的成员有某种特性，就推断那事物的所有成员都有相同的特
性。举例说，由于从一箱橘子中任选的3个特别好吃和多汁，就认为那箱中所有的橘子都特别好吃和多汁。而所有的归纳论证的结果都是或然的，即结果可能为真也可能为假。而指南中对此的要求是“可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途”，结果不能或然真，必须为真。因此，实施例的数量不是保证。笔者认为，指南这里的“足够多的实施例”意思是：多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子。
也就是说，上述指南中的段落可总结为：可以或者指出这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者例子多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子。
关于例子“多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子”，如上所述，任何的归纳论证结果都是或然真的。那么，如果“例子多到使得园艺人员能够明了如何使用这种方法处理其他种子”，则本领域技术人员不会是通过归纳推理来得到权利要求中概括的方案的，而只能通过“足够多的”例子、从而看到这些足够多的例子和未公开的例子之间的一般关系，
进而得到权利要求中概括的方案。也就是说，即使足够多的例子这种情况，也是需要使得能够明了植物种子之间的一般关系的。
总之，笔者认为，要证明说明书未公开的其他下位方案都具备相同的性能或用途，关键还是在于阐述清楚实施例中公开的种子与未公开的种子之间的一般关系。
要阐述清楚一般关系，首先要看权利要求的技术方案要解决什么技术问题。这种一般关系必须结合发明要解决的技术问题来阐述，如果和发明要解决的技术问题无关，再多的“一般关系”也对争辩没有帮助。结合要解决的技术问题阐述“一般关系”也分两种情况：1.权利要求中概括的方案包括的所有下位概念都具有属性A，技术问题的解决正是与属性A有关，从而根据说明书的公开可知其他未公开的下位概念也能解决相同的技术问题。2.权利要求的方案所针对的技术问题的解决不依赖于权利要求所概括的特征的具体下位概念，具体下位概念对权利要求所涉方案解决的技术问题没有限制等作用。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议