作者姓名：吴燕、彭晓琦
作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心
摘要
本文针对化学制备方法发明的撰写特点，从原料、过程步骤、技术效果等方面探讨了其在创造性评判中的要点和注意事项，以为化学领域的审查员和申请人提供借鉴。 关键词
制备方法方法发明创造性技术启示技术效果
一、引言
根据现行《审查指南》的规定，按照性质划分，权利要求可以分为产品权利要求和方法权利要求两种基本类型[1]，其中方法权利要求包含了制备或制造方法、使用方法、处理方法及用途方法权利要求等。在化学领域，涉及制备工艺的方法权利要求占据了相当大部分的申请量，其限定的技术方案通常涉及三个方面的
技术特征：原料、过程步骤和产物。在实践中，一项化学方法发明相对于现有技术的改进之处可以体现在全新制备路线的开发、部分步骤的改进、某些工艺参数的优化、使用了不同的反应原料或者获得了不同的产品等诸多方面，这些方面往往又与实际生产的经济效益密切相关，因而，在创造性评判的过程中，哪些因素是需要重点考虑的，哪些因素又是可以忽略的，审查员往往难以把握。 本文结合化学发明的特点，根据《专利法》、《实施细则》和《审查指南》的相关规定，对涉及制备工艺的化学方法发明的创造性评判要点进行了探讨，以期对该领域的专利审查员和申请人有所借鉴。
二、化学方法发明创造性的评价要素
专利法第22条第3款规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其判断主体是“所属技术领域的技术人员”，其比较的参照物是现有技术，包括了申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术[1]。
1. 发明的显而易见性
《审查指南》规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，
发明相对于现有技术是非显而易见的。对于制备方法权利要求，即由本领域技术人员基于在发明申请日之前的现有技术水平及其合理预期，确定现有技术整体上是否存在改进现有制备方法而获得发明的技术
启示。考虑到现有技术作为一个整体所能提供的建议，将技术启示局限于本领域用于解决发明实际解决的技术问题的惯用技术手段或对比文件、教科书及工具书明确记载的诸如“本装置可以用于文献A中的制备方法”等表达教导、启示或者动机的文字含义显然不足以体现现有技术的整体技术启示，因此本领域技术人员可借鉴的技术启示还应包括现有技术中虽然没有明确文字记载，但出于解决本领域中公认的问题或满足本领域普遍存在的需求的目的，本领域技术人员有动机及能够采用已知技术手段对最接近的现有技术进行的改进或组合。如果上述改进或组合是本领域技术人员基于现有技术仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就能得出的技术方案，则该技术方案是显而易见的。
（1）原料的选取
当发明与现有技术的区别特征仅在于反应原料时，如果该反应原料与已知制备方法中使用的反应原料具有相同或相似的反应性，本领域技术人员可以预见到由所述反应原料出发，经过所述反应步骤，必然产生所述目标产物，那么反应原料的选择对该发明是显而易见的。
【例1】
现有技术以化合物A为反应物制备产物B，本发明使用已知制备方法副产的以化合物A 为主要成分的母液为反应物制备产物B。
对于本发明，由于降低工艺成本、节能减排是本领域的技术发展趋势所带来的普遍存在的需求，利用化工反应的副产物作为另一工艺中的化工原料是本领域公认的节能减排的常规技术手段，因此本领域技术人员有动机且容易想到从现有技术已知的副产物中寻合适的原料，因而使用含有化合物A的特定母液为反应物并不需要付出创造性的劳动。
（2）结构类似化合物的制备方法
当化学方法发明的反应物或产物的化学结构与现有化学方法中的反应物和产物存在结构上的差异，但所述结构差异并未对制备路线产生实质性影响时，本领域技术人员容易想到套用已知化合物的制备路线来开发新的制备方法发明。
【例2】
一项制备方法发明，将原料B按路线C制备产物A，现有技术公开了将原料B’按路线C制备产物A’的制备方法。
对于本发明，在化合物A本身不具备创造性的前提下，如A与A’结构相似，或仅在非反应位点的基团上存在差异，且本领域技术人员基于申请日之前的现有技术水平可预见上述
结构差异并未导致化合物A不适于路线C时，本领域技术人员为合成化合物A时，有动机且能够借鉴与其
结构相似的化合物的反应路线，并根据目标产物的结构确定出合适的反应原料B，从而显而易见地获得发明的技术方案。
（3）步骤的增加、省略或替代
当步骤的改变仅仅是为了解决已知问题而采用的能实现该目的的已知技术手段，如为减少副产物而在多步反应之间增加了中间产物的精制步骤，并取得了可预期的效果；或将相同功能的已知技术手段进行等效替代，或将某些步骤的顺序进行调整而未导致技术效果出现不可预料的变化；或在步骤省略后其对应功能和效果也相应消失，则该发明是显而易见的。
【例3】
发明与现有技术的区别特征为加料顺序，即发明是先加入反应物A，再加入反应物B，最后加入引发剂C；现有技术记载的加入顺序为将反应物B和引发剂C加入后，再加入反应物A。此外，现有技术还记载了在反应物A和B混合前，反应物A的物料中不能加入引发剂C。
对于该发明，基于现有技术对于反应要点的描述，本领域技术人员通过合乎逻辑的分析和推理可以判断出，满足现有技术教导的物料加入顺序可以是AÆBÆC、BÆAÆC、BÆCÆA、CÆBÆA、A+BÆC、B+CÆA（“+”表示同时加入）等几种，而本发明是在这几种有限的顺序中进行的选择，也未取得预料不到的技术效果，因而不具备创造性。
【例4】
发明的技术方案为，将化合物B按方法C制备中间体D，再经方法E制得目标产物A。现有技术1公开了化合物B按方法C制备化合物D的方法，现有技术2公开了化合物D按方法E制备产物A的方法。
对于该发明，虽然现有技术1和2与本发明所要解决的技术问题不同，但无论现有技术中是否明确记载了诸如所谓“化合物D可以按现有技术1的方法制备”之类的具体的建议或明示，本领域技术人员为了解决发明实际解决的技术问题，有动机且能够具有组合现有技术的能力，在现有技术的基础上自然获得本发明的整体制备路线，其技术效果也是可预见的，因此该发明也不具备创造性。
（4）反应条件的优化
对于化工工艺的优化是本领域普遍存在的需求，基于生产需要或者市场压力，本领域技术人员完全有动机且能够在其掌握的已知或者可以预知的可选解决方案中以常规的实验方式进行筛选。如果这样的改进仅仅带来了可以预期的结果，那么这样的筛选并不需要本领域
技术人员付出创造性的劳动，发明是显而易见的。
【例5】
发明与现有技术的区别特征仅在于具体工艺条件的选择，从有限的几种选择中确定出了具有较高产率的反应条件。
对于该发明，由于方法已经被现有技术公开，本领域技术人员结合化学领域的原理和常规试验，已经可以判断出该反应的热效应、反应时长等工艺参数对反应收率及选择性的影响，即现有技术已经明确教导了选择方向和范围，而发明在这种可能的、有限的范围内对常规参数进行具体选择，这样的选择是本领域的技术人员通过常规技术手段容易得到的，且没有取得与现有技术的启示相悖或无法预期的技术效果，因此发明不具备创造性。
【例6】
发明对现有技术1公开的制备方法的改进之处在于将催化剂A负载于惰性载体上，反应后很容易实现催化剂的分离回收。现有技术2公开了采用在相同物相反应体系的不同反应中，将催化剂C负载于惰性载体上，以解决催化剂的分离回收的技术方案。
对于该发明，在负载催化剂A不存在技术障碍的前提下，虽然现有技术1和2的反应机理和产物结构可能存在明显差异，现有技术1和2也未明确记载二者可以结合的启示和教导，但面对催化剂的分离回收问题，本领域技术人员基于合乎逻辑的分析和推理，有动机且能够从现有技术中寻已知的可选方案，将现有技术2中负载催化剂的方法应用于现有技术1，并取得可以预期的技术效果，因此该发明不具备创造
性。
2. 发明的技术效果
《审查指南》规定，发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点。显然，当发明具备创造性时，其同时需要达到技术方案的非显而易见性和效果的进步，而辅助性判断基准——预料不到的技术效果，则是使发明同时满足这两个要求的充分条件。
需要明确的是，发明的有益效果并不要求发明取得的技术效果在任何方面都要优于现有技术，当发明取得了优于现有技术的效果，但是所述效果是显而易见的技术方案自然产生的，那么发明仍然不具有创造性。
【例7】
发明采用A1型精馏塔从包含低沸馏分、中沸馏分和高沸馏分的三元混合物中制备产品B。现有技术1公开了以A2型精馏塔从三元混合物中精制包含于低沸馏分中的产品B的方
法；现有技术2通过模拟研究考察了不同类型的精馏塔分离三元混合物的效果，其结论为A1型精馏塔在分离低沸馏分含量较高的体系时具有降低能耗的技术效果。
对于该发明，当权利要求限定了目标产物B同样包含于所述三元混合物的低沸馏分中时，现有技术2给出了将A1型精馏塔替换现有技术1的A2型精馏塔以解决能耗问题的启示，此时发明产生的节能效果是可以预期的，发明不具备创造性。当权利要求限定了其三元混合物中目标产物B为非低沸馏分时，发明的节能效果与现有技术基本相当；或发明的能耗虽高于现有技术，但A1型精馏塔的使用解决了现有技术尚未意识到的防止物料对设备的腐蚀的技术问题，此时发明是具备创造性的。
因此，仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的判断标准时，该预料不到的技术效果应当是明确并具有依据的，该效果应当基于权利要求记载的区别特征和该区别特征结合权利要求的其他已知特征而产生，且在权利要求请求保护的整个范围内都是可以达到的。
【例8】
发明请求保护反应物A与B反应制备产物C的方法，其权利要求中限定的A/B的投料比其说明书记载的最佳实施例相同，但未限定反应时间和温度。现有技术公开了反应物A 与B反应制备产物C的方法，发明与现有技术的区别特征在于反应物A明显过量。此外，本发明最佳实施例记载的以投入的反应物B计的反应收率数值上优于最接近现有技术记载的反应理论收率。
对于该发明，由于现有技术的反应收率为理论收率，而本发明的反应收率以相对不足量的反应物B计，二者计算的基准不同，无法直接比较。事实上根据化学反应原理，当反应物A过量时，反应物B的转化率
提高，以反应物B计算得到的反应收率显然更高，这是本领域技术人员可预期的。其次，本领域技术人员公知，反应产率受多种因素影响，除物料投料比外，反应时间、反应温度、后处理方式等因素都会对终产物的收率产生影响，因此本发明最佳实施例的收率显然不是在权利要求请求保护的整个范围内均能达到的。
三、结语
随着我国知识产权战略的深入实施，为引导对专利申请质量的关注，从源头上防止减少或避免不当授权现象的产生，从而保护国家、社会、公众和创新主体的合法权益，在专利审批过程中更多地将审查重点放在对发明进行“以三性评判为主线的全面审查”上。此外，国外专利审查中的经典案例，如美联邦最高院Teleflex诉KSR案的判例对我国的创造性审查标准也产生了一定的影响[2]，并提出了重新确定本领域技术人员水平的呼声[3]。但基于化学
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