专利知识系列讲座
韩晓春
专利法第31条仅规定了专利申请的单一性问题，并没有对专利申请的分案进行规定，而单一性仅仅是分案的一个原因，并不是全部原因。而对专利申请的分案是在细则第42条中规定的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。而细则第42条中所述的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”，应当认为包括专利申请不符合单一性的情况，也包括符合单一性情况下的分案。对此，审查指南作了更为明确和详细的规定，审查指南第1部分第1章第5.1.1节规定“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请”。根据上述规定，应当如何理解分案呢？所谓分案，顾名思义，就是从一件专利申请中再分出一件，或者从已经分出的分案申请中再分出一件，即分案还可以再分案。而原来那件和分出的来的那件都可能被授予专利权。但分出的来客体是什么？应当认为，无论是从权利要求中分出技术方案，还是从说明书中分出技术方案，分出的技术方案均要写入分案申请的权利要求，即分出的是保护范围，而不是公开范围。那么，是什么原因促使申请人进行分案呢，可以说，原因是多方面的。概括起来，发明和实用新型分案的原因亦体现在其主动和被动分案两种形式中： 1、单一性问题申请人被动的分案
被动分案又分为三种情况：
（1）专利申请未经检索发现不具有单一性。即检索前审查员发现不符合单一性要求，如一件专利申请中权利1要求保护一种自行车，而权利要求2要求保护一种电动自行车，而两者之间并没有共同的发明构思。这时，审查员将会发出审查意见通知书，要求申请人删除其中一项权利要求。通常情况下，审查员亦会提示申请人可以将删除的技术方案以分案的形式，再提出一件独立的专利申请。
（2）专利申请经过检索发现不具有单一性。即检索前符合单一性，但检索后出现不符合单一性的情况。如权利要求1要求保护材料A、权利要求2要求保护以材料A为主要成分的产品B。而权利要求3则要求保护以产品B为组成成份的产品D。如果审查员经检索，发现材料A不具有新颖性或者创造性，则权利要求2产品B和权利要求3产品D之间是否具有单一性就要重新考虑，经重新判断，如果认为两者之间不具有单一性，审查员就会向申请人发出审查意见通知书，要求申请人克服该缺陷。同时，亦会提示申请人，可以将删除的权
利要求进行分案申请。
（3）经修改申请文件不具有单一性。即按原始提出的权利要求是具有单一性的，但申请人在主动或被
动修改申请文件时，从说明书中提取了新的技术方案作为新的权利要求，或者替换原来的权利要求。如说明书中记载了A、B、C 三个技术方案，而权利要求中有A和B两个技术方案，申请人在提出实审请求时，或者在被动修改申请文件时，假如将C方案写入权利要求，新写入的权利要求C和原权利要求A和B之间可能会发生不具有单一性的情况，审查员发现后，会发出审查意见通知书，要求申请人克服该不符合单一性的缺陷。同时，可能会建议申请人将删除的权利要求作为一件新的申请提出分案。
2、不限于单一性问题申请人主动的分案
申请人主动进行分案亦有两种情况：
（1）发现单一性问题而提出的分案。即申请人自己发现申请不符合专利法规定的单一性要求，即发现权利要求之间不具有共同的发明构思的情况下，在审查员尚未指出其申请单一性问题时，申请人自己所进行的分案。删除不符合单一性的权利要求，并将该删除的权利要求作为分案申请提出。
（2）专利申请符合单一性，但申请人愿意分。如一件申请中包括若干个技术方案，并以权利要求进行保护，具有共同的发明构思，本身符合专利法规定的合案申请条件，但申请人认为分开进行保护更好。比如权利要求1是材料A、权利要求2是用材料A制成的自行车B。申请人考虑到授权后将材料A作为一项专利许可一家企业进行生产，而用材料A制成的自行车单独作为另一件专利许可另一家企业生产，为有利于商业上的实施许可，申请人自然可以将B 方案分出。从一件专利，变为两件专利来进行
保护。
需要明确的是，无论是申请人的主动分案，还是经专利局审查发现不具有单一性的情况下的被动分案，是否提出分案申请是申请人自己的事情，不存在专利局命令分案的情况。只是在原申请不符合单一性的情况下，审查员要求申请人克服不具有单一性的缺陷时，往往建议人申请人以分案的形式克服缺陷，实用新型和外观设计不进行实质审查，不存在检索前和检索后的程序，但在实用新型和外观设计的初步审查中，也要进行明显是否具有单一性的审查，如果经审查，发现明显不具有单一性，仍然会要求申请人克服该缺陷，即删除不符合单一性的权利要求，或者视图。审查员亦会提示申请人，将删除的权利要求或者视图可以作为分案申请提出。实用新型和外观设计的分案也存在申请人主动进行分案的情况，而无论其申请是否符合单一性的要求。
3、非正常的分案
故然，在实践中存在非正常的分案申请或动因。分两种情况，一是申请人对审查员准备驳回申请不服，不准备采取正规的复审程序，而是想通过分案程序换个审查员来再审一遍，希望有不同的结果，于是在驳回前就涉及的权利要求进行分案（见图1）。再有一种情况是，基于申请人自己的原因，在实审程序中打算重新修改其权利要求书，但自己又没能把握好修改的时机，即原案已
经丧失了主动修改时机的情况下，申请人想通过分案修改其权利要求，以争取修改后的权利要求能获
得授权（图2）。如图示：
图1：
图
如图1所示（横线下为说明书，横线上为权利要求），说明书记载了A、B、C三个技术方案，权利要求亦要求保护A、B、C三个技术方案。但该三个方案审查员认为均没有专利性，准备驳回。在该申请肯定要驳回的情况下，申请人认为其权利要求有专利性，但其并不采取正规的复审程序，而是通过分案，原封不动的再提交一份申请，仍享有原申请日和优先权日，即使原申请已经公开，对其分案申请也不影响，甚至其可以放弃原申请。申请人希望通过分案换一个审查员来来审查，以期得到不一样的审查结果。笔者认为，这种动因下的分案，已经不符合分案制度设立的目的，是一种不正常现象，应当予以避免。目前，专利局对分案申请会尽量分给原审查员进行审查，这样作，不仅可以提高对正常分案申请审查的效率，也可以对应此种非正常分案的情况。
再一种非正常分案申请如图二，假如原权利要求是A、B、C，在实审期间，申请人意图将权利要求修改为A′B′C′，但基于错过了主动修改的时机，且审查员亦不接受其未针对审查意见通知书指出缺陷的修
改。于是申请人就采取“分案”的形式，等于“花钱”再买一次主动修改权利要求的机会。笔者认为这种分案亦脱离了分案制度的目的，是不正常的。克服这种现象的办法是提高申请人进行专利申请的技巧，包括提高发明专利申请委托专利代理人的比例。当然，是否在将来可能的情况下，放宽主动修改权利要求的时机，也是一个办法。
根据专利法实施细则的规定，分案申请不得改变原申请的类别。是指原申请是发明或者实用新型，分出的也应当是发明或者实用新型，不允许发明专利
申请分出实用新型专利申请或者外观设计申请。这所以这样规定，主要是考虑不同类型的专利申请保护范围是不同的。比如发明专利保护方法和用途，而实用新型只保护视觉能够把握的产品。如果允许发明专利申请分出实用新型，则会出现从发明专利申请中分出的方法权利要求不受实用新型保护的结果。另外，还涉及到著如分案申请专利权期限的计算、相关手续办理和费用的缴纳等问题，如果允许通过分案改变专利申请的类型，将会使分案申请的期限计算、费用缴纳等手续变得异常复杂。原因是分案申请要享有原申请的申请日和优先权日，因此，规定分案申请的类别不能改变是必要的。
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