第16卷 第2期2019年 2月
中国发明与专利China Invention & Patent V ol.16 No.2Feb. 2019
——坦萨中国公司与泰安现代公司等侵害发明专利权案1
管荣齐
（天津大学，天津 300072）
摘 要：专利侵权民事诉讼因专利无效宣告行政决定及其后续司法审查而中止审理程序，以避免司法权和行政权的冲突，但严重影响审判效率。为此慎裁中止诉讼，建立了“先行裁驳、另行起诉”制度，但都不能从根本上解决问题，必须从相关程序衔接上寻求突破。 关键词： 专利侵权 民事诉讼 程序 中止中图分类号： D923.42
文献标识码：A
课题项目：本文系天津市哲学社会科学规划项目“京津冀知识产权保护一体化研究”（项目编号：TJFX18-004）和天津市科技发展战略研究计划项目“新时代科技创新重大成果知识产权优先保护机制研究”（项目编号：18ZLZXZF00180）的阶段性研究成果。
作者简介：管荣齐（1967—），男，山东人，法学博士，天津大学知识产权法研究基地研究员，中国社会科学院知识产权中心客座研究员，主要从事知识产权法研究。
1 参见中华人民共和国民事裁定书（2016）最高法民申633号。
2 参见山东省济南市中级人民法院民事判决书（2012）济民三初字第395号。 改革开放40年案例百选
之三十三
1 案件事实
X （一审原告、二审被上诉人、申请再审人）为“地栅和制造地栅的方法”发明专利（以下简称涉案专利）的独占实施被许可人，Y （一审被告、二审上诉人、再审被申请人）为被诉侵权产品的制造者、许诺销售者和被诉侵权方法的使用者。
本案请求保护的是涉案专利的权利要求7和权利要求18。涉案专利的权利要求7保护的是“一种地栅”产品的技术方案（以下简称产品专利），一审认定被诉侵权产品与产品专利比较，具备产品专利的全部必要技术特征，落入了产品专利的保护范围。涉案专利的权利要求18限定了“一种制造双轴定向塑料材料地栅的方法”的技术方案（以下简称为方法专利），一审认定方法专利保护的是一种新产品的制造方法，Y 没有提供其制造被诉侵权产品的方法不同于方法专利的证
据，推定其使用了方法专利。故一审判决Y 侵害了涉案专利权，责令其立即停止侵权行为、赔偿X 经济损失5万元。2
Y 不服一审判决，提起上诉。二审中，Y 提交了国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）于2015年7月21日作出的第26580号无效宣告请求审查决定书（以下简称26580号无效决定书），宣告了涉案专利的权利要求1～5、7～9、11～24无效，并在其权利要求10、25～27基础上继续维持涉案专利有效。X 提出中止审理的请求，主要理由是：26580号无效决定书认定事实不清、适用法律错误，X 有权在3个月内提起专利无效行政诉讼予以纠正；在专利无效行政诉讼终审裁判之前，26580号无效决定书不发生法律效力。二审法院认为，无效宣告请求审查决定书在作出之日就发生法律效力，是否提起专利无效
2019年第2期
行政诉讼不影响其既定效力；涉案专利的权利要求7和权利要求18均被26580号无效决定书宣告无效，X 提起专利侵权诉讼的在先权利基础已经丧失殆尽。故二审裁定撤销一审判决，驳回X的起诉。3
X不服二审裁定申请再审，其有关事实和理由主要有三：（1）专利复审委作出的无效宣告请求审查决定书在专利无效行政诉讼终审裁判前并未发生法律效力，二审裁定错误地认定仍在接受司法审查尚无定论的专利无效并驳回起诉；（2）专利复审委认定和宣告发明专利无效的决定书，被法院通过专利无效行政诉讼程序最终予以撤销或者变更的，几率在19%左右（2014年数据），因而不能基于发明专利无效宣告行政决定一概裁定驳回起诉；（3）北京知识产权法院已经立案和审理针对26580号无效决定书的专利无效行政诉讼，鉴于该决定书主动引入的公知常识性证据存在错误，且明显违反依请求原则和听证原则，其被判决撤销的可能性较大。 4
2 法院判旨
二审裁定并无明显不当，裁定驳回X的再审申请。
专利复审委作出无效宣告请求审查决定书以后，有关当事人在3个月内未向法院提起专利无效行政诉讼，或者所提起的专利无效行政诉讼终审裁判没有撤销或者变更该决定书，则该决定书才会发生法律效力。二审裁定中关于专利复审委作出的无效宣告请求审查决定书，是否提起专利无效行政诉讼不影响其既定效力的认定，存在错误应当予以纠正。
在专利侵权民事诉讼审理过程中，如果涉案专利被专利复审委宣告全部无效或者部分无效，专利侵权民事诉讼管辖法院仍然中止审理而等待无效宣告请求审查决定书的司法审查结果，就可能不必要地将专利侵权民事诉讼周期拖长、审理效率降低；而在专利权人所主张的涉案专利的权利要求被专利复审委宣告无效以后，专利侵权民事诉讼管辖法院不再等待无效宣告请求审查决定书的司法审查结果，而直接裁定驳回专利权人基于该无效权利要求的起诉，可以有效缓解专利侵权民事诉讼周期长、效率低的负面影响。
二审法院考虑到专利权人所主张的涉案专利的权利要求被宣告无效以后，专利复审委作出的无效宣告请求审查决定书尚需经历司法审查，可能不必要地拖长审理周期、降低诉讼效率；同时考虑到X所称的专利无效行政诉讼终审裁判撤销或者变更发明专利无效宣告行政决定的几率较低，因而不再等待涉案专利无效宣告请求审查决定书的司法审查结果，直接驳回专利权人基于该无效权利要求的起诉，其裁定并无明显不当。5
3 选出理由
本案是专利侵权民事诉讼因专利无效宣告行政决定及其后续司法审查而中止审理程序的典型案例。
在专利侵权民事诉讼中，被诉侵权人可以主张专利无效宣告抗辩。被诉侵权人收到法院的专利侵权民事案件应诉通知书以后，可以向专利复审委提出专利无效宣告请求，主张涉案专利不符合专利授权条
件应当被宣告无效；6在该专利无效宣告请求被受理立案以后，可以向专利侵权民事诉讼管辖法院主张被诉侵权行为不构成专利侵权。由于专利侵权民事诉讼案件一般由地方中级人民法院管辖，而专利无效宣告行政纠纷案件由专利复审委管辖，管辖机关不同造成相应程序各自分立，7势必出现不衔接、不协调、不一致之处。我国《民事诉讼法》第150条第5项规定，一项诉讼以另一案件的裁判结果为基础，在另一案件审结前应当中止审理。8因此，为了避免产生司法权和行政权的冲突，引入专利侵权民事诉讼程序中止规则，对于特定专利纠纷、在具备法定条件的情况下，专利侵权民事诉讼管辖法院应当裁定中止审理。
3 参见山东省高级人民法院民事裁定书（2015）鲁民三终字第220号。
4 参见中华人民共和国民事裁定书（2016）最高法民申633号。
5 参见中华人民共和国民事裁定书（2016）最高法民申633号。
6 参见《中华人民共和国专利法》（2008），第45条。
7 参见管荣齐、李明德：“中国知识产权司法保护体系改革研究”，载《学术论坛》2017年第1期。
8 参见《中华人民共和国民事诉讼法》（2017），第150条第5项。
管荣齐：专利侵权民事诉讼程序的中止
2019年第2期
根据《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9～11条，在实用新型、外观设计专利侵权民事诉讼中，被诉侵权人在答辩期间内请求宣告涉案专利无效，并被专利复审委受理立案，专利侵权民事诉讼管辖法院一般应当裁定中止审理；在答辩期间届满后请求宣告涉案专利无效并被受理立案，则专利侵权民事诉讼管辖法院一般不应中止审理。但是，对于发明专利侵权民事诉讼案件，或者业经专利复审委决定维持有效的实用新型、外观设计专利侵权民事诉讼案件，即便被诉侵权人在答辩期间内请求宣告涉案专利无效并被受理立案，专利侵权民事诉讼管辖法院也可以不中止审理。9本案中，涉案专利是发明专利，二审法院没有中止审理符合该司法解释规定。
如上所述，通常情况下，专利侵权民事诉讼程序中止的申请人往往是被诉侵权人，因为拖延诉讼对其有利，而专利权人希望立即制止侵权、尽快获得赔偿。本案的特殊性在于，不是被诉侵权人而是专利权人申请中止诉讼程序，希望“降低司法审判效率”，似乎不符合专利保护的一般逻辑和心理。这一方面反映了本案的稀有性，另一方面也说明我国专利确权程序的不科学和复杂冗长，10及其与专利侵权民事诉讼程序之间的不衔接、不协调、不一致，已经发展到了何等扭曲的程度。
4 案件评释
专利侵权民事诉讼本就存在周期长、效率低、效果差等突出问题，专利侵权民事诉讼程序中止使得这
些问题变得更加严重。当专利权人发现他人未经其许可实施其专利以后，遂向有管辖权的地方中级人民法院提起民事诉讼；被诉侵权人最有可能的应对措施是向专利复审委请求宣告涉案专利无效，如果涉案专利是实用新型或者外观设计，且专利无效宣告请求在民事诉讼答辩期之内立案受理，则应当裁定专利侵权民事诉讼程序中止。专利复审委经对专利无效宣告纠纷审理后，作出维持专利权有效、维持部分专利权有效或者宣告专利权无效的行政决定，如果专利权人或者被诉侵权人任何一方对该行政决定不服，可以向北京知识产权法院提起专利无效行政诉讼；北京知识产权法院对专利无效行政诉讼审理后作出维持或者撤销专利无效宣告行政决定的一审判决，如有当事人对专利无效行政诉讼一审判决不服，还可以向知识产权法庭提起上诉。11知识产权法庭经过审理后作出二审判决，如果最终维持专利无效宣告行政决定，则专利确权程序到此为止，专利侵权民事诉讼解除中止、继续前行；但若最终判决专利无效宣告行政决定违法，责令重新作出决定，则案件又回到专利复审委，开始新一轮专利确权程序，而专利侵权民事诉讼则继续中止下去。12
为了缩短专利侵权民事诉讼周期和提升其审判质效，在全面改善包括专利确权程序在内的专利侵权民事诉讼程序以前，慎裁中止审理是有效手段之一。在司法实践中，专利侵权民事诉讼程序中止的条件是很苛刻的，一要涉案专利必须是实用新型或者外观设计，且未曾被专利复审委决定维持有效；二要被诉侵权人在诉讼答辩内提出无效宣告请求，并被专利复审委受理立案；三要专利复审委将无效宣告纠纷受理通知书送达法院，被诉侵权人将无效宣告请求书及有关证据提交法院；四要不属于“可以不中
止诉讼”的三种情形：（1）实用新型或者外观设计专利的检索报告或者评价报告没有导致其无效的事由；（2）被诉侵权人使用的技术有充分证据证明其已经公知；（3）被诉侵权人请求宣告专利无效的证据或者理由明显不充分。13然而，很多专利侵权民事诉讼案件虽然不符合上述法定中止条件，但法院一般仍要等到专利无效宣告行政决定生效以后再做处理，无非是担心司法裁判与行政决定冲突，影响审判工作质量评价。本案中，二审法院没有消极等待专利无效宣告行政决定的司法审查结果，而是直接根据专利无效宣告行政决定作出判决，
管荣齐：专利侵权民事诉讼程序的中止
9 参见《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015），第9～11条。
10 参见邰中林：“知识产权授权确权程序的改革与完善”，载《人民司法》2010年第19期。
11 参见《关于知识产权法庭若干问题的规定》（2018），第2条第2项。
12 参见李明德：“专利权与商标权确权机制的改革思路”，载《华中科技大学学报（社会科学版）》2007年第5期。
13 参见《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015），第9～11条。
2019年第2期
虽有认识错误，但仍值得称道。
慎裁中止审理能够在一定程度上缓解专利侵权民事诉讼周期长、效率低等问题，但效果不很明显和直接而且比较被动。我国专利法第四次修订草案送审稿曾经给出一个解决方案，即专利复审委作出专利无效宣告行政决定后即时生效，14相关专利侵权民事诉讼不必继续中止审理，以避免陷入专利侵权民事诉讼、专利无效宣告行政决定、专利无效行政诉讼的程序纠葛甚至循环；但按照世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）第62条，任何有关知识产权获得和维持的行政决定，都要接受和通过司法审查后才能生效。15《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条设计了“先行裁驳、另行起诉”制度，即在专利复审委就专利权人所主张的专利权利要求作出无效宣告行政决定以后，专利侵权民事诉讼管辖法院可以直接裁定驳回专利权人基于该无效权利要求的起诉，无需继续中止审理和等待针对专利无效宣告行政决定的司法审查结果；如果专利无效宣告行政决定被专利无效行政诉讼终审裁判所撤销，则允许专利权人在专利无效行政诉讼终审裁判文书送达之日起重新计算的诉讼时效期间内另行起诉。16“先行裁驳、另行起诉”制度似有响应专利法第四次修订草案送审稿的意味，但没有从根本上实质性解决专利保护程序分立纠葛和复杂冗长问题，且当专利权人所主张的权利要求有多项且有的被宣告无效、有的被维持有效时，专利侵权民事诉讼将会变得更加复杂化。17
既然专利侵权民事诉讼内部的程序中止及其相关制度设计尚不足以有效提升案件审判质效，就应当从
专利侵权民事诉讼、专利无效宣告行政决定、专利无效行政诉讼的程序衔接上寻求突破。依据管辖机关的性质不同，可以将这3个程序分为两类：专利侵权民事诉讼和专利无效行政诉讼的管辖机关都是法院，属于法院系统内部的程序；专利无效宣告行政决定的管辖机关是专利复审委，属于法院系统外部的程序。从这个视角出发，可以有两种思路供选择：第一种思路是借鉴德国的做法，将这3个程序都划归法院系统而成为其内部程序，即把专利复审委改建为专门法院或者法庭，如此一来相互间的衔接就变得更加顺畅和容易协调，其优点是在保持专利无效审查专业性、权威性的前提下实现专利侵权和无效诉讼程序二元合一，缺点是专利无效诉讼专门法院和专利侵权诉讼管辖法院之间仍然需要衔接和协调；第二种思路是借鉴日本的做法，在专利行政机关和法院之间权力格局保持不变的情况下，赋予法院直接审查专利有效性的适当职权，同时将专利侵权民事诉讼和专利无效行政诉讼的上诉法院统一，其优点是大的格局不变、改革成本较小，缺点是在原有的专利侵权和无效程序二元化上又造成新的专利无效管辖二元化。
5 结语
2018年10月19日，中央正式批准设立知识产权法庭、统一审理全国范围内专利等上诉案件，2018年10月26日，全国人大常委会通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，2018年12月27日，出台《关于知识产权法庭若干问题的规定》，2019年1月1日，知识产权法庭在北京揭牌成立和开始受理案件。知识产权法庭的成立超过社会
预期同时也被寄予厚望，旨在有效解决长期困扰专利保护两大难题之一的裁判尺度不统一问题，同时试图一并解决另一大难题即专利保护程序复杂冗长问题。前一大难题能够得到解决基本上没有异议，但后一大难题是否能够解决还需要上下求索，其中包括专利侵权民事诉讼程序的中止。
责任编辑马忠荣
14 参见国家知识产权局：《关于提请审议〈中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）〉的请示》（2013）。
15 See WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(1994). Aticle 62.
16 参见《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016），第2条。
17 参见赵千喜：“‘先行裁驳、另行起诉’制度在专利侵权诉讼中的适用——兼评《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法
律若干问题的解释（二）》第二条”，www.sohu/a/158417265_221481，2019年1月9日访问。
管荣齐：专利侵权民事诉讼程序的中止
管荣齐：专利侵权民事诉讼程序的中止
2019年第2期
On the Procedure Suspension in the Civil Litigation of Patent
Infringement
GUAN Rongqi
（Tianjin University, Tianjin 300072）
Abstract: In order to avoid the conflict between judicial power and administrative power, the administrative decision of patent invalidation and its follow-up judicial review suspend the trial procedure in civil litigation of patent infringement, but it seriously affects the effi ciency of the trial. For this reason, we should cautiously adjudicate the suspension of litigation and establish the system of "fi rst dismiss the lawsuit, then bring it about", but we can not solve the problem fundamentally. We must seek breakthroughs from the connection of relevant procedures.
Key words: patent infringement; civil litigation; patent infringement; procedure; suspension
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议