第31卷第6期2019年12月北方工业大学学报
J.NORTH CHINA UNIV.OF TECH.
Vol.31No.6Dec.2019
收稿日期:2019⁃09⁃04
*北京市教委基本科研业务费项目 品牌价值提升的知识产权战略”(1803043)；北方工业大学 毓优团队培养计划”项目 法治营商环境下企业家权益保护问题研究”(19XN136/007)㊂
第一作者简介：董慧凝，博士，教授㊂研究方向：民商法㊁经济法㊂
董慧凝 郑璐璐
(北方工业大学文法学院,100044，北京)
摘 要 可预见规则要求专利撰写者在申请专利的过程中，将理应预见到并且应当预见到能实现其发明的技术特征写入权利要求书，该规则能更清晰㊁具体地确定专利权的保护范围，为何时适用等同原则设定客 观标准㊂对于专利权人未纳入专利权利要求书中的非发明点技术特征㊁修改形成的技术特征或实用新型权利要求中的技术特征，在修改权利要求时，如果本领域普通技术人员明知或足以预见到存在技术性替代特征，权利人不得对其主张等同㊂在存在等同的专利侵权案件中，应结合权利要求解释规则判断权利人客观上是否具有限定权利要求保护范围的意思来个案适用可预见规则㊂
关键词 专利侵权；可预见规则；公示；等同原则；替代性技术特征分类号 DF5
可预见规则指，等同原则不保护专利撰写者在申请专利的过程中理应预见到并且应当写入权利要求书的技术方案㊂”[1]它对等同原则①的适用具有一定的限制作用，是在克服等同原则适用弊端的基础上发展出来的㊂等同原则曾有效遏制了专利侵权中对专利技术进行简单的非实质性变更以逃避侵权指控的现象，弥补了字面解释的缺陷，但凡事利弊相间，如果专利权人②不当主张等同侵权就会增加专利权利要求的不确定性从而损害社会公众对专利保护制度的合理信赖利益㊂在专利侵权中引入可预见规则的原因有二：第一，对于已经能预见到的等同物，专利权人未能将其纳入权利要求的保护范围是一种过失，任何人不能因其过失获利㊂第二，在于增强权利要求书的公示效力㊂构建清晰的可预见规则适用要件，才能更准确地确定等同原则的权利边界，从而使专利侵权判定制度体系日趋完善㊂
1摇可预见规则在我国适用的法律
基础
可预见规则源于美国联邦上诉法院的首席法官雷德(Rader)提出的用 可预见性(foresee⁃ability)”对等同原则进行限制㊂他认为等同原则不适用于专利撰写者在申请过程中能合理预见并能写入权利要求中的技术方案㊂③而雷德法官的反对者则认为可预见性与专利创造性审查中的显而易见性概念相似而导致可预见规则与专利法的常规概念相悖㊂[2]尽管美国对可预见规则的适用尚存争议，但可预见规则的内涵在多个国家的专利法中均有体现㊂英国的 目的解释方法”就与可预见性理论十分相似，是一个问题的主客观两个方面㊂可预见性规则考虑本领域技术人员是否可以很容易地将等同物记载在专利权利要求中的客观事实[3]，而目的解释方法强调理解专利权人是否有限定权利范围的主观目的㊂
在对待等同侵权的问题上，日本存在 意识限定”限制: 如果对于本领域普通技术人员来说，在专利申请时将包含某变换技术特征的技术包括在专利权利要求中是容易做到的，专利申请人没有这样做，则属于专利申请人的意识限定㊂”[4]这是推定专利权人在申请时对现有技术做出了特定的选择，存在限定专利保护范围的意思，与可预见规则并无区别㊂因此，可预见规则有其适用的可行性㊂
可预见性规则何以在我国有适用的法律基础㊂首先，与美国专利环境和宽松的专利授权条件不同，我国要提高专利的竞争力重在质量而不在数量㊂可预见性规则旨在更加明确㊁具体地保护专利权的范围，如果专利权人能在专利申请或修改之时基于可预见性反复斟酌预保护的范围，未来在侵权诉讼中法官同样可基于可预见性直接作出是否侵权的判断，权利人不能再寄希望于撰写窄范围的权利要求书以获得授权，而通过等同原则获得宽范围的垄断㊂其次, 可预见性”为何时适用等同原则设定了一个客观的标准，
从而更好地加强权利要求书的公示作用㊂专利权利要求的公示性与保护范围一直是专利领域的热点问题，根据我国的司法实践和实务中的情况，对于专利侵权纠纷，如果适用可预见规则更有利于明确专利权的保护范围，未来在纠纷中能更清晰地明确权利主体，实际上保护了权利人㊂
可预见规则的确对权利人提出了更高的要求，反之也提高了专利撰写的质量，同时不失为平衡专利权人所获权利与公众信赖利益的一项选择㊂因此为提高权利要求书的公示效力，限制专利权人滥用等同原则，可以有条件适用㊁个案适用，不宜完全否定㊂
2 我国地方司法解释性质文件确认可预见规则适用的可行性
2.1 我国地方司法解释性质文件确认可预见规则
我国‘专利法“和司法解释没有对可预见规则作出明确规定，但地方司法解释性质文件中对它表示了支持 北京市高级人民法院将可预见规则载入‘专利侵权判定指南(2017)“第六十条: 对于发明权利要求中的非发明点技术特征㊁修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持㊂”上海市高级人民法院在本院民三庭所作的‘等同侵权的司法认定“中也支持可预见规则: 权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日无需创造性劳动就能想到，或者权利要求中记载的
被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在技术特征修改日无需创造性劳动就能想到，而在申请时或者修改时未将该种变换特征写入权利要求中，权利人在侵权诉讼中对该种变换特征主张等同侵权的，人民法院不予支持㊂”
2.2 可预见规则适用的可行性
将北京高级人民法院上述规定进行解构，可以得出如下要件:1)发明权利要求中的非发明点技术特征；发明中修改形成的技术特征；或实用新型权利要求中的技术特征;2)存在替代性技术特征;3)该替代性技术特征未纳入专利权的保护范围;4)该替代性技术特征是明知或足以预见到的;5)预见的时间是申请时或修改时㊂
首先，与原始的可预见规则不同的是，在发明专利中适用的对象限于非发明点技术特征㊂原因在于发明权利要求中的发明点技术特征属于权利人作出的技术贡献，权利人应当获得与其技术贡献对应的专利保护范围，即允许权利人通过等同原则扩大专利保护的界限，使其所获得的权利与其作出的技术贡献成比例，因此此类撰写要求应该相对宽松㊂相反，发明专利中的非发明点技术特征一般对所要解决的技术问题没有技术贡献，它的出现往往是为了更清晰地界定专利的保护范围，对于这样的技术特征的描写要求应当更加严格㊂同样，实用新型只需通过形式审查即可授权，其授权要求较之发明专利更低，其对于专利领域作出的技术贡献也较低㊂因此对于实用新型也应适用可预见规则，以提高权利要求书的质量，强化权利要求书的公示效果，保护公
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众的信赖利益㊂
其次，预见的时间是申请或修改时，其内在逻辑需要界定㊂一是 专利申请日”，实际侵权问题出现时一定是在专利申请日之后，这期间由于技术进步出现的等同技术是申请人无法预见的，但这种技术进步在侵权时可能已经显而易见了，此时，如果专利权人对这种毫无创造性的技术还不能适用等同原则进行垄断，等同原则就失去了其意义㊂而在专利申请日无所谓技术进步的问题，权利人预见的可能性就大大增强㊂二是 权利要求修改之时”，专利申请人为获得专利授权，在申请过程中和复审程序中均有修改权利要求的机会，需要一分为二地看待㊂专利申请的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，当专利权人为了获得专利而缩小其权利要求时，广义权利要求和狭义权利要求之间的标的物即被放弃了，此时，专利权人没有在修改中纳入权利要求却又可以预见到的等同物，就被认为是专利权人为了获得授权做出的牺牲㊂因此，在修改日前出现的等同特征，权利人就不能再主张等同侵权了㊂但复审时的修改仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷，对于修改方式限制得十分严厉，专利权人并没有过多发挥的空间，其所作的修改就无所谓可 预见”问题了㊂
经过北京市高级人民法院对适用要件进行限制后的可预见规则，在司法实践中比原始的可预见规则更具可行性，但仍存在不合理之处㊂1)现有地方司法解释性质文件仍未解决如何规避语言文字的局限性，使
可预见规则得到明确适用㊂2)也未解决可预见规则排除了申请日前等同技术特征的判定这一矛盾㊂3)在专利侵权审判领域，不能盲目选择侵权判定规则，需要司法实践的进一步论证和推动㊂
3 可预见规则的法律适用要件
3.1 可预见性是对结果的合理期待
合同法上的可预见性是合理的可预见性: 是一种建立在可预见能力基础上的对将来事件发生的合理期待㊂合理预见性意味着事件发生的客观可能性以及一个理性人对这种可能性的认识和信念㊂”[5]而专利侵权上的可预见性是最苛刻的可预见性，这不是一个理性人能够预见到的某种结果的可能性，而是这个结果存在的所有客观可能性应当被预见，具体指权利人未将 基于本领域普通技术人员对涉案专利的理解能预见到的所有能实现其技术方案的替代性技术特征”载入权利要求书时，推定此技术特征被权利人放弃，不考虑专利权人是否真正有此意思㊂此时可预见规则过分强调权利人寻可替换物的责任，而忽略了可预见性规则应受到合理的限制㊂
可预见规则试图通过使专利权人承担更多的责任来提高权利要求书的质量㊁强化权利要求书的公示作用，并以此划定等同原则的适用界限㊂作为可预见规则核心要素的可预见性应该是一种对结果的合理期待，其合理性在于预见的理性成本㊂如果不考虑成本，可以要求专利权人预见到申请日前所有可能出现的与涉案技术特征有可替换性的等同物，包括已知的等同物㊁显而易见的等同物以及从显然可以尝试的
技术启示中获得的等同物㊂④但这对权利人不公平㊂可预见规则是为了平衡专利权人和社会公众的利益而产生的，当进行预见的成本大于被侵权的损失时，权利人宁愿冒着被侵权的风险也不愿在专利申请材料的撰写和专利维权上投入成本，这无疑不符合可预见规则的目的㊂只有预见的成本小于被侵权带来的损失时，我们才能期待专利权人将其在这一范围内可预见到的等同物纳入专利保护范围㊂
3.2 预见主体应确定为本领域普通技术人员
在北京高级人民法院发布的可预见规则中，没有涉及可预见主体㊂实际上，可预见规则中涉及多方主体，在撰写申请文件时进行可预见判定的是专利申请人，而在侵权中作出判定的是法官㊂
实际上可预见规则对预见主体做出了一点要求，即进行预见判断的主体能完全达到 本领域普通技术人员”的知识水平㊂本领域普通技术人员是一个虚拟的人,‘专利审查指南“中规定: 假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常
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第6期 董慧凝等：专利侵权中可预见规则的法律适用
规实验手段的能力，但他不具有创造能力㊂”但无论是专利申请人还是法官，他们的知识水平不对等，使
得进行可预见判断的主体不同一㊂其差异性体现在两方面㊂其一，本领域普通技术人员的知识水平是假设涵盖了一个领域内所有公知常识，而申请人和法官与其对比或多或少存在知识漏洞㊂不同的申请人，不同的法官知识水平有高低之别，这是不可能消除的天然缺陷㊂其二，人的认识能力是动态的，随着时间的推移和技术的发展，知识水平在不断增加，预见的范围也在不断扩大㊂ 判断主体很难避免申请日以后的技术以及所公布的技术方案对发明本身创造性判断的影响㊂”[6]当法官在侵权日回溯专利申请日或修改日的可预见性，必然会受到现有知识水平和经验的影响拓宽或缩小可预见对象的范围㊂
鉴于此，既然只有 本领域普通技术人员”掌握申请日时本领域所有应知的知识，以他作为可预见主体完全可以满足预见性判断的需要㊂
3.3 可预见的判断时间为权利要求修改日
根据北京高级人民法院发布的可预见规则，可预见的判断时间为申请时或修改时，专利申请日以前出现的等同特征，全部以可预见规则排除等同侵权，这会导致三个问题:1)申请人应当将哪些内容写入权利要求书，应是为了支持专利本身所要解决的技术问题，过分罗列技术特征并不一定能起到明确专利保护范围的作用，反而会增加专利申请被驳回的风险㊂2)要求专利权人预见到所有能实现其技术方案的替代物会因付出成本过高而缺乏合理性㊂3)等同原则的判断时间是侵权行为发生日，而将可预见规则的判断时间确定为申请日将把申请日前已知的可替换性排除在等同之外㊂因此，可预见的判断时间如果包括专利
申请日，会因过于理想而失去可行性；而判断时间点在专利要求修改日(仅指主动修改)则不然㊂由于对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，此时对等同物的预见是在符合原专利申请文件的基础上的，不会出现宽的范围导致预见不能㊂因此只要求将修改时可预见到的等同技术特征写入权利要求中，既可提高权利要求的公众告示作用，又不会使权利人承担过重的责任㊂
3.4 预见对象的合理范围
在专利侵权中，我们往往说要求权利人预见并记载实现其发明的所有可替换性技术特征，从表面上看预见的对象是技术特征，其实是要通过预见到的可替代性技术特征来预见日后可能会出现的等同侵权，从而将可替代性技术特征纳入权利要求书的保护范围，规避被侵权的结果；实际上权利人是对一种可能出现的结果负责，但是对结果的预见又通过对替代性技术特征的预见来实现㊂因此，本节主要讨论可预见的可替代性技术特征之合理范围㊂
理论上，所有现有技术方案都是应预见技术特征的参考基础，但这超出了合理性的范围，因此可预见应该限定在申请人力所能及的水平上㊂在侵权诉讼中解释权利要求的保护范围时，应以权利要求书为准，说明书及附图也可以用于解释权利要求的内容㊂除此之外专利审查档案公开的技术特征，可作为内部证据佐证㊂因此，涉案专利的审查档案，或者与涉案专利存在分案关系的专利的说明书㊁附图及其审查档案公开的技术特征，显然在权利要求修改日前已被专利权人知悉，均可以作为可预见规则的参考资料㊂
另外，技术方案在阅读了内部证据仍无法确定权利要求用语的含义时，词典㊁教科书㊁科技论文可作为外部证据来确定权利要求用语的含义㊂相应的，教科书㊁科技论文中公开的技术特征是申请人在修改日已知或应知的，在撰写权利要求时理应将其纳入预保护范围，若没有纳入，则视为放弃㊂
4 可预见规则在我国法律适用中的困境与建议
4.1 法律适用中的困境
在司法实践中适用可预见规则时，出现了两种对立的判决，一种是对可预见性限制的肯定㊂在2015年 孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案”中，专利权人的权利要求书将技术特征描述为 进水套的上表面呈锥面”；被控侵权产品的描述为 一体式
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盖母进水套上表面为平面”；争议焦点为此两项技术特征是否构成等同特征㊂
(以下简称最高法)并没有按等同认定的条件进行判断，而是直接认定不构成侵权，最高法认为: 锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外㊂ 故本案中，被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围㊂”⑤
这个案子中，首先, 进水套上表面呈锥面”的描述是实用新型的技术特征，存在可替换的 一体式盖母上表面为平面”㊂对于判断的时间, 平面”和 锥面”均为申请日时已经存在的技术特征，是可以预见的，因此推定专利权人在申请日时将专利的保护范围限定为 锥面”㊂本案符合可预见的构成要件，可以认为最高法以案例的形式确定了可预见规则的适用㊂
同是最高法，另一种意见，对可预见性限制的否定㊂上述案例中最高法似乎承认了等同侵权的可预见性限制，然而在2018年作出的另一份判决中，最高法又否定了等同侵权的可预见性限制㊂该案涉案专利的独立权利要求为: 一种动态物理屏蔽净化器，其特征在于，包括中心盘和数根圆形辐条，所述辐条一端呈径向辐射地固接在所述中心盘上㊂”⑥而被控侵权产品包含技术特征: 包括中心盘和140根正六边形辐条外加四根宽度为五毫米, 所述六边形辐条一端呈径向辐射的固结在所述中心盘上㊂”此案的争议点在于：涉案专利的技术特征辐条的圆形横截面能否用等同原则扩大至被控侵权产品辐条的正六边形横截面㊂
在本案中，最高法阐述称: 本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条在高速旋转拦截时也能产生与涉案专利类似的效果㊂”即六边形辐条对圆形辐条来说是显而易见的替换物㊂对于判断的时间点，六边形辐条与圆形辐条均为柱状物，不是由于技术的发展而产生的新技术特征，最高法也称 可以预期”，意味着在任何时候本领域技术人员都可以预见六边形辐条这种等同物，当然也包括申请日㊂若按照可预见规则，被控侵权产品不构成侵权㊂但最高法称: 本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐
条也能解决相同的技术问题，因此，不宜将其他类圆辐条排除在涉案专利的保护范围之外㊂”从某一种角度来说，最高法在该案中否定了可预见规则㊂
在对待等同原则的可预见性限制时，最高法的态度稍显摇摆㊂但在某些案件中，为了限制专利权的扩张，法院又会对等同原则进行可预见性限制㊂专利权人还是应该撰写高质量的权利要求书，以做出应对㊂
4.2 可预见规则的法律适用
首先，现有侵权判定规则的完善㊂法律规则的完善一方面有利于当事人的遵循，另一方面也能预防侵权，起到指引作用㊂在可预见规则尚未正式入法的情况下，完善现有制度是有效规制相关问题的最佳选择㊂在我国通过‘专利审查指南“明确的几种等同侵权的限制中，捐献规则㊁禁止反悔原则与可预见规则的内涵均有交叉㊂因此，建议在现有规则的基础上汲取可预见规则的合理部分做出调整㊂
可预见规则是捐献规则的极端化㊂捐献规则强调只有专利权人在说明书中披露了，但没有要求保护的技术方案才不能再纳入专利等同的范围中㊂但捐献规则可能鼓励了专利权人撰稿时尽可能地语焉不详，尽可能地少提及实施方案，以免主张侵权时被法院适用捐献规则㊂这远不能实现专利法鼓励发明者通过申请专利公开披露他们创新的目的，而可预见规则又过于极端㊂建议修改捐献规则，规定在本领域普通技术人员阅读了专利后，认为应在说明书或附图中披露而未披露，从而造成专利权保护界限模糊的技术特
征，不予支持等同侵权㊂以此来规制这种有所隐瞒的申请策略㊂
美国对限制等同原则的禁反悔原则作出的反限制中，其中不导致禁反悔的第二种例外是 等同物无法预见㊂将被控侵权的技术特征与经过修改缩减了的技术特征相比，如果本领域技术人员在专利修改时不能预见到两者是等同特征，则不导致禁反悔的发生，适用等同原则㊂专利授权过程中，其文书都需经过反复修改，这与可预见规则十分接近㊂然而文中也提到，在我国,‘专利法实施细则“要求修改包括主动修改和
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第6期 董慧凝等：专利侵权中可预见规则的法律适用
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