作者姓名：阎赛 张雪 连立杰
作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心
摘要
“二次概括”是指申请人在修改申请文件时，对其中的技术特征进行重新概括而得到的在原申请文件中没有明确文字记载的内容。由于这种概括会产生新的技术方案，因此，在专利审查过程中容易被审查员认为“修改超范围”。本文将通过对实际的案例进行分析以出审查员和申请人在看待这一问题上存在的分歧，以便更好地理解和把握专利法第三十三条的实质，从而确立更加合理的保护范围。 关键词
引言
专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”
这决定了我国专利法采用的是先申请原则。申请人在提交专利申请后可以对专利申请文件进行主动或被动修改，但是，无论是主动修改还是被动修改都不能违背先申请原则。为此，专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”
[1]
在实际的专利申请过程中，增加或者替换权利要求中的技术特征是申请人为了克服审查意见通知书所指出的缺陷所做出的常见的修改方式[2]，但是如果仅仅将实施例的技术特征原
文不动的补入权利要求中，势必会得到一个保护范围非常狭窄的权利要求，这显然对申请人是非常不利的。因此，申请人往往将实施例的一些技术特征进行一定程度的概括，然后补入到权利要求中，这种修改方式在实际的专利申请过程中是非常普遍的。
本文所指的“二次概括”是指在申请人在修改申请文件时，对申请文件中的技术特征进行重新概括而得到的在原申请文件中没有明确文字记载的内容。由于这种修改容易产生上下位概念，因此在实际的审查过程中一般会以修改超范围来否定这种修改方式。这就使得对专利申请的修改产生了极大的局限性，要么申请被驳回，要么获得一个非常狭窄的保护范围。
本文将通过具体的案例针对申请人对申请文件中的技术特征进行二次概括的这一类常见的修改方式能否从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定进行分析，以出审查员和申请人在看待这一问题上存在的分歧，从而更好地理解和把握专利法第三十三条的实质。
具体案例分析
案例一：
修改后的权利要求1如下：
1. 一种使用公共交换电话网络PSTN来交换一个或多个公共计算机网络地址以通过公共计算机网络在第一装置与第二装置之间进行点对点通信的方法，所述方法包括：通过所述第一装置获得所述一个或多个公共计算机网络地址，包括：
跟踪至所述公共计算机网络的路由；
根据所述路由来确定具有一公共计算机网络地址的最靠近节点；
将数据分组发送至若干公共计算机网络地址排列中的公共计算机网络地址，所述若干公共计算机网络地址排列是通过变换所述公共计算机网络地址的部分获得的，以使的所述数据分组到达与所述第一装置相同的专用计算机网络的一个或多个邻近装置。
原说明书记载的内容如下：
IP装置发出用户数据报协议(UDP)数据分组——所述IP地址的每一排列都具有可变的第三及第四八比特组，即，202.101.X.Y(其中，X及Y是所述IP地址中的可变八比特组)。
审查员认为上述修改后的技术特征概括了除原说明书记载的其他变换方式，例如，只改变第四八比特的方式或者改变第二、第三八比特的方式等等。这些变换方式在原说明书和权
利要求书中没有记载，也不是本领域技术人员能够从原说明书和权利要求书中直接毫无疑义确定的，因此修改超范围。
申请人在答复审查意见时认为：原说明书用一个简单的例子来解释IP地址的排列：两个节点(IP地址分别为202.101.57.24和202.101.48.23)具有相同的网络前缀”202.101.X.Y”(可见第三及第四八比特组是可变的)，其中“所述IP地址的每一排列都具有可变的第三及第四八比特组”就是“变换所述公共计算机网络地址的部分”的意思。因此，原说明书举出的例子已经可以很清楚地表达了上述修改后的技术特征的含义，且无需给出更多的例子来解释这一点。本领域技术人员从这个例子中可以直接毫无疑义地确定上述技术方案。
从上述案例可以看出，审查员与申请人的争论点在于是否允许将说明书中的一个实施例进行概括，然后
补充到权利要求中。概括后的内容显然包括了原说明书中没有记载的方式，那么这些没有记载的方式能否从原说明书和权利要求书中直接毫无疑义确定的？申请人认为实施例只是举例，本领域技术人员完全能够想到其他的变换方式，属于能够直接毫无疑义确定的内容，而审查员则持谨慎的否定态度。可见，如何把握二次概括所涵盖的新的技术方案属于原说明书和权利要求中隐含公开的技术信息是判断上述修改是否符合专利法三十三条的关键。下面通过案例二来做进一步的分析。
案例二：
原始权利要求1，3－9 和说明书第6－12 段记载了一种植物秸秆厌氧发酵高效快速产沼气的方法，其中所使用的固体碱为有机固体碱、无机固体碱和有机无机复合固体碱中的任意一种或两种以上任意比例的混合物。优选的固体碱是有机固体碱为201 型强碱性阴离子交换树脂、D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂和D280 阴离子交换树脂中的任意一种或两种以上任意比例的混合物。所述的无机固体碱是水合滑石类阴离子黏土和负载型固体碱中的任意一种或两种任意比例的混合物。
说明书实施例记载了特定的植物秸秆厌氧发酵产沼气的方法，其中实施例2限定在所述方法中使用:Na/Al2O3 2g 与D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂2g。
修改后的权利要求中限定：固体碱为Na/Al2O3 与D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂按质量比1∶1 的混合物。
其中Na/Al2O3 为一种无机固体碱，D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂为一种有机固体碱。
通过对比可以发现，上述修改是采用1：1 的上位概念来替换原说明书实施例中的2g 与2g 这一下位概念，属于一种二次概括。二次概括必然会包括除原说明书和权利要求书记
载的实施例之外的其他方式（例如5g与5g，10g与10g等其他配比方式），那么问题的争论点就在于这些其他方式是否是本领域技术人员能够从原说明书和权利要求书中直接毫无疑义确定的内容。笔者认为申请文件所涵盖的技术信息不仅包括已经文字记载在申请文件中的，也包括从这些文字记载的技术信息背后所隐含公开的技术信息。因此，具体到本案，原申请文件中已明确提出固体碱可以是有机固体碱和无机固体碱的任意比例的混合物，即已表明有机固体碱和无机固体碱可以具有一定的比例关系，在此前提下，当实施例已记载了“2g 的Na/Al2O3 与2g 的D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂”的加入方法时，申请文件就涵盖了“Na/Al2O3 与D301 型大孔弱碱性阴离子交换树脂的质量比1∶1”的技术信息，属于本领域技术人员能够直接毫无疑义确定的内容。可见，在二次概括时出现新的技术信息时，客观公正的理解申请文件所披露的技术信息对判断是否超范围是非常重要的。当新的技术信息属于申请文件隐含公开的内容，就可以判断这种“二次概括”属于本领域技术人员能够从原申请文件中直接毫无疑义确定内容。那么将原申请文件中隐含公开的技术信息替换原始记载的技术信息是否就是不超范围的呢？笔者认为不一定，可参见案例三。
案例三：
修改后的权利要求3 如下：
3. 如权利要求1 所述的半导体器件，其特征在于，所述第二金属层的功函数和所述第一金属层的功函数相差的值在0.7eV-1.3eV 的范围之间。
原说明书和权利要求书记载的内容如下：
说明书第[0035]段：当金属层116 包括n 型材料时，层116 优选地具有约3.9eV 到约
4.2eV 之间的功函数。当金属层116 包括p 型材料时，层116 优选地具有约4.9eV 到约
5.2eV 之间的功函数。
权利要求6：如权利要求1 所述的方法，其中所述第一和第二金属层每一层的厚度均在约25 到约300 埃之间，所述第一金属层具有在约3.9eV 到约4.2eV之间的功函数，并且所述第二金属层具有在约4.9eV 到约5.2eV 之间的功函数。
对于上述案例，存在两种观点，观点一：修改不超范围。原权利要求书6记载了第一金属层具有在约3.9eV到约4.2eV之间的功函数，并且第二金属层具有在约4.9eV到约5.2eV 的功函数，由此可见，当第一金属层具有4.2eV的功函数，第二金属层具有4.9eV的功函数时，两者的功函数之差最小，为0.7eV，
当第一金属层具有3.9eV的功函数，第二金属层具有5.2eV的功函数时，两者的功函数之差最大，为1.3eV。因此，对于具备普通数学能力的人来说，上述修改的内容是可以从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义确定的内容，
符合专利法第三十三条的规定。观点二：修改超范围。修改后的权利要求3 中技术特征“所述第二金属层的功函数和所述第一金属层的功函数相差的值在0.7eV-1.3eV 的范围之间”并未明确记载在原说明书和权利要求书中。原说明书和权利要求书仅记载了第一金属层具有在约3.9eV到约4.2eV 之间的功函数，并且第二金属层具有在约4.9eV 到约5.2eV 之间的功函数。由上述记载并不能直接地、毫无疑义地确定第一金属层和第二金属层的功函数差为0.7eV-1.3eV 的范围之间，修改后的技术特征包含了满足上述差值的所有功函数范围，其超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
通过分析上述观点，笔者发现两种观点的分歧在于：修改后的内容是对原说明书和权利要求书中存在的事实的一种客观描述，还是对原说明书和权利要求书中的内容的一种概括。持前一观点的人认为增加的内容是本领域技术人员通过简单的数学计算就可以得到的结论，属于对原说明书和权利要求书中存在的事实的一种客观描述。持后一观点的人则认为增加的内容属于对说明书和权利要求书中的内容的概括，这种概括不仅包括了原说明书和权利要求书中存在的取值范围，也包括了满足这种数值关系的其他取值范围。
无论采用何种方式，笔者认为问题的关键点在于修改后的技术内容是否涵盖了不能解决本发明所要解决的技术问题的实施方式。从修改后的技术方案来看，其限定了第一金属层和第二金属层之间的关系，即在0.7eV-1.3eV 的范围之间，而原申请文件记载的技术方案是第一金属层和第二金属层的具体取值范围。若本领域技术人员认为第一金属层和第二金属层只能取本申请中规定的数值范围时才能解决本发明所要解决的技术问题时，则不能将其修改为特定的数值关系，若本领域技术人员认为只要第一金属层和第二金属层满足上述关系时就能解决本发明所要解决的技术问题时，而上述的具体的取值范围只是一个简单的示例时，那么这种修改也是能被允许的。下面通过案例四来佐证笔者的观点。
案例四：
原始权利要求4：一种流行性感冒疫苗的制备方法，包括如下步骤：
(a).将流行性感冒病毒原始毒种通过无特定病原鸡胚适应性传代，作为主代种子；
(b).原代地鼠肾细胞的制备及利用培养瓶或细胞生物反应器进行培养；
(c).用主代种子感染原代地鼠肾细胞，并进行适应性传代，直至得到病毒血凝效价不低于1∶640 的毒种作为疫苗的工作种子；
(d).用工作种子感染原代地鼠肾细胞，进行病毒扩增，直至病毒血凝效价不低于1∶320 为疫苗单价原液；
(e).疫苗单价原液经浓缩、灭活、纯化后，将不同型别的单价病毒液进行混合，分装成
成品。
修改后的权利要求4为“一种病毒毒种为甲1型、甲3型和乙型的流行性感冒疫苗的制备方法”，其余与原权利要求4相同。
原始申请中并没有明确记载流行性感冒病毒为“甲1 型、甲3 型和乙型”，仅在实施例中记载为“1.流行性感冒病毒毒种的获取原始毒种甲1(H1N1)型为IVR-116，系鸡胚8 代尿囊液冻干保存毒种；甲3(H3N2) 型为NYMCX-15F ，系鸡胚8 代尿囊液冻干保存毒种；乙型为B/Jiangsu/10/2003，系鸡胚6 代尿囊液冻干保存毒种。上述三种毒种均购自英国国家生物制品及标准化控制研究所(NIBSC)，为WHO 推荐的流感疫苗株。”
显然，原说明书只记载了“流行性感冒病毒的具体病毒株为“甲1(H1N1)型为IVR-116，甲3(H3N2)型为NYMCX-15F，乙型为B/Jiangsu/10/2003”。因此，将具体的IVR-116概括成甲1型、NYMCX-15F概括成甲3型、B/Jiangsu/10/2003概括成乙型必然包括了其他种类的甲1型、甲3型和乙型病毒，这些病毒的流行性感冒疫苗的制备方法没有记载在原说明书中。但是，通过分析原申请文件的技术方案可以发现原始申请中表述为“甲1(H1N1)型为IVR-116，甲3(H3N2)型为NYMCX-15F，乙型为B/Jiangsu/10/2003”，表明所研究的甲1 型、甲3 型和乙型是分别以IVR-116、NYMCX-15F、B/Jiangsu/10/2003 为例，此处内
容的意思可视为举例说明，即原说明书中实质上记载了甲1 型、甲3 型和乙型；其次，原始权利要求 4 的各个步骤均是制备流感病毒疫苗的常规步骤，无论何种病毒株，都可以通过该方法制备出疫苗，因此对于该疫苗制备方法而言，实施例中选择使用的病毒株能够代表甲1 型、甲3 型和乙型病毒；因此修改后的信息与原申请记载的信息并无不同。
通过分析上述观点，笔者发现两种观点的分歧在于对申请文件公开的技术信息的理解的不同。前一观点认为原申请只公开了“IVR-116、NYMCX-15F、B/Jiangsu/10/2003”这三种具体病毒的疫苗制备方法。而后一观点则认为原申请公开的技术信息不仅仅包括“IVR-116、NYMCX-15F、B/Jiangsu/10/2003”这三种具体病毒的疫苗制备方法，其涵盖的内容实质上包括了“甲1 型、甲3 型和乙型”所有病毒，因此修改不超范围。
结论
基于上述实际案例的分析，笔者认为：
1 允许采用二次概括的方式对申请文件进行修改
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