多余指定原则在专利侵权诉讼的司法实践中得以适用，其典型案例莫过于周林频谱仪一案中的音乐伴奏被确定为多余的技术特征，最早被北京的法院采用。作为一项有中国特的专利侵权判定体系的原则，该原则一经问世，对其评价毁誉参半，质疑声音不断。而我国目前有关专利的法律、行政法规，却从来没有对多余指定原则进行过规定，专家学者们对此众说纷纭，莫衷一是。继2001年9月北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中明确提出适用多余指定原则后，似乎赞成多余指定原则的声音得到了加强，尤其是北京法院得天独厚的区位优势，该意见必然给其他有管辖权的法院带来深刻影响，这也无形中给专利侵权判定原则体系在全国的统一适用带来了进一步混乱。2003年7月9日，公布了《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》（征求意见稿），其中第32条也规定了多余指定原则，但在随后的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的“会议讨论稿”中，又将关于多余指定原则的第71条放在该稿的最后部分，并注明“本条文仅供讨论参考”。从这些变化中，可以看出最高司法当局对是否适用多余指定原则仍“举棋不定”，使得关于多余指定原则是否最终能“名正言顺”成为我国专利侵权判定的法定原则的前景无法预料。面对如此局面，终于不再沉默，在2005年提审的一个专利侵权纠纷案中指出“本院不赞成轻率地适用所谓‘多余指定原则’” [1]。虽然这样的表态出现在个案中，但也在一定程度中说明多余指定原 则在我国专利侵权判定原则体系的历史使命正面临终结。树欲静而风不止，可以预料的是，有关多余指定原则的争论还将会继续下去，并不因为最高法院的表态而平息。
本文旨在分析多余指定原则的法理依据。
一、问题的提出
如上所述，在我国的有关专利的法律法规当中，从来没有对多余指定原则进行规定，尽量这个原则已在我国部分法院的专利侵权判定中所采用，但被北京市高级人民法院以规范性文件的形式明确规定多余指定原则并下发所辖法院，应算是新中国法制史上的重要事件。因此，认真研究多余指定原则的法理依据，很有必要。
北京市高级人民法院二ＯＯ一年九月二十九日向北京市第一、第二中级人民法院下发了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，该意见在侵犯发明、实用新型专利权的判定一节中，将多余指定原则与全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则相提并论，从第47条到第55条，用了9个条款，做出了详尽的规定；由此可见，北京市法院系统对多余指定原则是十分重视和推崇的。笔者认为，该意见的出台，必然给带来全国其他有专利管辖权的法院的司法实践带来相当大的影响，导致在这一方面将出现愈来愈多的判例，其结果是否具有正面的积
极意义，值得商榷。二、对多余指定原则的宽恕学说多余指定原则，按照北京市高院给出的定义，是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去, 仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围, 判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。在专利侵权判定中，比较的基准是独立权利要求，我国现行的专利法实施细则第二十一条指出：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。一般认为，独立权利要求是必要技术特征的集合，凡是必要技术特征，必须写进独立权利要求中，否则就不能称其为“必要”技术特征。而多余指定原则却是说，写进独立权利要求中的技术特征不见得一定是必要的，允许法官自由裁量，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去，从而以略去所谓“非必要技术特征”后的权利要求为依据，进行专利侵权判定。程永顺先生在其《专利诉讼》一书中论述专利侵权成立的几种情形一节里，将缺少独立权利 要求的非必要技术特征，列为侵权成立的情形之一 [2]。长期以来，我国法官以保护专利权为己任，视“专利侵权”为大敌，对专利权人的专利文件上的瑕疵却极有宽容力，程永顺先生指出：如果机械地拿侵权物的技术特征与专利独立权利要求中的技术特征相比，缺少一项技术特征就认定不侵权，对专利权的保护是不利的 [3]。
有学者指出，多余指定原则或者非必要技术特征理论实际上都是一种对专利权人的宽恕政策，鉴于专利权人很难撰写出恰到好处的权利要求，难免有时会将个别不应当写入独立权利要求的技术特征写入其中，从而造成对其保护范围的过分限制，如果不采取宽恕政策，在一些情况下会使专利权人处于“哑巴吃黄连”的境地。尽管多数学者也认为多余指定原则应当慎用，但认为在现阶段仍有坚持的必要。
三、多余指定原则的弊端分析
众所周知，20世纪80年代，我国的知识产权制度特别是专利制度进入了大发展时期，各种知识产权的法律法规相继出台，对我国的改革开放起到了重要的促进和推动作用。专利法就是在这个大背景之下力排众议诞生的。由于当时我国实行的是有计划的商品经济体制，无需讳言，专利法必然带有浓厚的计划经济彩。当时的民事主体单一，大多数是国有企业，所以
法院的审判方式充满了职权主义的意味，一般不单纯认为专利侵权纠纷仅仅是普通民事主体之间的民事纠纷，法院似乎还肩负着保护国有资产不受侵犯的神圣职责。因此，不惜削足适履，也要坚持多余指定原则，这就不足奇怪了。
进入了21世纪以后，我国的改革开放随着WTO的加入，也已进入了一个崭新的阶段。在社会主义市场经济条件下，各种民事主体不断出现，所有制形式也日趋多元化，存在着这种各样的权利主体，各种适合市场经济的法律法规也从各个方面确立市场主体的合法地位和保护其合法权益。此时，仔细审慎地分析“多余指定原则”，会发现坚持该原则弊大于利。
1、 省略多余特征以后，法院进行专利性判定挑战了专利权有效性
北京市高级人民法院的“意见”第50条规定：“适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素：该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的, 是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征, 即专利权利要求中略去该技术特征, 该专利是否还具有新颖性、创造性。”这显然是在说省略所谓多余特征之后，该专利相对于申请日以前的现有技术是否具有专利性需要法院审查。笔者认为，尽管这是一个必须解决的前提问题，但法院是否有权进行这样的审查，却是不到法律依据的。我国的专利制度奉行职权分离主
义，由专利局负责专利性审查，法院负责专利侵权的司法审查，两者泾渭分明，不得交叉。虽然专利性是否具备最终要接受司法的审查，但那是以行政诉讼的形式出现的，与专利侵权的民事案件性质有着本质区别。因此，我国法院在民事诉讼程序中，根本无权审查专利性问题。而“意见”第50条可以说是超越职权分工的，涉嫌程序违法。
专利权是对世权，即专利申请一旦被授权，就要求社会不特定的广大公众负有不侵犯该专利的义务。在专利侵权的民事诉讼中，法院是在推定专利权有效的前提下，以专利权利要求书所确定的范围为依据来适用法律，如果法院可以运用多余指定原则随意扩大公众原本清楚的专利保护范围，造成保护范围的不确定，这对社会公众是极其不公平的，使得公众无所适从，其实质是在挑战专利权的有效性。
2、 多余指定原则有违司法公正
现代法制社会追求司法公正是不言而喻的。在民事诉讼程序中，司法公正的要义是程序公正。要求法官居中裁判，不参与其中的任意一方当事人之中。法院要依法保护当事人的权利，使得当事人的诉讼地位平等、诉讼权利平等落实到实处。当事人对自己提出的主张，有责任运用证据加以证明，同时也要承担举证不利的后果。北京市高级人民法院的“意见”虽然
也认为“法院不应当主动适用多余指定原则, 而应以原告提出请求和相应证据为条件”，但这样做仍是加入到专利权人的一方，削足适履制造证据。人们不尽要问，这是否是专利权人所独享的特权？这样做是否能从程序上保证当事人有平等的诉讼权利？如果仍然承认当事人在专利侵权诉讼中享有平等的权利，那么，被控侵权的一方当事人可否也可以要求法院在专利权人的权利要求书中，增加一些必要技术特征，从而缩小权利要求的保护范围，以逃脱出专利保护范围呢？司法实践中，遇到这种情况，法院通常会要求当事人向专利复审委员会提出无效请求，而不会应当事人的举证来缩小解释权利要求。为什么同样一个问题的两个侧面，法院的态度如此迥异呢？
3、 多余指定原则使法院走进了追求事实真实的误区
正如大多数学者指出的那样，有不少专利权人由于专利文件的撰写缺陷，导致权利要求的保护范围小于说明书公开的范围，起不到专利保护的目的，因此，为了追求公正，必须适用多余指定原则。但是，专利侵权之诉是在专利授权以后提起的，要完全搞清楚专利撰写时的事实，有时是很难做到的。适用多余指定原则无疑是以追求事实真实、个案真实为名，牺牲了程序公正，牺牲了效率。这实际上也是专利权人的权利滥用。专利授权文本具有法律效力，
是一种法定证据，非经法律程序不得质疑。法院只要坚持这一点，就能做到法律真实。至于个案的问题，不能都由专利侵权诉讼程序来解决。不应因为追求个案的事实真实带来新的不公平。
另外，从专利审查的原则看多余指定原则，也能给我们带来一些有益的启发。专利审查强调申请人要求保护的范围不能大于说明书所公开的范围。如果大于说明书所公开的范围，就认为是侵犯了社会公众的利益。专利审查的原则实际上是从兼顾申请人与社会公众的利益平衡来授予专利权的。实践中，有些申请人或者代理人，出于各种目的，如利用授权专利申请银行贷款或享受政府的各种优惠政策，有意将权利要求的范围写得很小，以求尽快通过审查而获得授权；这种动机在专利申请的各种文件中是看不出来的。因此也不存在专利权人反悔的情形。从体现了申请人的意思自治上，这种做法是申请人的权利自由处分的结果，本无可厚非，但却是十分常见的现象。从上述分析中，可以看出，多余指定原则的适用使得申请人可以从日后的侵权诉讼程序中得到专利审查程序中得不到的实惠，实际是诋毁专利审查原则的做法，导致专利审批原则与专利保护原则不统一，坚持上述专利审查的原则就变得无意义了。
4、 多余指定原则不利于促进专利代理人的业务水平提高和专利代理行业的健康发展
专利代理行业本身是一个需要具有多种技能的复合性人才的行业，正因为专利申请人不可能全面掌握专利申请知识，专利代理作为申请人与专利局之间的桥梁才应运而生。如果专利申请人在自己没有条件的情况下，自己动手撰写，导致了权利要求的范围过小，申请人就应自己承担相应的不利后果；如果是代理人撰写的过错，使得专利申请人的申请目的落空，基于代理合同或者法律规定，代理人也要负相应的法律责任。从个案来看，专利权人由于撰写不当而在专利侵权诉讼中输了官司，似乎冤枉；但这是因为专利申请人对专利代理的性质认识不清，或者为了节约费用而造成的，专利申请人在主观上是有过错的。如果在专利侵权诉讼程序中，通过适用多余制定原则，使得这种过错得到了补救，会令专利申请人更加不重视专利文件撰写，强化其侥幸心理；同时，也会给其他人带来示范效应，长此以往，导致恶性循环，专利代理行业更难有发展的空间，也就难以产生高水准的专利代理人。反之，如果因为专利撰写的原因，使专利权人的专利权得不到保护，这正是申请人对他的过错所付出的代价，会令他痛定思痛，在以后的专利申请中，尽量避免类似的错误，从而涌现出撰写质量更好的专利申请。当然，如果由于专利代理人的过错造成专利权人的专利权得不到保护，专利代理机构可以借鉴国外同行的执业保险机制对专利权人先行赔付，从而促进专利代理人的业
务水平提高，促进优胜劣汰，无形中也就提高了专利代理机构的业务收入。这种结果，从全局的角度看体现出更大的公平，也理应成为专利法律制度的价值趋向。
5、 多余指定原则有违法律责任的归责原理
法律责任的归责是对因为违法行为、违约行为或法的规定而引起的法律责任，进行判断、认定追究、归结以及减轻和免除的活动。有权认定违法责任并把它归结于违法者的，只能是具有归责权的专门国家机关，而且认定和归责的过程要严格遵守法定程序。在我国，专利侵权者的民事责任的认定和归责是属于人民法院的职权，当特定的专利侵权行为发生后，其民事法律责任的存在就是客观的，人民法院所能够做的，只是通过法律程序将客观存在的责任权威性地归结于责任主体，既不能任意创造或扩***律责任，也不能任意消灭或者缩小法律责任。法律责任的归责在不同的历史时期、不同国家存在差别。根据我国的法律规定，适用法律责任的归责应当首先遵循责任法定原则，其基本特征是法定性、合理性、明确性。责任法定原则强调“法不溯及以往”，国家不能用今天的法来要求人们昨天的行为。也不能用新法来制裁人们的根据旧法并不违法的先前的行为。同理，在专利侵权诉讼程序中，人民法院只能依据授权的权利要求书所确定的保护范围来认定被告方是否侵犯专利权，而权利要求书经过
专利授权公告后，就成为一份法律性文件。可以在授权以后期满之前的任何时候反复适用；因此，可以说权利要求书是具有规范性、明确性的法律文件。而多余指定原则赋予法官可以酌情去掉所谓多余特征，从而形成了一份新的法律性文件并籍此评价被控侵权人以前的行为，这里姑且不论法院是否有权重新确定权利要求书，仅仅就这种溯及以往的做法而言，是缺乏法律依据和法理常识的。再深入讨论下去，不难发现，如果说法院有权确定新的权利要求书但又不能据此溯及以往做出裁判，那么法院适用多余指定原则后并没有解决当事人之间的讼争，法院则陷入了两难的尴尬境地。由此可见，唯有放弃多余指定原则才能脱离上述悖论，此外别无选择。
由于专利权是一种绝对权、对世权，其义务主体是社会公众，如果一方面要求社会公众对授权的专利权利要求书负有不侵犯其专利权的义务，另一方面权利要求的保护范围又是需要法官自由裁量的不能确定的弹性范围，这无疑是自相矛盾的。这种做法不但使社会公众无法预测自己的行为是否侵权，也会导致各级有管辖权的法院在适用法律上千差万别，造成社会公众在生产科研活动中畏首畏尾，裹足不前，生怕冷不防侵犯了别人的专利权；而原告可以充分利用多余制定原则和其他诉讼技巧有把握赢得胜诉，这对不特定的社会公众来说不能不说是一个“法律陷阱” ，这是极其不公平的。有悖于专利法“鼓励发明创造，有利于发明创造的推
广应用，促进科学技术进步和创新”的立法宗旨。
四、结束语
坚持“以权利要求的内容为准” 不动摇，应成为专利侵权判断的基本原则，针对多余指定原则，明确指出 [4]：“凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列”。笔者更欣赏对“以权利要求的内容为准”的具体分析 [5]：“从权利要求书的作用看，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现”。
综上所述，多余指定原则已不符合国际上对专利侵权判定的原则趋势，更不利于提高全民的
法律意识，没有继续存在的必要。随着我国的改革开放的不断深入，随着专利申请量的持续增加，没有理由继续坚持对专利权人的宽恕政策。多余指定原则的历史使命已经终结，多余指定原则也该寿终正寝了。
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