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中国发明与专利
CHINA INVENTION & PATENT
对于化学领域中权利要求限定原料特征的专利申请，如果该原料在所属技术领域中既没有明确含义，在说明书中也未详细说明，导致该原料无法被确认，审查员一般会提出说明书公开不充分的审查意见，而申请人则会提供相应的证据用以证明该原料已经被现有技术公开。由于证据类型的多样性，在申请人提交不同类型的证据时，如何判断申请人提交的证据是否应予以接受是目前实质审查过程中的一个热点和难点。本文通过分析具体案例，并借鉴了复审中的一些审查思路，讨论如何把握申请人提交的证据，以及在证据不予接受的情况下如何把握该类申请的驳回时机。关于证据认定的思考 有些化学领域发明中涉及的原料难以确定其成分，审查员在第一次审查意见通知书中指出说明书公开不充分。申请人在答复审查意见通知书时，通常会提供教科书、专利文献和期刊文章、发票或购销合同、网页资料等证据用于证明说明书公开充分。 如果申请人提交的是教科书证据，而该教科书的出版日期在本案申请日前，并且其中对该案例所涉及的不
明确的原料均有明确记载，那么通常情况下该证
据应予以接受。但是当申请人提交专利文献和期刊文章、发票或购销合同、网页资料等证据时，应如何把握这些类型的证据？以下分别结合一些复审案例，对申请人提交的各类证据进行深入分析。
1．专利文献和期刊文章证据
专利文献和期刊文章是常见的正规出版物，同时也是实质审查过程中申请人经常提交的一类证据，下面通过两个复审案例的分析探讨审查员应该如何对待这类证据。
案例一：复审请求审查决定第18842号，该案的权利要求中涉及“科博肽”和“活化的聚乙二醇”这两个术语，实质审查中审查员认为这两个术语其所属技术领域中没有明确含义，并且说明书未对“科博肽”和“活化的聚乙二醇”作出足够清楚完整的说明，在第一次审查意见通知书中以说明书公开不充分驳回该申请。请求人在复审时提交了多篇专利文献和期刊文章等作为证据。专利复审委员会在决定中认为，对于“活化的聚乙二醇”，请求人提供的证据中记载了：mPEG 的活性形式有SS-PEG、SC-PEG、T-PEG 等，四种不同方法活化的聚乙二醇和相应的结构图，活化聚乙二醇的分类方法，PEG 活性酯可购自Sigma 公司；对于“科
摘要：
对化学领域中原料难以确定的专利申请，申请人往往通过提交证据证明该原料在现有技术中已被充分公开。本文通过几个案例探讨了如何考虑申请人提交的各种证据，以及在证据不予接受的情况下，如何把握申请的驳回时机。
关键词：
专利法第26条第3款 原料 证据□ 丁德宝 李 翔 田 芳 代玲莉
化学领域中原料难以确定的专利申请的审查
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博肽”，请求人提供了“科博肽”、“注射用科博肽”的国家药用标准，其中记载了“科博肽”为从湖南眼镜蛇蛇毒中分离纯化的神经毒蛋白，且请求人提交的所有证据已在本申请的申请日之前公开。由此可见，“科博肽”和“活化的聚乙二醇”的确认、制备和用途在现有技术中已有明确的记载和描述，因此专利复审委员会接受上述证据，认为本申请说明书公开充分。
案例二：复审请求审查决定第14525号涉及一种外用糖尿病膏剂，该案的权利要求中使用了“苦栋根白皮”这一术语，而“苦栋根白皮”在所属技术领域中没有明确含义，审查员在第一次审查意见通知书中指出说明书公开不充分。请求人在复审时提交了在申请日之前公开发表的一篇期刊文章，其中记载了“苦栋根白皮”，认为该证据可证明“苦栋根白皮”是在申请日之前即已存在的药物。而专利复审委员会则认为，虽然该案权利要求书与证据中的术语“苦栋根白皮”表述一致，但是本领域技术人员仍无法得知该药物是得自植物的哪个科，哪种属，产自何地，如何用药，有何药效，其对本领域技术人员来说仍然是不清楚的，该证据无法克服说明书公开不充分的缺陷。从该案可以看出，对于仅存在相同表述的期刊文章的证据，不应简单认为存在相同的术语就能证明该术语在现有技术中具有明确含义，而是需要判断根据该证据记载的内容能否清楚这一术语的含义，并由此能够实现其技术方案。
由上述复审案例可见，对于专利文献和期刊文章这类证据，需要从两个方面进行考虑：一方面是其要对原料本身有清楚的描述，即清楚地记载其组成、来源和/或制备方法；另一方面是其描述的原料可与本申请所涉及的技术领域相结合，即本领域技术人员能够将证据中对该原料的说明直接应用到本申请的技术方案中。若满足这两个条件，则该类证据可以予以接受。
2．发票或购销合同证据
申请人所用的原料往往是通过在市场上购买商品得到，购买商品时商家会提供相应的发票或购销合同。发票或购销合同属于非出版物证据，审查员应如何判断这类证据是否可以接受？
案例一：复审请求审查决定第3257号涉及一种减肥素产品，该减肥素由减肥精华素、纯珍珠粉、大米粉配置而成。实质审查过程中审查员以“减肥精华素”在说明书中未清楚说明且在本领域不具有明确含义为
由，在第一次审查意见通知书中指出说明书公开不充分。请求人在复审时提交了两张申请日之前购买“减肥精华素”的发票以证明“减肥精华素”是申请日前已经存在的商品，可以购买得到。专利复审委员会接受了该证据，认为其能够证明“减肥精华素”在现有技术中已经使用公开，克服了该申请公开不充分的缺陷。
案例二：复审请求审查决定第20614号同样涉及用于证明某一产品使用公开的发票证据，而专利复审委员会并没有接受该证据。其理由如下：本申请涉及一种乙型肝炎病毒细胞株HepG2-RHBV 的构建方法，请求人提交了购欲证明“SolutionIV、V”属于现有技术。但发票证据中的产品名称“质粒抽提试剂盒”与上述“SolutionIV、V”并不一致，该证据仅能证明发明人曾经购买过中科开瑞生物芯片科技股份有限公司的试剂盒产品，但并不能证明本申请中所用的试剂盒即“SolutionIV、V”就必然是其当时所购买的试剂盒。并且请求人在答复二审通知时还曾指出所述“SolutionIV、V”均为上海超世生物科技有限公司的产品，前后陈述不一致。因此本案中专利复审委员会并没有接受申请人提交的发票证据。
由上述复审案例可见，对于该类证据需要从以下两个方面进行判断：发票或购销合同的时间是否在申请日前，发票或购销合同上所标明的产品与本申请所用产品是否存在一致性。如果这两个方面的条件均满足，在无相反理由和证据的情况下该类证据应予以接受。
3．网页证据
相对于教科书、专利文献或期刊文章，及发票和购销合同这几类证据，网页证据具有不可靠性和易变性的特点，下面将结合一个复审案例分析应如何判断是否可以接受申请人提交的网页资料这类证据。
复审请求审查决定第20260号决议，涉及一种球磨制备纳米粉体的方法，其中涉及术语“研磨球的最大相对速度”，由于现有技术以及说明书中都未说明“研磨球的最大相对速度”的含义，审查员在第一次审查意见通知书中指出其公开不充分。请求人在复审时提交了来自德国ZoZ GmbH 公司网页上提供的相关研磨设备的介绍文章，文章中列出了“磨球的最大相对速度”。对此，专利复审委员会认为：该网页上及这些证据本身均没有记载其公开时间，虽然google 搜索页上
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标有“1998”字样，但是互联网网页中包含的时间信息并不必然表示为该证据的公开时间，在没有其他证
据予以佐证的情况下，该搜索页并不能证明该证据的公开时间就是1998年，因此上述证据的公开时间无法确定，也就无法证明其在本申请的申请日之前已经公开。基于上述理由，专利复审委员会对于该证据不予接受。
由上述复审案例可见，如果网页证据仅仅是网页本身，在该网页的公开日无法确定的情况下，对于该证据不予接受。并且，对于网页证据除要考虑其公开日期外，还要考虑网页显示信息的真实性等。由于互联网中的网页信息具有很强的可编辑性和时效性，对同一网站内的网页可随时进行修改、更新，故在所述同一网站内的网页在不同时间内会呈现不同的内容，因此只有在有其他可信证据佐证该网页证据记载的内容真实且公开日早于本申请申请日的情况下，该网页证据才有可能被予以考虑是否接受。关于驳回时机的思考
以上对申请人提交的证据应如何处理进行了探讨。在判断是否可以接受申请人提交的上述证据后，后续审查基本可分为如下两种情况：①申请人提交的证据符合要求。这种情况下，审查员接受该证据，并继续审查该申请是否符合专利法及其实施细则以及其他条款的规定。②申请人提交的证据不被审查员所接受，且未对申请文件进行修改。这种情况下，是否可以以说明书公开不充分直接驳回？审查员应该如何把握驳回申请的时机？
在第二种情况中，由于申请人没有修改申请文件，事实没有发生改变，所提交的证据不予接受，该案说
明书仍存在公开不充分的缺陷，因而不符合专利法第26条第3款的规定，驳回的理由没有改变。因此，在事实、理由和证据均未改变的情形下，对其作出驳回决定是符合听证要求的，且这样的操作也是审查中通常的做法。但是，这样的处理方式是否妥当？
笔者认为，驳回是否妥当与审查员所发出的第一次审查意见通知书中具体的审查意见有直接的联系，具体分析如下：①如果审查员在第一次审查意见通知书中指明需要申请人提供某原料为现有技术的证据，但并未明确怎样的证据可以采纳，则从中可以看出审查员是准备待申请人提供具体信息后再作进一步的判断，此时如果申请人提供的证据不被接受，但申请人
从主观上认为该证据可以克服审查员指出的缺陷，是满足审查员的要求的，那么即使审查员认为申请人提交的证据不能证明说明书公开充分，也最好将其意见告知申请人，因为这是在审查意见中没有告知申请人的。这种情况下不建议直接作出驳回决定，最好是再给申请人一次意见陈述和提交证据的机会，这样操作也更有利于申请人接受。②如果审查员在审查意见中已经告知了要求申请人提交的证据的具体形式和内容，并告知如不能满足该形式和内容的不利后果，而申请人提交的证据仍未能满足该要求，则此时可以作出驳回决定。③如果在第一次审查意见通知书中并没有要求申请人要提供证据用于证明所述原料已为现有技术，但指出存在原料难以确定而导致的公开不充分的缺陷，克服该缺陷的唯一方式就是提
供现有技术的证据予以证明，此时可以认为审查意见默认需要申请人提供证据来克服这一缺陷，只不过在审查意见中没有明确应该提供怎样具体的证据而已，故这种审查意见类似于①的情形，因此，可采用①中的方式进行处理。结 论
本文的主要结论如下：①对申请人提交的专利文献和期刊文章等出版物证据，应从其有效性和关联性角度进行考量，判断能否用来克服公开不充分的缺陷。对于申请人提交的发票或购销合同这类证据，应该具体案件具体分析，否则可能会造成整个审查程序的延长和审查资源的浪费。由于网页资料的复杂性，在实质审查过程中对于网页资料证据不应予以接受，留待后续程序进行处理。②对申请人在答复审查意见通知书时所提交的证据不予接受，同时申请人也未提出本申请说明书公开充分的有说服力的理由的，如果审查员在审查意见通知书中未指明对证据的要求，最好再给予申请人一次陈述意见和提交证据的机会。（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心）参考文献：
[1] 审查操作规程（实质审查分册） [M]. 北京：知识产 权出版社，2011：26.
[2] 张琳. 浅议专利无效程序中涉及网页公开的证据使用 [J]. 审查业务通讯，2007，13（4）， 11-12.
责任编辑 陈幸
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