李晓蕾
【摘 要】权利要求的保护范围和记载范围是具有不同内涵的两个概念.保护范围是指权利要求边界之内所包含的内容,记载范围则是指权利要求的边界本身.在对权利要求进行修改、判断是否享有优先权时,应基于记载的范围进行判断.马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式,这样的撰写方式由于方便申请人基于具体实施方式进行概括因而在化学领域被广泛使用,但同时,与化学领域可预测性较低的特点存在一定冲突,在专利申请实务中一直存在较多争议.本文认为,删除具有多个变量的马库什通式化合物的某一取代基,不属于并列技术方案的删除,严格来讲也不符合《专利法》第三十三条的规定,但结合化学领域可预测性差的特点和审查实践,可以作为例外规定而在实质审查过程中被允许,但不能在无效程序中被接受. 【期刊名称】《电子知识产权》
【年(卷),期】2017(000)005
【总页数】10页(P35-44)
【关键词】权利要求;马库什;记载范围;修改;优先权
【作 者】李晓蕾
【作者单位】中国社会科学院研究生院法学系
【正文语种】中 文
马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，这种撰写方式可以应用在很多技术领域，但在化学领域，特别是撰写化合物权利要求时，更加常见。由于第一个在美国采用这种撰写方式获得保护的人叫尤金 •马库什（Eugene Markush）1. Ex parte Markush,1925Dec. Comm’r Pat. 126,128(1924)，因此采用这种形式撰写的权利要求被称为马库什权利要求2. MPEP 803.02。
中国的《专利审查指南》（2010）在第二部分第十章 8.1.1 基本原则中对马库什权利要求做了如下规定：
“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。马
库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。”
在美国和欧洲等其他国家或地区，也都允许采用马库什方式撰写权利要求。例如，《美国专利审查指南》中规定3. 同注释 2。，马库什权利要求是指采用“选自由A、B和C组成的组”这种方式撰写的权利要求；通常情况下，在由可选择的要素A、B和 C组成的组中，要素 A、B和C属于同一物理或化学的类别，或者属于同一本领域认可的类别。但是，如果根据说明书公开的内容和现有技术，属于同一组的可选择要素具有至少同一种共同的性质，而这种共同的性质使他们在权利要求中起到共同的作用，就可以采用马库什权利要求的撰写方式。
《美国专利审查指南》中明确了，这些可选择要素直接之所以能够并列，是由于各要素之间存在某种共同的性质，使它们在权利要求中起到共同的作用。进行这样归纳的依据，通常是根据现有技术公开的规律或者现有技术已经公开的内容，或者被本申请记载的内容所验证。
可以采用马库什通式的方式撰写的领域很广，但是最常见也是争议最大的是通过马库什通式
的方式撰写化合物权利要求，通过这种方式表示的化合物又被称为马库什通式化合物。
由于中国的《专利审查指南》中仅对马库什权利要求的单一性做了规定，对于马库什权利要求的范围没有更具体的规定，因此在实务中，也出现了对马库什通式化合物的不同理解。而对于马库什通式化合物的不同理解，进而导致了对修改和优先权等问题的争议。
例如，在北京市高级人民法院审理的关于94115915.9 的专利无效行政诉讼中曾经认为，各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果，即化合物是一个独立的技术方案，马库什权利要求所概括的是多个技术方案的集合。因此，无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。而且这种修改减小了专利保护范围，符合《专利法实施细则》第六十八条规定，没有对公众利益造成任何损失，应当允许4. （2013）高行终字第2046号。。
也就是说，根据北京高院的这一判决，马库什通式所涵盖的每一个化合物都是独立的技术方案，并且被申请文件所记载，因此，可以通过删除特定位置的取代基的方式，对技术方案进行删除。但是，该案中对马库什权利要求这样的理解和实践中关于新颖性的评价标准是存在矛盾的。例如，如果在先申请中仅公开了一个马库什通式化合物，而在后申请中，要求保护
被在先申请中的马库什通式所涵盖但没有具体文字记载的具体化合物，这个具体化合物是有新颖性的，也就是说，通常并不认为该具体化合物被在先申请所公开。
而在北京知识产权法院审结的另一个案件中，在讨论马库什权利要求的优先权问题时，则得出了与上述判决相反的结论。在北京知识产权法院审理的关于第 97197460.8 号发明专利无效行政诉讼中，涉案专利权利要求也是马库什权利要求，涉案专利权利要求保护的通式的结构和优先权文件中的结构发生了变化，包含的具体化合物存在部分重叠。对此，专利权人认为，马库什权利要求应当解释为多个并列技术方案的集合，重叠的技术方案能享受部分优先权，而复审委和法院则认为，马库什权利要求原则上应被视为一个整体的技术方案，不能以其中包含的具体权利要求作为判断的依据，因此，认定涉案专利有关权利要求不能享受优先权。5. （2015）京知行初字第1297号判决。
第 97197460.8 号“类苷酸类似物”案中，虽然讨论的是马库什权利要求的优先权的问题，但争议点同样在于对马库什权利要求的理解。如果按照前一个案件中的观点，认为马库什权利要求公开了所有涵盖的具体化合物，那么，在后申请中重叠部分所涵盖的具体化合物就应当能够享受优先权。但本案法官认为马库什权利要求应当作为一个整体考虑，因此结论是不能享受优先权。
可见，对于马库什权利要求范围的不同理解，会影响到权利要求的新颖性、修改、以及优先权等一系列问题。因此，有必要对此问题进行探讨。
要理解马库什权利要求的范围，首先要区分权利要求的保护范围和权利要求记载的范围这两个概念。需要明确的是，保护范围和记载的范围是两个不同的概念，并且范围往往是不同的。之所以产生这样的区别，是出于对汉语“范围”的不同理解。一方面，范围可以指边界包含的内容，另一方面，也可以仅指边界本身。我们在说保护范围时，通常是指通过权利要求的限定包含的所有技术方案；而在讨论记载的范围时，指的是边界本身。
权利要求的保护范围是所有符合权利要求的技术特征及其等同特征限定的技术方案的集合。权利要求的保护范围，是在侵权判断时常常需要考虑的问题。如果一个涉嫌侵权的产品或方法，具备所有权利要求中限定的技术特征或与权利要求中的技术特征等同的特征，就认为该产品或方法落入了权利要求的保护范围，可能构成侵权。
根据《专利审查指南》的规定，记载的范围是指文字记载的内容以及可以从文字中直接地、毫无意义地确定的内容。权利要求记载的范围，与权利要求的保护范围存在关联，但并不相同。一个技术方案落入了某一专利权的保护范围，并不一定被该专利文献所记载。举个简单
的例子来说明，如果一个权利要求中出现了数值范围作为技术特征之一，例如，权利要求中限定了温度为 5-25 摄氏度，如果被控侵权的方法的其他特征都与权利要求相同，并采用了 10摄氏度，那么被控侵权方法就落入了权利要求的保护范围。然而，不能由于权利要求中记载了 5-25 摄氏度的范围，就同时认为权利要求记载了10摄氏度的具体方案。同样的，如果权利要求中记载了“某产品是用金属制成的”，而被控侵权产品是用铜制成的，那么在其他特征都相同或等同的情况下，被控侵权产品就可能落入了权利要求的保护范围；但是，不能由此认定权利要求记载了“某产品是用铜制成的”的方案。在这种情况下，包括“10摄氏度”和“铜”的技术方案，都具有新颖性，并有可能构成选择发明。
还原发明创造完成的过程可以发现，发明人一般都是从已经完成的、被证明可行的、足够数量的实施例出发，根据现有技术已知的规律或自己的研究成果，总结规律，概括能够实施并解决相应技术问题、达到相应技术效果的可行范围。在基于发明撰写专利申请文件时，通常会在说明书中记载具体的实施例，在权利要求中以倒金字塔的方式记载由大到小的不同概括范围。而基于实施例进行概括本身就是完成发明创造的步骤之一，所概括出不同范围的边界在提交发明时已被记载在申请文件，受到“先申请”原则的限制。在发明提交之后，是不能对发明进行重新概括的，这也是《专利法》第三十三条规定的修改不能超出原申请文件“记载的
范围”的原因。基于上述分析可见，权利要求记载的范围，是指权利要求的边界本身，该边界既可以是权利要求最宽广的边界，也可以是能够直接地、毫无疑义地确定的其他范围的边界。需要注意的是，在确定权利要求记载的范围时，应当把技术方案作为整体考虑，不能仅判断某个技术特征是否被记载。
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