结合实际案例浅谈R51.3的判断原则及其适用
【摘要】主动修改是在审查过程中经常遇到的一个问题，审查员和代理人对于规定了修改方式的专利法实施细则第51条第3款的理解和把握也不尽相同。本文结合一个具体案例，从程序和实体方面对专利法实施细则第51条第3款的操作方式进行了一些浅见的分析。 【关键词】细则第51条第3款；法第33条；主动修改；被动修改；程序
一、 引言
在实质审查[1]中，专利法实施细则第51条和专利法第33条是涉及修改的两个条款。
根据专利法实施细则第51条第1款（下称R51.1）的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
根据专利法实施细则第51条第3款（下称R51.3）的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
根据专利法第33条（下称A33）的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 R51.1对修改时机进行了约束，R51.3对修改方式进行了约束，A33对修改超范围进行了约束。在满足修改时机的情况下，如何依据R51.3进行审查，后续程序应当如何操作，当不符合主动修改要求与修改超范围的缺陷可能同时出现应当如何进行处理。笔者结合实质审查的具体案例对上述问题进行探讨与分析。
二、 实际案例介绍
（1）案情
该申请涉及一种集尘滤袋，原始权利要求书记载如下：
1. 一种集尘滤袋，包括滤袋体（4），其特征是在滤袋体（4）的滤袋开口（41）的外表面设
有双簧（5），滤袋体（4）外套接有包括一个以上的固定环（3），滤袋底部（42）设有卡环（2），卡环上固定有挂钩（1）。
2. 根据权利要求1所述的集尘滤袋，其特征是每两个相邻固定环（3）之间的距离是150cm-180cm。
3. 根据权利要求1或2所述集尘滤袋的安装方法，其特征在于包含以下步骤：首先将带有滤袋安装孔（71）的花板（7）和双层结构的扁钢（8）各自固定……。
第一次审查意见通知书中，审查员采用两篇对比文件评述了所有权利要求1-3的创造性。
（2）申请人的第一次意见陈述
申请人答复第一次审查意见通知书时，接受了审查员指出的有关产品权利要求1-2不符合专利法有关创造性的规定，但仍然坚持方法权利要求3具备创造性，在修改时，删除了原独立权利要求1以及从属权利要求2，并相应删除了方法权利要求3对产品权利要求1、2的引用关系，将其作为新的独立权利要求1。
修改后权利要求书：
1.一种集尘滤袋的安装方法，其特征在于包含以下步骤：首先将带有滤袋安装孔（71）的花板（7）和双层结构的扁钢（8）各自固定……。
申请人修改后的方法权利要求中不引用产品权利要求，导致权利要求的保护范围扩大，修改后的权利要求是否修改超范围，此时法条应该适用R51.3还是A33？
（3）问题分析
首先，关于修改是否符合R51.3？
申请人在答复第一次审查意见通知书时删除了原产品权利要求1、2，并相应删除了方法权利要求3对产品权利要求1、2的引用关系。
原方法独立权利要求3（下称权3）引用产品权利要求1或2（下称权1或权2），其包括两个技术方案：技术方案1=原权3的技术特征+原权1的技术特征；技术方案2=原权3的技术特征+原权1的技术特征+原权2的技术特征。删除方法独立权利要求3对产品权利要求1、2的引用关系后，使得新的方法独立权利要求仅包括原权利要求3的技术特征，相对于原方法独立权利要求的两个技术方案，扩大了保护范围。这种修改属于审查指南第二部分第八章第5.2.1.3节所述的第（1）种情形“主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围”（参见审查指南第244页），不能被视为针对审查意见通知书指出的缺陷而进行的修改，因而不符合R51.3的规定，不能被接受。
其次，关于修改是否符合A33？
这种修改尽管删除了方法权利要求对产品权利要求的引用关系，但原说明书第0019段已记载了一种上位化的滤袋安装方法，根据该记载，本领域的技术人员能够直接地、毫无疑义地确定出修改后的方法权利要求1所述的滤袋安装方法，因此这种修改没有超出原申请文件记载的范围，符合A33的规定。
三、 分析和小结
在本文案例中，针对申请人所提交的修改文本，在判断修改后权利要求是否符合R51.3或是否符合A33的规定时，该如何在两个条款之间进行选择以及又该如何做出正确的判断？
首先，从法条的立法本意出发[2]，《专利法实施细则》第五十一条赋予了申请人修改专利申请文件的权利，同时也定义了申请人对申请文件的修改类型：主动修改和被动修改。R51.3则规定了申请人应当针对审查意见通知书中指出的缺陷进行修改，这样的修改就是申请人进行的被动修改，而关于R51.3的规定，《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.3节“答复审查意见通知书书时的修改方式”提供了必要的灵活性。而A33规定了申请人进行修改所必
须遵循的基本原则，即无论是主动修改还是被动修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
可见，审查文本的“确定或接受”与“判断修改后的内容是否超范围”是两个不同层次的问题。首先应当依据R51.3判断在“程序”上是否接受或确定修改文本为审查文本，至于该文本的修改在内容这一“实体”上是否符合A33的规定，则是在接受了该文本作为审查文本之后，才需要进一步审查的问题。然而，并非修改方式不符合R51.3规定时的所有情形，都不进行A33的审查，这也就是《指南》第二部分第八章第5.2.1.3节针对R51.3所做的更加灵活性的规定“虽然申请人的修改方式不符合R51.3的规定，但其内容与范围满足A33要求的修改，只要修改后的文本消除了原来的缺陷，并且具有被授权的前景，且有利于节约审查程序，则可以视为按照通知书要求进行的修改，可以接受该修改文本”。此时，审查员则应当进一步进行有关审查文本的其他缺陷的审查。
综上所述，本文结合审查实践中的具体案例粗浅分析了使用以及适用R51.3时的思考和观点。由于笔者水平有限，以上分析难免有不恰当之处，考虑不周之处敬请各位同仁批评指正。
参考文献：
[1] 中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》.知识产权出版社.北京：2010年1月.第171-253页.
[2] 尹新天.《中国专利法详解》.知识产权出版社.北京：2011年1月.第410-421页.
第二作者所做的贡献与第一作者相同，但限于版面设计，被列为第二作者。
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