冯婧
【摘 要】斯坦福大学诉罗氏公司侵犯专利权案是围绕存在第三方合作的政府资助发明的权利归属问题展开的讨论.本案的发生引发对《拜杜法案》和《专利法》中发明人转让专利的优先性问题的思考.虽然我国的职务发明制度与美国不同,但是本案的发生对我国解决存在第三方合作的政府资助发明的权利归属问题提供了借鉴. 【期刊名称】《山西省政法管理干部学院学报》
【年(卷),期】2013(026)001
【总页数】3页(P30-32)
【关键词】权利归属;优先性;职务发明
【作 者】冯婧
【作者单位】华南理工大学法学院,广东广州510006
【正文语种】中 文
【中图分类】DF523.2
职务发明是指雇员为完成雇主交付的工作任务所完成的发明创造。［1］根据美国职务发明的相关规定，发明的所有权是属于发明人(即受雇人)的，除非雇佣者和受雇人之间有相反的协议。［2］这也就意味着作为发明人的受雇者可以依据专利法授予发明人的权利将自己的发明转让给第三方。但是针对政府财政资助的发明则主要适用《拜杜法案》的规定，即要求项目承担者附条件享有专利权。斯坦福诉罗氏侵犯专利权案由于在政府资助外还存在于第三方的合作，因此在《拜杜法案》和《专利法》的适用上产生了分歧，本文就此案对存在第三方合作的政府资助发明的权利归属问题做进一步探讨。
一、本案的主要案情
1985年，名为Cetus的加利福尼亚的小公司开始研究通过人体血液测试能够引发艾滋病的HIV病毒，其中一项名为PCR的技术获得了诺贝尔奖，这也成为该项研究中的主要成就。1988年，Cteus开始同斯坦福大学传染病研究中心合作测试一种新艾滋病药物的功效。Holo
dniy教授当时是斯坦福大学该项目的一名研究人员，在此之前与斯坦福大学签订了雇佣协议，同意将自己在工作期间发明的“权利、所有权和利益”转让给学校。Holodnity的管理人将其安排到Cetus公司去学习PCR这种在研究中用到的技术，Holodnity教授在进入Cetus公司的时候，签署了一项协议，同意将自己的发明以及相关的改进技术转让并特此转让给Cetus公司以作为其进入Cetus的条件。Holodniy在与Cetus公司的员工一起工作的期间，发明一种建立在PCR技术基础上的测试患者血液里HIV数量的方法。当Holodnity回到斯坦福时，与其他几位斯坦福的工作人员一起对这种方法进行了测试，最终，斯坦福大学申请了三项测试方法的专利。由于斯坦福大学拥有三项检验血液里HIV的方法专利，在罗氏开始生产HIV试剂盒时，斯坦福大学起诉罗氏公司运用了斯坦福的专利技术，侵犯其专利权。同时罗氏也反诉斯坦福和发明专利的两名研究人员不具有起诉权，因为检测血液里HIV的方法是罗氏集团收购的Cetus公司与斯坦福大学合作开发出的，因此斯坦福大学并不具有专利的所有权，缺乏起诉的权利。地区法院通过简易判决对于斯坦福的诉求部分同意，部分否定，而上诉法院则对地区法院的判决做出修改，认为斯坦福大学缺乏起诉的权利。
二、本案的争议焦点
本案涉及到对1980年的《拜杜法案》(Bayh－Dole Act)如何适用的理解。《拜杜法案》出台的主要目的就是要鼓励大学、小型企业等将发明进行商业化，将专利权赋予项目承担者，与此同时项目承担者也要承担一定的义务，例如政府可以在为了公益等情况下可以免费的使用该专利，或者将这项专利再许可给别人。
(一)《拜杜法案》的适用条件
Breyer法官认为《拜杜法案》中关于发明的归属，应该满足以下顺序:首先是投资一方，其次是美国政府，再次是发明该项专利的具体个人。按照这种观点，联邦资助的研发项目中默认项目研发机构获得了专利，即默认作为雇员的发明人同意将专利转让给作为雇主的学校，这样最终获得专利权的是学校，而非具体的发明人，这也就意味着发明人不能再将该专利随意转让给别人。这种做法是要保证《拜杜法案》所想实现的专利商业化的目的，同时能够避免对纳税人的二次征税和保持政府介入的自由度。如果雇员可以随意将专利转让给其他企业或者个人，实际上这项专利更不容易被商业化，而是被他人垄断性的使用，同时这也意味了纳税人纳了两次税。而且一旦这项专利转让给了其他企业，政府想要将其用于公益事业也就无法实行，最终使得《拜杜法案》形同虚设。
此外，《拜杜法案》中对承包商的权利描述时运用的是“保留(retain)”而非“获得(obtain)”，这也就说明法案并不是说所有的由联邦资助的发明都属于承包商(本案指斯坦福)，投资方、政府和发明人都可能获得专利。创造性思维所产生的职务发明创造自然归属于劳动者自己，也就是应该归属于发明人，［3］承包商想要获得专利的所有权，就要通过雇佣协议或者其他形式的协议获得原本属于发明人的专利权。本案中，恰恰是这对个雇佣协议中是否包含HIV测试方法的这一项专利而产生了争议，而这一争议点也会这直接影响到《拜杜法案》在本案如何适用的问题。但是基本可以肯定的是，《拜杜法案》适用不能自然剥夺发明人的专利所有权，只有在学校、小企业等非盈利机构从发明人那里获得专利权时才能适用。
(二)转让合同的优先性
美国的专利法将职务发明的所有权赋予了发明人，只有发明人明确将自己的权利转让给雇佣者时雇佣者才享有专利的所有权。本案中的Holodniy教授既与斯坦福签订过雇佣协议，又与Cetus签订了保密协议，其中都涉及了转让专利权的内容，那么两个转让合同的优先性就成为了本案最大的争议点。法院最终依据是两份合同中的措辞来确定优先性，认为Holodniy教授与Cetus公司签订的协议优先于与斯坦福的签订的协议。在与斯坦福签订协议时，合同中
的使用是“将转让”，也意味着未来会转让，但不是签订合同的时候对方就被授予权利，而只是为自己创设了一项转让的责任，更没有专门的指向哪个具体的专利。而与Cetus公司签订协议的内容则较为具体，就是“将转让并特此转让”，针对的就是目前进行的发明研究，要转让给公司，针对的对象具体、明确，固Cetus公司的协议是优先于斯坦福的协议的。当然这种观点也并非被所有法官接受，Breyer法官就对这一论断存疑。一个人对一项发明的专利所有权只能转让一次，在第一次签订转让合同时，发明人就已经不是专利权的所有人，自然不能进行第二次转让。一个发明人可以随意将一项发明转让给不同的人，这对其他善意的被转让人是不公平的。
三、本案对我国的启示
斯坦福案的实质在于《拜杜法案》的适用条件，以及与《专利法》中基本制度的协调与优先性的问题，案件虽然已经解决，但是给我们留下很多思考，尤其是为类似的案件在我国法律环境下该如何处理提供了参考。
(一)我国政府资助发明权的归属
对于政府财政资助的科研成果的归属问题主要经历了“全民享有——国家享有——项目承担单位所有”变化。［4］美国很多知识产权的保护制度是基于知识产权保护过度而非保护不足而导致的交易成本增长的背景下制定的。［5］我国在借鉴的过程中必然会存在很多差异，最基本的就是我国对于职务发明的归属与美国不同，由此影响下的政府财政资助的科研开发的权利归属中具体问题的就与美国不同。
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