专利知识系列讲座
韩晓春
通常情况下，如果在先申请是发明专利申请，在后申请也是发明专利申请，在后申请要求在先申请的优先权，则无论是外国优先权或本国优先权，基于是同一类型的专利申请，是没有问题的。但是，如果在先申请与在后申请是不同类型的专利申请，则是否可以作为优先权的基础呢？该问题就是我们通常所说的优先权类型的转换问题，也是优先权制度可以带来的一个好处。该问题在巴黎公约中已经有规定，但只作为最为基本的规定。如巴黎公约第4条规定，允许发明专利申请作为优先权的基础，而通过优先权制度，在后申请转换为实用新型。即在后如果是实用新型申请可以要求发明专利申请的优先权，也允许反过来实用新型作为在后发明专利申请优先权的基础。同时，巴黎公约还规定了允许在先申请是实用新型，在后申请是外观设计，外观设计可以要求实用新型的优先权。但是，巴黎公约在提到实用新型和外观设计的转换时，仅仅是从期限的角度上规定的，即强调如果发生外观设计要求实用新型优先权的情况，其优先权的期限是6个月，而不是12个月。巴黎公约并没有明确规定发明专利申请是否可以作为在后外观设计的优先权的基础，但在我国的实践中，时有发生美国申请人以美国的发明专利申请为优先权的基础，在后向中国提出外观设计申请，要求在先发明专利申请的优先权。笔者认为，尽管巴黎公约没有提到发明专利申请可以作为 在后外观设计的优先权的基础，但巴黎公约也没有禁止这种转换。笔者认为巴黎公约之所以没有规定这种转换，原因在于发明专利的附图更多的是内部结构等附图，而较少产品的外部形状图。而实用新型的附图中，产品的形状图更为多一些，因此，仅列举了实用新型可以作为外观设计的优先权的基础。从法理上讲，如果某一产品形状是张三发明的，无论是在实用新型的附图中出现，还是在发明专利申请的附图中出现，均不应当影响其作为在后外观设计申请优先权的基础。尤其是有些国家并没有实行实用新型制度，如美国。其小发明仍然是以发明专利申请的形式进行保护。因此，笔者认为，不能绝对排除美国在先发明专利申请作为在后中国外观设计申请优先权基础的可能。该问题并没有在专利法、实施细则和审查指南中规定。但如果遇到这样的情况，初审可以“放过去”，放到无效程序中来最后解决。因为审查指南规定外国第一次申请是否是巴黎公约意义上的第一次申请，初审并不审查，该条款可以作为该问题初审“放过去”根据。而留待无效程序中出现需要核时优先权时，由无效程序来判断。目前尚未听说有这样的无效案例，因为，无效程序中需要核实优先权、且在先申请是发明的情况应当极少出现。
基于本国优先权不包括外观设计，因此，本国优先权类型的转换只存在发明和实用新型之间。但基于我国发明和实用新型之间只有通过优先权形式进行
转换一种途径，而不象日本一样发明专利申请和实用新型专利申请在一定条件下可以互相转换。根据日本实用新型法第10条的规定，发明专利申请在未授权的情况下，可以转换为实用新型申请。根据日本专利法第46条的规定，实用新型申请可以转换为发明专利申请。发明专利申请或者实用新型申请转换后，
原发明专利申请或者实用新型申请视为撤销。基于我国专利法没有这样的转换制度，而有时这样的转换对申请人来讲又是必要的，故我国利用优先权制度进行专利类型的转换具有特别的意义。概括起来，在我国，优先权类型的转换可以存在这样几种情况：1、发明转换为实用新型；2、实用新型转换为发明；3、实用新型转换为外观设计（此种情况仅限于外国优先权）。
（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议