专利知识系列讲座
韩晓春
一、细则和指南规定的分案时间
关于专利申请分案的时间，专利法实施细则第42条规定了“申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。而审查指南对分案的时间作了更为具体的规定，审查指南第1部分第1章第5.1.1节规定的时间是：“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请”。“对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请”。上述内容是2006年和2010年审查指南的规定，而2001年审查指南仅规定了第一种情况，即在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。并没有规定驳回后三个月内可以分案，也没有规定不服复审决定的诉讼期间也可以分案。另外， 审查指南还规定：“分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出”。即原申请如果已经授权或驳回生效，就不能再分案了。而对于分案的再分案，同样以原申请为基础。但以原申请为基础也有例外，即如果原申请已经授权，审查员在审查分案申请时（包括再分案申请），如果发现审查的“分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请”，是允许的。
概括起来，可以主动提出分案申请的时间是：
1、原专利申请的审查期间（原申请如果授权，应审查员的意见可以被动分案）
2、收到授权通知书之日起两个月内
3、收到驳回决定的三个月内
4、不服复审委员会维持驳回决定的行政诉讼期间（包括一、二审期间）
5、已经公告授权，主动撤回、驳回决定已经生效，及视为撤回已经确定的不能分案。
6、特殊情况下，收到授权通知书两个月后或者视撤后等，仍可以分案。
上述主动分案的时间有一个共同的特点，即如果原专利申请“活定”了，
或者“死定”了，均不得再分案。所谓“活定”了，就是已经公告授权。所谓“死定”了，就是驳回生效、视撤生效且不能再恢复等。而这里指的“原申请”应当是指最早的第一次申请，当然更包括分案申请也已经授权（再分案的情况下）。为何有这样的规律呢？原因在于维护公众的利益。因为如果公告授权后再允许分案，就意味着说明书中已经奉献给公众的技术方案，申请人还可以通过“分案”再变为自己的私有财产，这是不公平的。如权利要求记载了A、B方案。而说明书中还记载有C方案，假定C方案亦有创造性，如果授权公告，意味着C方案奉献给了公众和社会，但如果允许分案，则意味着允许申请人再将其放入自己私人腰包，所以，是不允许的。而“死定”了不允许再分案，逻辑也是相同的。即如果驳回决定生效、或者视撤已经不能恢复后，意味着该申请说明书中记载的所有技术方案均进入公有领域，公众可以随便使用，而无论该说明书中是否还有权利要求中未记载的技术方案。但如果允许驳回生效后、或者视撤等确定后分案，则意味着已经进入公有领域的技术方案申请人还可以再收回来当作自己的个人财产。因此，不仅我国专利法，从其他国家的专利法来看，也是不能允许“死定”或“活定”了再分案。当然，这里讲的“死定”或“活定”了再分案，是指申请人主动的分案，不包括被动的分案。如果原申请已经授权，但审查分案申请的审查员认为分案申请仍不具有单一性时，可以发出审查意见通知书，申请人可以根据该审查意见通知书进行分案。理由是，被动的分案必然是基于单一性问题，只能从权利要求中分出技术方案，不可能再从说明书中分出技术方案，不会损害公众的利益。需要探讨的是视撤以后，尚在恢复期间内，但未恢复时，是否允许分案？在实际操作中对此有不同的看法，笔者的意见是不允许分案。大前提仍是分案的原案必须是“活着的”，专利申请的视撤，不以公告为准，而是以登 记簿中的登记为准。而一旦视撤通知发出，专利局的登记簿将登记该视撤法律状态。即该申请作为一项专利申请权在专利局已经不存在了。尽管此时不太可能公告，但基于此时任何人均可以要求专利局出具登记簿副本，或者公众还可以通过其他合法的途径得知该申请已经视撤，即一旦登记为视撤，该申请应当进入公有领域。假如此时有人善意使用该技术，即使将来恢复了，公众的善意使用也要获得保护。如果该视撤的申请在两个月内恢复了，只能认为该申请“死”而复“活”了，而不能否认其“死”的阶段。再一个原因是在两个月内申请人是否进行恢复是不确定的。当然，有时申请人在得知申请视撤后立即办理恢复手续，但到我局发出恢复通知书仍需要一段时间，笔者认为，如果遇到这种情况，也要等发出恢复通知后，再办理申请人提出的分案请求。否则，如果允许“死”而未“活”时就承认其分案申请，不仅不符合法理原则，也容易造成麻烦。因为万一最后不能恢复，而专利局又受理了人家的分案申请，结果不好处理。审查指南规定的“一般不得再提出分案申请”，指的应当就是这类情况。但应当理解为，如果
申请人在恢复期间提出分案申请，也要等事实上已经恢复了，再接受其分案申请。
还有一个问题需要探讨，即假如原申请已经授权公告，或者分出的申请也已经授权公告，权利人想对已经授权的专利分案，且并不是从说明书中分出技术方案，而是从不具有单一性的权利要求中分一项权利要求，将不具有单一性的专利权通过分案变成具有单一性（三种专利在授权后仍存在单一性问题是可能的），怎么办？根据我国专利法目前的规定，肯定是不允许的。笔者认为，对此种情况下的分
案，将来是否可以考虑允许。因为，这种情况的分案并不会影响到公众的利益。不仅对权利人有好处，对公众也应当有好处。如外观设计成套合案申请的分案，以及不具有单一性的实用新型专利权，甚至是发明专利权，如果允许授权后进行分案，显然是有好处的。否则，无效程序中将茶壶无效掉了，留4个茶杯和1个茶盘在一件专利中，不仅不符合单一性的要求，且也不伦不类。当然，如果开放授权后基于单一性的分案，则必须要通过复审委员会来进行，而不能由权利人自己做主，因为分案是否符合规定，需要进行审查，当然，设立这样的制度并不是一件容易的事，需要制定专门的程序。
二、从权利要求和从说明中分案适用的期间事实上不同
还需要说明的是，细则和审查指南中规定的分案时间，一是包括三种专利，二是并没有区分从权利要求中进行分案、和从说明书中进行分案两种情况。因此，仍有必要细化来分析。笔者认为，如果是从说明书中进行分案，上述分案时间是可行的。因为，从说明书中分出未记载在权利要求书中的技术方案，并不需要对原案进行修改。因此，即使是在不服维持驳回决定的复审诉讼的一、二审期间，也可以进行分案。此时，并不需要法院对诉讼标的作任何修改或变动。因为，法院审理的是驳回权利要求的决定是否正确，而从说明书中进行分案与驳回决定没有关系。但如果是从权利要求中分出技术方案，则是不能允许的。因为。法院正在审理对权利要求的驳回决定是否正确，如果允许分案，则意味要相关的权利要求要通过分案来脱离法院的审查，显然是不允许的。且在程序上，从权利要求中分出技术方案，必须要删除相关的权利要求，不能想象在法院审理过程中，突然要改变诉讼客体。因此，
无论是否基于单一性问题进行分案，只要是从权利要求中分出技术方案，必然涉及到对原申请文件的修改。笔者认为在从权利要求中分出技术方案时，只能在上述的两个时间点进行分案，一是在审查期间，且并不是审查期间的全部，而只能是审查期间可以对原申请进行修改的时间，或主动、或被动的进行分案。当然，审查期间也包括视撤后通过恢复程序，恢复了专利申请以后。再一个时间段是复审期间，而复审期间亦分两种情况，一种是驳回理由本身是就单一性问题，当然可以在复审期间针对驳回理由，删除不符合单一性的权利要求，并且将其作为分案申请提出。再一种情况是，驳回理由并不是单一性问题，这时，是否允许分
案呢？笔者认为应当可以，理由是根据审查指南关于复审期间的修改规则，在复审期间可以缩小权利要求的保护范围，而不能扩大权利要求的保护范围（注1）。而单纯的删除某一权利要求、或某一权利要求中的某一技术方案（当一个权利要求中存在两个技术方案时），显然是缩小保护范围。将删除的权利要求或技术方案作为分案申请提出，应当是没有问题的。反过来，我们假设在其他时间点进行从权利要求中进行分案，如在收到授权通知书起两个月内，这时提出新的分案申请，已经不能再删除原申请中相重复的权利要求了。因为，在授权通知书发出后，不能再退回审查程序。再如驳回后的三个月内进行分案，此时亦脱离了审查程序，如果从权利要求中分出技术方案，在这三个月内没有程序进行删除相关的权利要求，只能在不服驳回的复审中才可以进行删除，而这又进入了下一个时间段。因此，概括来讲，细则和审查指南规定的收到授权通知书两个月内可以分案、收到驳回决定三个月内可
以分案，以及在不服复审决定的一、二审诉讼中可以分案，应当理解为均是指从说明书中进行分案，而不包括从权利要求中进行分案，即对细则和审查指南的规定，必须作为限缩性的解释，而不能机械的从字面规定上理解。
三、外观设计专利申请分案适用的期限
细则和指南规定的分案时间应当理解为包括外观设计，但笔者认为，细则和指南的相关规定，在外观设计实际进行分案时，有些情况下是缺乏操作性的。如尽管细则和指南规定了可以在收到授权通知书两个月内进行分案，也可以在不服驳回决定的三个月内进行分案，还可以在不服复审决定的一、二审诉讼中进行分案。但其实外观设计只能在初审程序未结束时进行分案，而在上述的时间段内进行的分案并不具有操作性。如在收到授权通知书两个月内进行分案，申请人在收到授权通知书后的两个月内，包括两种情况，一种是办理了授权登记手续后，一是办理授权登记手续前，如果是后者，原申请尚有可能退回原审查部门进行分案处理，即删除分出的视图。但如果前者，则已经进入出版印刷程序，不可能再退回到原审查部门了。且即使是第一种情况，即未办理授权登记手续的情况下，目前的操作实践，原申请通常也不退回审查部门。而外观设计分案申请提出后，如果不删除原申请中相应的视图，该原申请和分案申请必然造成重复授权，即分案申请“活”不成。再看不服驳回决定的三个月内，更没有程序将原申请退回到审查部门。当然，进入复审可以进行分案，但进入复审阶段已经是下一个分案的时间段了。而不服复审决定的一、二审诉讼期间，更不可能在法院审理时删除视图了。因此，
上述几个时间段对于外观设计分案来讲，无论申请人是否要求对原案进行删除，事实上是没有程序对原案中的相应视图进行删除的，即申请人在这些时间段提出的分案申请，均可以理解为是“白”分，即分出后最终要被无效。因此，基于发明和实用新型可以从说明书中分出技术方案，可以从上述分案中受益，而外观设计不能从上述时间
段中受益。故笔者希望将来修改审查指南时，明确规定，申请人在收到授权通知书两个月内，且在未办理授权登记手续时，可以提出分案。这时提出分案，原案将退回审查部门删除分出的相应视图，以保证分案申请和原申请不重复。至于驳回决定后的三个月，以及不服复审决定的一、二审期间，亦应当明确规定外观设计不能分案，否则无法删除原申请中分出的视图。
另外，需要提到的是，审查指南上述分案时间在行文上“漏”掉了复审决定后的三个月是否可以分案的问题，在实践中，代理机构通常是干脆提出诉讼，但不缴诉讼费，再提出分案，这样就落入了不服复审的诉讼期间。故下次修改指南，追加规定复审决定后三个月也可以提出分案，这样就周延了。
四、日本近些年来对分案时间的修改
日本在2007年以前对分案申请的时间仅限于审查阶段，而在2007年生效的专利法第44条中增加规定了两个分案的时间段（注2），一是在审查员作出授权决定的30日内可以进行分案（肯定的决定），一是在审查员作出驳回决定的30日内可以分案（否定的决定）。第一个时间段相当于我国的在收到授权通
知书两个月内进行分案的规定，第二个时间段相当于我国驳回决定后三个月内可以分案的规定。从修改和增加分案申请的时间段来看，我国是在2006年审查指南中规定的，而日本是在2007年修改专利法时增加的。是否日本参考了我国的作法，亦不得而知。但是，两国均放宽了分案的时间界限，其意义何在呢？应当认为，其出发点是相同的。即最大限度的保护发明人所作出的发明创造，因为，假如驳回了所有权利要求，但并不能排除申请人在说明书中还记载有未写入说明书的具有创造性的技术方案，如果真有这样的情况，则在驳回后再给申请人一个机会，使其将该方案分出，作为一件新的专利进行保护，无疑是对申请人最大的“关照”了。但是，应当理解为，两国这种增加的规定，应当仅限于从说明书中分出技术方案的分案，而不包括从权利要求书中分出技术方案的分案。因为，一来决定授权或决定驳回后，均不能再删除原申请的权利要求了。二来如果是驳回，基于是针对所有权利要求进行的驳回，自然，不能允许将驳回的权利要求再分出来（通过分案再复活）。如果申请人认为不该驳回某些权利要求，可以通过复审来解决，而不能通过分案来解决。
注1：参见审查指南第4部分第2章第4.2节
注2：参见日本创英国际专利法律事务所2007年3月21日网上文章《Intellectual Property Law Revisions effective from April 1, 2007》
（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议