发表时间：2020-05-08T08:21:53.877Z 来源：《科技新时代》2020年2期作者：谭英强[导读] 以前，我国法院审判的知识产权案件多以外观设计专利和简单机械发明或实用新型专利为主。
广州嘉权专利商标事务所有限公司
摘要：国家实施创新驱动知识产权战略以来，我国专利申请量和专利诉讼案件的数量激增。计算机软件、通信、电子和药物成分、配方工艺、基因技术等新兴技术领域的专利申请大量涌现，新兴技术领域的专利诉讼也随之出现。司法实践中对于新兴技术领域的专利侵权判定却较难做出准确的判定。虽然试点技术调查官制度，但是司法鉴定制度仍是电学和生化领域专利侵权诉讼中认定侵权法律事实的主要依据。本文首先介绍何种案件需要司法鉴定，接着介绍司法鉴定的制度和程序，然后介绍两个专利侵权司法鉴定的案例。本文希望通过介绍专利侵权诉讼中的司法鉴定，从而提高专利代理师处理新兴技术领域专利侵权诉讼的能力，为当事人争取合法权益，以维护社会的公平正义。 关键字：专利诉讼，司法鉴定，案例分析，应对策略。
一、何种案件需要司法鉴定
以前，我国法院审判的知识产权案件多以外观设计专利和简单机械发明或实用新型专利为主。由于外观
设计专利和简单机械专利比较直观，能看得到或摸得着，民三庭的知识产权审判法官在听取了双方律师的讲解和剖析后，一般能独立作出侵权判定，无须委托知识产权司法鉴定机构进行鉴定。知识产权司法鉴定在以前的案件中主要是一方当事人把鉴定意见作为证据之一提交给法院参考，争取法院做出对其有利的判决。 如今，计算机软件、通信、集成电路、电子方面和药物成分、化工配方、工艺、基因工程等新兴技术领域的专利诉讼逐渐出现。一方面，电学领域和生化领域的专利技术本身比较抽象和复杂，属于高精尖的高新技术。比如大电学领域分为计算机软件、硬件、通信技术、电子技术等，而且还有一些细小的技术分类，比如计算机软件也分上位机软件、嵌入式软件、互联网软件等，而且这些新兴技术高速发展，可谓一日千里，技术难度相对来说更大，非专业人士一般难以理解。另一方面，涉嫌侵权产品一般都表现为“黑匣子”，即所有专利权利要求中的技术特征都隐含在这个所谓的“黑匣子”里，需要通过特定的分析仪器设备应用特定的方法进行测试和分析。因此，这个“黑匣子”对于法官来说很抽象，看不见且摸不着，必须借助司法鉴定来解决专利侵权判定的问题，知识产权司法鉴定变成新兴技术领域专利诉讼中的必要程序。
二、知识产权司法鉴定的制度和程序
司法鉴定是指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托法定鉴定单位，运用
专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。在我国，法医类鉴定、物证类鉴定和声像资料鉴定属于前三类比较成熟的鉴定类型，而知识产权司法鉴定则属于第四类新兴鉴定。司法鉴定意见必须经过质证才能作为定案的依据。
知识产权司法鉴定可以由中立的司法机关委托，也可以由当事人委托，而由中立的司法机关委托的司法鉴定更具有公正性。专利诉讼中一般由原告先提起司法鉴定的请求，被告方也可以在诉讼中提起司法鉴定的请求。审判法官一般根据查明案件事实的需要做出是否委托司法鉴定的决定。如果审判法官认为无须委托司法鉴定就能查清事实，则审判法官可以不委托司法鉴定。
一旦法院认为有必要委托司法鉴定，则下一步就进入遴选司法鉴定机构的程序。一般是由原告和被告分别推荐两家鉴定机构，这个时候原告和被告一般会推举其信任的鉴定机构。如果双方推荐的鉴定机构一致，则法院直接委托该一致的鉴定机构进行鉴定。如果双方推荐的鉴定机构没有一致的，则由法院组织双方进行协商，如果协商一致则直接委托，如果协商不成，法院会在或省高院司法鉴定机构名录中对符合知识产权鉴定业务范围的机构进行摇珠程序，最终通过摇珠确定委托的鉴定机构。
遴选鉴定机构一般要注意以下几个因素，首先，该鉴定机构的鉴定业务范围是否包括知识产权，是否有能力鉴定专利侵权；其次，该鉴定机构是否获得司法局行政许可并备案，正规有实力的鉴定机构是
司法局行政许可核准成立，鉴定机构中的鉴定人持有执业司法鉴定人证件，能持证参加法院组织的质证程序；最后，该鉴定机构是否进入法院的遴选名录。
鉴定的程序一般如下：法院把委托司法鉴定文件、涉案专利、涉嫌侵权产品实物一起移交给鉴定机构，原告和被告也可以向鉴定机构提交一些参考的技术资料和技术分析。司法鉴定机构遴选专业对口的司法鉴定人进行鉴定分析，撰写鉴定意见。有些鉴定机构在出具鉴定意见之前还会组织原告和被告进行听证程序，听取原告和被告双方的意见，听证程序形成的笔录作为鉴定意见的参考资料之一。鉴定意见出具后作为专利诉讼中的证据，法院会开庭让原告和被告对鉴定意见进行质证，一般也需要鉴定机构的鉴定人出庭接受双方质证。只有通过质证的鉴定意见才能作为审判定案的依据。
三、知识产权司法鉴定案例分析
1、案例一：广州新莱福磁电有限公司诉宁波迈格泰新材料科技有限公司、广州赞扬贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
涉案专利名称为“一种可直接印刷的磁纸产品”、专利号为200820176937.4，其权利要求1为“一种可直接印刷的磁纸产品，包括能够直接印刷和书写的印刷层，其特征在于：所述印刷层的一面设置有磁性涂料层，所述磁性涂料层紧密连结于印刷层的表面”。
被控侵权产品名称为“不防水PP810A”，原告通过公证购买和法院证据保全分别固定了一卷上述磁纸产品，该磁纸产品一面呈白，一面呈黑。
由于被控侵权产品是否具有磁性涂料层，法官通过肉眼无法分析判断，原告代理人在举证期限内已经向法院提出司法鉴定申请。广州知识产权法院经过证据交换和首次开庭后，归纳了其中一个争议焦点就是被控侵权产品是否落入实用新型专利权利要求1、2、4的保护范围。针对这个争议焦点，原告认为磁纸产品白一面就是印刷层，黑一面就是磁性涂料层。而被告则认为磁纸产品黑一面只是铁粉，不是专利所述的磁性涂料层。法院为了查明事实，同意首次开庭后进行司法鉴定。原告指定了北京和广州两家知识产权司法鉴定机构，被告则指定了上海两家司法鉴定机构，就鉴定机构的遴选问题双方无法达成一致意见。广州知识产权法院于是采取从广东省高级人民法院司法鉴定机构名录内挑选四家机构进行摇珠。原告代理人经过调查发现名录内其中两家主要是涉及声像资料的鉴定，不具备专利司法鉴定的资质，并提出了质疑。最终法院从两家符合条件的鉴定机构中进行摇珠程序来确定委托的司法鉴定机构。由于法院是通过对广东省高级人民法院司法鉴定机构名录中的鉴定机构进行摇珠确定，鉴定意见经过双方质证，鉴定人也出庭接受质证，整个程序公平公正，该鉴定意见可以作为定案的依据。
法院向鉴定机构移交了委托鉴定书、专利文本、被控侵权产品等，原告代理人则提交了“软磁金属材料”国家标准、高中物理教科书、磁纸产品检测分析报告、全国有资质和能力检测磁纸产品的多家测试
分析中心名称和书面侵权对比意见，被告也提交了其书面侵权对比意见。
鉴定机构一方面委托了具有公信力的检测中心进行材料的检测和分析，另一方面，组织双方进行听证程序，就其技术疑问和关心的技术问题分别向原告和被告提问，原告和被告所有陈述都作为笔录记录在案，并作为委托鉴定材料之一附卷。
鉴定机构作出了司法鉴定意见，认定“不防水PP810A”的技术方案与实用新型专利权利要求1、2、4对应的技术特征全部相同。法院再次通知原告、被告和鉴定人进行二次开庭，对司法鉴定意见进行质证。鉴定意见认定了二者技术特征全部相同，被告则向出庭的鉴定人进行了一系列的质疑，包括鉴定机构和检测机构的资质、技术特征的对比认定等。
广州知识产权法院和广东省高级人民法院最终均采信了司法鉴定意见，判决侵权成立。
2、案例二：深圳市友基科技发展有限公司诉广州磐信计算机科技有限公司、广州漫艺动漫科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案
涉案专利名称为“一种数字板的信号提取装置”、专利号为ZL01136201.4。
被控侵权产品名称为数位板产品，该产品与专利对应的部分是一块焊接有电子元件的印刷电路板。必须经过测量和分析，把印刷电路板的线路转换为电路原理图、绘画出天线形状结构及各位置检测单元
天线排列顺序表。
原告提起诉讼的时候向法院提交了其单方委托广州某司法鉴定机构的鉴定意见作为证据之一，该鉴定意见认为数位板产品均具有中国发明专利ZL01136201.4权利要求1的技术特征，且技术特征均相同或等同。被告则在参加诉讼期间提交了其单方委托北京某司法鉴定机构的鉴定意见作为证据之一，该鉴定意见认为数位板产品与专利对应的技术特征不相同且不等同。在审理本案的过程中，广州市中级人民法院组织原告、原告委托的鉴定机构、被告、被告委托的鉴定机构四方一起出庭进行互相质证。经过争锋相对的质证，被告委托的鉴定机构的鉴定人就其检测方式方法存在的严重问题被暴露出来。由于之前两次鉴定都是当事人单方委托，而且对方都不予确认。为了查明事实，法院作为中立的司法机关进行了司法鉴定的委托，委托了北京另一家司法鉴定机构重新作出司法鉴定意见，该鉴定意见认为二者相同或等同。法院采信了其委托的鉴定机构出具的鉴定意见，判决侵权成立。
四、专利侵权诉讼司法鉴定的应对策略
理论上，所有专利侵权诉讼都可以单方委托做司法鉴定。对于外观设计专利、简单的机械发明和实用新型专利，法院一般不会委托进行司法鉴定，一般是由当事人根据案件需要单方面委托司法鉴定并作为单方证据提交，给法官作为重要的参考。
对于电学和生化等新兴技术领域，原告要证明被控侵权产品落入专利的保护范围，法院要最终查明案
件的事实，则必须委托司法鉴定。知识产权司法鉴定就是一个由技术专家组成的技术合议组对案件的专门技术问题进行专家论证。对于要进行先检测分析再鉴定的案件，检测分析是非常重要和关键的一环，而专利技术特征的检测一般都是非标准的检测，案例一的代理人在委托鉴定之前已经联系了全国多家检测分析中心，并寄送过样品给这些检测分析中心沟通能否做检测分析，然后把这些较权威的检测分析中心推荐给司法鉴定机构参考。必要时，代理人对于被控产品的检测分析的方法步骤和参考技术资料也提交给司法鉴定机构，帮助其科学客观地做出检测和鉴定。
案例二在四方开庭互相质证时，作为代理人则必须出对方鉴定意见的检测方式方法、技术特征认定的错误之处，跟法院充分陈述事实和理由。
鉴定机构组织的听证程序也是适用禁止反言原则，听证笔录也会附卷装订，鉴定意见接受质证的时候鉴定人是可以把笔录出来回应质疑方的提问，因此，代理人必须谨言慎言。鉴定意见的质证程序，代理人必须仔细分析检测和鉴定的方式方法是否科学客观，技术特征的认定是否客观，特别是等同技术特征是否符合司法解释的要求。
五、结束语
我国的创新水平在不断提高，专利质量和技术含量也同步提高，这意味着越来越多的专利侵权诉讼需要司法鉴定程序帮助查明案件事实。作为专利代理人有必要对司法鉴定的制度、程序、应对策略和在
先判例进行深入学习和研究，充分发挥专利代理人具备技术背景的专业优势，帮助法官查明案件事实，作出正确的判决，以维护社会的公平正义。
（2015）粤知法专民初字第1135号（2012）穗中法知民初字第41号
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