发明的可专利性——实用性·案例分析
【案情介绍】
原告谢呈合不服专利复审委于2005年5月10日作出的6245号决定，认为申请号为01108833.8、名称为“曲轴连杆法利用磁能”的发明专利申请不具备实用性，依照《中华人民共和国专利法
》第二十二条
第四款的规定，决定维持国家知识产权局于2003年10月24日对本申请作出的驳回决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 专利复审委员会维持驳回决定的理由是：根据说明书的记载，该申请的技术方案是：“先用两相同的方形(或其它形)永磁体，两边装上小滑轮，连同连杆曲轴一起由滑轮和轴承支撑在支架上，使两相同永磁体磁通量最大，磁力线最密的正面同极相向，中间平行插入一平面稍大于两永磁体平面的软铁片，或其它易磁化的材料，使两永磁体平面与软铁片平面保持在既平行而距离又相等，最接近而又不接触的位置，曲轴一端装上飞轮。这时，快速抽出软铁片，两同极相向的永磁体在相斥力的作用下同时向相反方向移动，通过连杆推动曲轴转到180度，同时也产生了所需要利用的动力，当又快速将软铁片插回两永磁体中间，曲轴借助飞轮的惯性冲过上止点绕过180度转到360度，又回到原来的位置，当曲轴借助飞轮的惯性冲过下 止点时，如果又把软铁片抽出，两永磁体又同时移开，这样周而复始，两永磁体就不停地运动，从而不断产生所需要利用的动力。支架、连杆用非磁性材料制作。”谢呈合在复审请求书和复审意见陈述书中声称能量守恒定律对该发明是不适用的；本发明可以不停地运动，不断输出能量。专利复审委认为这种效果是无法实现的。首先，整个系统中存在各种摩擦力、阻力，谢呈合在复审意见陈述书中对此也予以承认；其次，铁片在抽插时需要外力对其做功；最后，本装置仅能起到的效果是转化和传输能量，而无法创造新的能量。本申请图示中的铁片恰好处于插入动作完成、抽出动作还未开始的特殊时刻和位置，在这一完全对称位置的铁片上的合力确实为零；只要铁片一旦偏移此对称位置，合力就不为零。为了将铁片抽出或插入，必然要向铁片施加一个力；抽出或插入铁片需经过一段位移，力与位移的乘积也不为零。谢呈合实际上也承认抽出铁片和插入铁片需要外力的作用，但混淆了力与功的概念。谢呈合给出的试验数据是在没有考虑外力做功的情况下得出的，根据这些数据所作出的结论是错误的。专利复审委认为该申请违反了量守恒定律，在没有外力对铁片做功的情况下该系统无法运转，更无法输出能量，可见该申请声称的效果不可能实现，因此该申请不具备《专利法》第二十二条第四款规定的实用性，不能被授予专利权。
【本案涉及的知识点】
实用性的判断标准
【与本案有关的现行法规定】
1.《中华人民共和国专利法》第22条第１款：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。第4款规定：实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
2.我国《专利审查指南》第二部分第五章第2节第（1）项规定：实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。
【当事人的意见及理由】
原告谢呈合诉称，因为其于2001年3月7日申请的“曲轴连杆法利用磁能”发明专利被国知局驳回，遂于2003年12月2日向专利复审委提出复审请求。专利复审委以要控制好铁片刚好位于两磁体中间需要外力、要使两磁体接近和铁片插入过程需要外力做功、抽插铁片过程总功不为零为由认为本申请不具有实用性，依据专利法第二十二条第四款作出复审决定驳回复审请求，维持国知局的决定，这是不正确的，同时也违反了专利法第二十一条第一款
的规定。本申请的技术方案既不需要输入能量，又能不停地运动而输出能量，永磁体还能保留较强的磁性不易消失。显然，这些客观事实及自然现象并不支持能量守恒定律，但主观应服从客观，虽然本申请确系永动机，不受能量守恒定律的约束，但仍具有实用性。故被告认为本申请不具有实用性与事实不符，所以6245号决定错误，请求法院依法予以撤销。
被告专利复审委辩称，6245号决定中已经详细指出整个系统中存在各种摩擦力、阻力，谢呈合在复审意见陈述书中对此也予以承认；铁片在抽插时需要外力做功，本申请仅能起到转化和传输能量的效果，无法创造新的能量。本申请违反了能量守恒定律，其声称的效果不可能实现，因此本申请不具备专利法第二十二条第四款规定的实用性，不能被授予专利权。综上所述，请求法院驳回谢呈合的诉讼请求，维持6245号决定。
【法院的判决结果及理由】
北京市第一中级人民法院认为，专利法第二十二条第四款规定的发明的实用性是指该发明能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。《审查指南》第二部分第五章3.2.2节中明确指出那些违背能量守恒定律的发明或者实用新型专利申请的主题，必然是不具备实用性的。
本申请在其说明书中描述，两个永磁体中间铁片的抽插只需消耗微小的能量，周而复始，两永磁体就不停运动，从而不断产生所需利用的动力；而且，谢呈合自认本申请的技术方案既不需要输入能量，又能不停地运动而输出能量，亦自认本申请系永动机、违背能量守恒定律。故北京市第一中级人民法院认为本申请的主题违背了能量守恒定律，从而必然是不具有实用性的。6245号决定关于本申请不具备实用性的认定是正确的。此外，谢呈合还主张专利复审委作出6245号决定违反专利法第二十一条第一款的规定，但鉴于其未指出专利复审委除对于本申请实用性认定以外，还有哪些不客观、不公正、不准确、不及时的依法处理本申请相关事宜的具体行政行为。因此，谢呈合的上述主张法院不予支持，维持复审决定。
【评析】
本案判决是正确的。其主要涉及实用性的判断标准问题。
实用性，及产业或工业实用性，是授予专利的积极条件之一，我国专利法第22条第4款规定：实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。如果专利申请的是一种产品，那么该产品必须在产业中能够制造，并且能够解决技术问题；如
果申请涉及的是一种方法，那么该方法必须在产业中能够使用，并且能够解决技术问题。在产业上能够制造或使用的技术方案，是指符合自然法则、具有技术特征的任何可实施的技术方案。实用性的判断标准可从以下方面加以衡量：
1.可实施性
可实施性是指所属技术领域的技术人员不需要创造性劳动就能够实施该发明，如果是一种产品应当能够制造，是一种方法应能够使用。依专利审查指南第二部分第五章3.2审查基准：专利法第二十二条第四款所说的“能够制造或使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因此，违背自然规律的发明是不能实施的，不具有技术性，本案中申请的主题确实违背了能量守恒定律，是不能实施的，从而必然不具备实用性。
可实施性的另一层含义则是要求发明具备再现性，专利审查指南第二部分第五章3.2.1指出，再现性是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖任何随机因素，并且实施结果应该是相同的，具有实用性的发明应当具有再现性。利用独一无二的自然条件的产品属
于不具备再现性的情形。本案中谢呈合实际上也承认抽出铁片和插入铁片需要外力的作用，但混淆了力与功的概念。谢呈合给出的试验数据是在没有考虑外力做功的情况下得出的，实质上是利用特定的自然条件建造的不可移动的唯一产品，该申请违反了量守恒定律，在没有外力对铁片做功的情况下该系统无法运转，更无法输出能量，无法创造新的能量，可见该申请声称的效果不可能实现，不具有可再现性，无法重复实施，不能满足技术性的要求。
2.有益性
即申请专利的技术方案应当能够产生预期的积极效果。能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。明显无益、脱离社会需要、严重污染环境、严重浪费能源或者资源、损害人体健康的技术方案不具有专利法意义上的实用性。关于“积极效果”，是我国专利法中所独有的，其合理性是值得怀疑的。发明或者实用新型的技术方案必须是技术性的，必须有技术效果，这一个要求各国专利法都一致，但这个技术效果的要求只是有无的问题，而不应是多与少或积极或消极的问题，实用性只是要
求技术方案具有技术性，并不要求技术方案要具有经济效果，更不应该要具有积极的经济效果。正如日本学者吉藤幸朔先生指出的：“所谓能够利用于产业之中，并不意味着可以取得经济上的利益。能否取得经济利益，主要是根据经济和社会各种条件而定，未必就直接与发明的质量即技术价值有关。”
科学必须尊重和承认事实，发明创造是人类利用自然规律所得到的智力成果，这种自然规律不一定是已知科学原理、定律，也包括人们在自然界中根据经验发现的，获得发明专利并不需要发明人完全清楚其中的科学原理，发明人获得专利权与发明创造得来的方式与过程无关。因此实质上，本案中只要谢呈合能够用事实证明，不论本申请的技术方案是否符合能量守恒定律，如果该申请方案仍能达到目的，法院也将根据事实作出判断，而原告谢呈合无疑不能提供这样的事实证明，其申请的主题确实违背了能量守恒定律，是不能实施的，在没有外力对铁片做功的情况下该系统无法运转，更无法输出能量，无法创造新的能量，不具有可再现性，无法重复实施，不能满足技术性的要求，从而必然不具备实用性。
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