专利知识系列讲座
韩晓春
在专利复审期间，往往会发生对申请文件进行修改的情况，复审期间对申请文件的修改，应当遵循下列规则： 1、复审期间允许修改申请文件的原因
根据审查指南的规定，复审期间允许对申请文件进行修改的时间，包括提出复审请求时，答复复审通知书或者参加口头审理时这三个时间段。当然，如果是在提出复审请求时就附有修改后的文本，则该修改首先要经原审查员的前置审查。为何在复审期间允许对申请文件修改呢？原因是有些被驳回的申请通过修改是可以被授予专利权的。如基于申请不符合单一性被驳回时，申请人只要在复审期间克服该缺陷，即删除相关的权利要求，就可以满足授权条件。再如，驳回的理由是独立权利要求保护范围太宽，而如果申请人删除了该过宽的独立权利要求，将下位的从属权利要求“上升”为新的独立权利要求，则该申请仍然可能被授予专利权。因此，各国专利法均规定，在复审期间可以修改其申请文件，尤其是在提出复审请求时就进行修改，可以由原审查员“前置审查”，在“前置审查”阶段就可能将问题解决。根据日本2010年专利年报的统 计，2010年提出复审的数量是27889件，因修改进入“前置审查”的为13627件，其中有3518件经“前置审查”撤销了驳回决定。我国年报尚无对应的数字，但我国2010年提出复审的有12299件，参照日本的比例，应当有1000多件经修改而撤销驳回决定。还不包括进入复审后经修改而撤销驳回决定的，这也不是一个小数字。因此，复审期间允许申请人对申请文件进行修改，可以最大化的增加授权的几率。
2、修改仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷
尽管允许复审期间修改申请文件，但修改亦要遵循相关的规则。首先要遵守专利法第33条的规定，即修改不得超出原始公开的范围，这一要求是显而易见的，并非仅仅是复审期间修改应当遵循的规则，而是专利申请所有期间均要遵循的规则。道理是如果修改超出原始公开的范围，即将申请日或优先权日没有的内容引入了申请文件，本质上亦是违反先申请原则的。另外，修改也不得违反细则第61条第1款的规定。根据细则第61条第1款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。为何要作这样的限制呢，原因有两个，一是复审程序是对原审查部门作出驳回决定正确与否的再次审查，属于救济程序，并不是普通的审查程序。因此，如果允许申请人的修改超出驳回决定指出的缺陷，将会造成复审委员会要重新对申请进行审查的情况，造成职能上的错位，显然是复审性质所不允许的。二是节约复审资源和时间，如果修改不受限制，复审的期限将会大大延长，影响复审的职
能。但是，或许有人会问，如果申请文件中还记载有具有创造性的内容，如果不允许申请人借复审程序
修改申请文件，岂不是不公平了吗？笔者认为，如果发生这样的情况，申请人完全可以通过分案来达到这一目的，因为根据专利法的规定，在复审期间，是允许分案的。申请人可以将未写入权利要求，但仍然具有创造性、且记载在说明书中的技术方案通过分案的形式提出来进行保护，申请人的利益是可以得到维护的。即复审期间对修改进行限制性的规定，并不会损害申请人的利益。
3、不允许修改情况的列举
为了更方便操作，审查指南列举了下面几种情况是不允许的修改：
（1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。扩大了权利要求保护范围可以有两种表现，一种是虽然扩大了保护范围，但仍然获得说明书的支持。再一种扩大了保护范围，但得不到说明书的支持。显然，第二种情况是任何阶段均不允许的，该规定应当认为是针对第一种情况。为何得到说明书支持的扩大修改也不允许呢？原因亦在于复审程序是行政救济程序，不能直接审查一项审查员未审过的权利要求。况且，如果修改后的权利要求相对于原权利要求属于上位的“独立权利要求”，则按照下位的从属权利要求不具有创造性，上位的独立权利要求必然不具有创造性规则。如果复审的权利要求没有创造性，其修改后的上位权利要求就没有必要审查了。
（2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。如驳回的权利要求记载了A方案，而说明书中还记载有与A方案缺乏单一性的B方案，则不允许申请人将
B方案写入权利要求，以替换A方案。原因亦在于该B方案往往由于不具有单一性未经原审查员检索审查，况且申请人可以通过分案的方式将B方案分出，并获得保护，申请人利益不会使用损害。但如果允许申请人补入复审的申请案，将引发程序的错位。
（3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。改变权利要求类型和增加权利要求均意味着该权利要求并未经原审查员审查，未经原审查员审查的权利要求不得进入复审。或者换句话说，申请人从未写入权利要求的技术方案不得作为权利要求进入复审。
（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。未涉及的权利要求，主要是指审查员“通过”的权利要求。如权利要求1具有创造性，而权利要求2不具有创造性，申请人坚持不删除权利要求2，审查员只有驳回该申请，而申请人在复审期间要对权利要求1进行修改是不允许的。原因仍在于复审是救济程序，不能“逆水行舟”，对说明书的修改也是同样道理。应当由审查员在实审程序中干的活，不能让复审员来干。
当然，如果仅修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，则是允许的，因为性质相同的缺陷仍然属于驳回的范围。
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