法律实务
zhigong falv tiandi
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职工法律天地 2017 年第 8 期
摘 要：发明专利的继续审查，需要考虑申请人的意见陈述和/或对申请文件作出的修改，与申请人进行有效沟通。本文结合审查实践，从如何有效沟通的角度出发对如何做好继续审查，以促进审查质量提升作出探讨。 关键词：继续审查；意见陈述；有效沟通
一、引言
发明专利的继续审查中，审查员需要在考虑申请人的意见陈述和/或对申请文件作出的修改[1]。由于审查主要采取书面沟通的形式，容易出现沟通不畅的问题，如果不能与申请人进行有效沟通，将会导致审查周期延长，甚至影响最终的审查结论。
二、正确理解是沟通的基础
对于申请人的意见陈述和/或对申请文件作出的修改，需要站位本领域技术人员，准确把握。具体地，需要明确申请和对比文件的技术方案是什么，意见陈述中对哪些方面进行了质疑等，对于申请人的意见陈述，还要具备较强的语言文字理解能力。 以某案为例，申请人在答复审查意见通知书时，在权利要求1中增加了“芯片适用于直接焊接至该第一导体柱”，并认为“申请中第一导体柱直接与芯片连接，导体柱上再配置其它构件，将失去通过凹陷暴露出导体柱的顶部与侧部增加三维焊接面积的目的”，“对比文件1中需要通过olderbumps 才可与ICchip100连接”，对比文件2中“需要通过焊料10f 才可与电路基板18连接”，从而权利要求1具备创造性。审查员认为权利要求1中的“直接焊接”就是通过焊料凸块焊接，同时认为对比文件2中的芯片需要通过中间板18实现基板的连接，中间板18即相当于申请人所述的“其它构件”，由于权利要求1中是“直接焊接”，而对比文件2中需要“其它构件”，修改后的权利要求具备创造性，在此基础上拟进行授权。然而本领域中“直接焊接”与“通过焊料凸块焊接”二者并不能等同，进一步分析发现，发明中芯片是通过焊料凸块57与导电柱连接，并不是直接焊接至第一导体柱，修改存在超范围的问题。同时申请人认为申请的导体柱上不需要“其它构件”，而“对比文件1中需要通过olderbumps 才可与ICchip100连接”，对比文件2中“需要通过焊料10f 才可与电路基板18连接”，可知，申请人的本意是将对比文件1和对比文件2中的“olderbumps”、“焊料10f”与“其它构件”相对应，审查员将“中间板18”与“其它构件”对应是不正确的。产生上述问题的原因在于， 审查员没有站位本领域技术人员，对技术方案理解有误，同时在语言文字的理解上也存在偏差。
三、沟通方式决定有效性
继续审查中，通常需要发出驳回决定或发出再次审查意见通知书，其中既涉及到审查意见的撰写，也需要对申请人的意见陈述进行回复，应注意采取恰当的沟通方式，以实现审查员与申请人之间的有效沟通。
1.目的明确
撰写审查意见时要做到目的明确，以正确引导申请人。例如，审查中可能涉及到假设评述，但假设评述的目的是节约程序，脱离了该目的进行假设评述是没有意义的，同时假设评述的前提应该是假设后的技术方案不超范围，如果超范围，假设评述不仅没有意义，还可能误导申请人朝着错误的方向修改申请文件。
2.针对性地回复申请人的意见
由于案情的不同，申请人意见陈述的关注点也会不同，因此对意见陈述的回复需要根据实际情况，针对性地进行回复。
针对性地进行回复需要充分说理，以回应申请人的质疑。例如申请人质疑某特征在对比文件中未公开，回复时不能仅仅重复审查意见，也不能仅仅给出某特征已经被公开的结论，而是应详细对比文件分析为什么公开了该特征。
一种情况是申请人对专利法规缺乏了解，在意见陈述中仅重复说明书中的内容或者仅强调申请人发明创造的艰苦程度、获奖情况等，这样的意见陈述脱离了专利审查的标准，如果在回复时首先向申请人说明创造性的定义和评价标准，然后向申请人解释清楚发明为什么不具备创造性，则有利于申请人理解和接受。
另一种情况是申请人的意见陈述段落较多，篇幅较长，各个段落之间往往存在联系，这时需要对意见陈述从整体上把握，明确申请人的意见陈述主要分哪几个方面，具体到每一个方面，明确申请人要表达的中心思想是什么，围绕中心思想如何论述以及论述时给出的具体理由。
四、案例分析
以某案为例，其包括第一组权利要求1-3和第二组权利要求4-7。第一次审查意见通知书中指出：权利要求1得不到说明书的支持；权利要求4相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性。申请人答复时，未修改权利要求1，在权利要求4中补入了新的技术特征，申请人认为修改后的权利要求4-7具备创造性，权利要求1能得到说明书的支持并陈述了意见。具体地，申请人认为权利要求4与对比文件1存在
区别特征（1）、（2）、（3），对比文件2也未公开该区别特征，也未给出结合启示。
分析后可知，权利要求1仍然得不到说明书的支持，对比文件1公开了申请人所述的区别特征（2），申请人所述的区别特征（3）在权利要求4中未体现，因此权利要求4与对比文件1仅存在区别特征（1），目前的证据不能评述权利要求4的创造性。审查员补充检索得到对比文件2，其公开了区别特征（1）并给出了与对比文件1结合的启示，同时公开了区别特征（3），即使将特征（3）补入权利要求4，对比文件2也给出了与对比文件1结合的启示。
基于以上分析，应发出第二次审查意见通知书，指出：权利要求1得不到支持；权利要求4相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。而意见陈述包括两个方面，即1.权利要求1能得到说明书支持；2.权利要求4具备创造性。因此需要从这两个方面进行回复。具体到第2点，应从整体上论述权利要求4为何不具备创造性，其中应详细分析对比文件1为何公开了所述的区别特征（2），同时说明申请人所述的区别（3）在权利要求4中未体现，最终给出权利要求4不具备创造性的结论。为了节约程序，对于特征（3），可考虑其补入权利要求4中是否导致超范围，如果超范围，则一并指出，如果不存在超范围的，则进行假设评述。以上继续审查的过程，体现了与申请人的有效沟通。参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南.北京：知识产权出版社,2010.
发明专利的继续审查
张一文
（100088 国家知识产权局专利局电学发明审查部元器件一处 北京）
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