第16卷 第1期2019年 1月
中国发明与专利
China Invention & Patent
V ol.16 No.1
Jan. 2019
王宝筠
（北京集佳知识产权代理有限公司，北京 100004）
摘 要：专利可以被划分为产品专利和方法专利两种类型。对于产品专利的权利要求，除了可以通过形状、结构进行限定之外，还可以在特定情况下采用方法进行限定。针对这种特殊的限定形式的产品权利要求，方法的限定在确定权利要求保护范围时是否发挥作用存在争议。本文拟解读争议观点并提出解决方案。
关键词：方法限定产品 全部限定法 产品限定法 保护范围 专利侵权
中图分类号： D923.42 文献标识码：A
1 何谓“方法限定产品权利要求”
按照性质划分，专利权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求1。一般而言，产品权利要求采用形状、结构或其结合来对其保护的技术方案加以限定，但在某些特殊的情况下，产品权利要求也可以用物理或者化学参数进行表征，或者借助方法特征进行表征[1]。借助方法特征进行表征的产品权利要求即是本文所讨论的方法限定产品权利要求（product-by-process claim）。
方法限定产品权利要求多见于制药和生物、化学领域，在这些领域中，一些被保护的产品往往受限于分析水平而无法明确其结构或成分，因此，在很多国家针对此种产品都允许采用制备方法来进行限定[2]。例如，在我国《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节中指出：当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。在日本以及欧洲的专利审查指南中也都有类似的相关规定[3]。
2 产品限定法和全部限定法
2.1 产品限定法
限定方式的特殊引发了对于方法限定产品权利要
求保护范围的特殊理解。
常规而言，权利要求的保护范围是基于该权利要求所记载的内容来确定的，即权利要求中所记载的各个内容都对权利要求的保护范围起到限定作用。但是，由于在方法限定产品权利要求中，方法的限定并非属于产品所保护的形状、结构特征，因此，有观点认为在界定方法限定产品权利要求的保护范围时，方法的限定并不会起到限定作用，而是仅考虑结构、形状这样的产品本身的特征，这种观点被称为产品限定法[4]。
产品限定法的观点源自各国针对方法限定产品权利要求的审查规定。例如，美国的专利审查指南（MPEP）中即规定：即使方法限定产品权利要求被制备方法所限定和定义，但是，其是否具有专利性的判断仍然基于产品本身[5]；欧洲专利局（EPO）的审查指南中则明确指出：若使用方法来限定产品，那么，该产品首先应当满足专利性要求（如新颖性和创造性），采用一种新的方法来制造并不能说明产品本身是新的[6]。我国的《专利审查指南》中则指出：如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性2。由于上述这些规定都强调了方法限定产品权利要求的专利性判断应当基于产品本身，方
作者简介：王宝筠（1978—），男，北京人，现任北京集佳知识产权代理有限公司合伙人、国内电学部主任、专利代理人，北京理工大学工学学士、清华大学法学硕士，研究方向：民商法、知识产权法。
1 参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第二章第3.1.1节的规定。
2 参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第3.2.5节的规定。
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法并不足以使得产品具有新颖性，因此，产品限定法认为对于方法限定产品的权利要求，方法的限定应不予考虑。
2.2全部限定法
无论限定方式如何特殊，方法限定产品权利要求仍然是作为权利要求而存在的，由此，出现了与产品限定法针锋相对的全部限定法。全部限定法认为，即使是方法限定产品这一特殊表达形式的权利要求，仍然应当遵从权利要求保护范围界定的一般原则，在确定其保护范围时应当考虑该权利要求所记载的各个内容的限定作用。方法的限定作为权利要求记载的内容之一，在界定该权利要求保护范围时，当然应该被考虑且发挥限定作用。
全部限定法的观点多见于专利侵权判定的具体实践中。例如，较早前美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在审理Abbott Labs. V. Sandoz Inc.案中，就采用了全部限定法来进行专利侵权的判定。CAFC在该案的判决中明确了方法特征对于方法限定产品权利要求的保护范围具有限定作用，并基于此作出了被告并不构成专利侵权的判决[6]。在我国，尽管在专利侵权诉讼中针对方法限定产品权利要求的解释方法没有进行特别的法律规定，但分析相关司法解释不难发现，我国在专利侵权诉讼中同样倾向于采用全部限定法来解释方法限定产品权利要求的保护范围[7]。
2.3产品限定法和全部限定法并存所引发的争议
不难发现，对于方法限定产品权利要求中“方法的限定”是否起到限定作用，产品限定法和全部限定法之间观点对立，而这两种对立的观点又分别应用于专利审查和专利侵权判定中，由此，有观点认为，这样对立观点的并存以及在不同阶段的应用，使得专利权人承担了本不应承担的风险，相应却又无法获得与该风险对应的收益。
具体而言，相当多的观点认为：由于在审查阶段应用产品限定法，对于“方法的限定”不予考虑，因此，审查阶段所审查的权利要求是一个没有方法限定的、保护范围较宽的权利要求，申请人需要就该较宽保护范围的权利要求承担不被授权的风险[8]；而在专利侵权判定阶段，采用的却是全部限定法，“方法的限定”在界定权利要求保护范围时发挥了作用。“方法的限定”在侵权判定时的“起死回生”，使得专利权人在
专利申请阶段所承受的上述风险在侵权判定阶段毫无收益可言，专利权人仅承担绝对的风险而没有对应的收益，这对于专利权人是不公平的。
那么，事实是否的确如此呢？本文认为并不尽然。
3对“产品限定法”的解读
不难发现，上述不公平的出发点在于在专利审查阶段，针对方法限定产品权利要求采用了产品限定法进行专利审查，正是由于产品限定法对于“方法的限定”视而不见，导致有观点认为方法限定产品权利要求的保护范围被扩大了，而这一扩大的保护范围和后续侵权判定中采用全部限定法所确定的保护范围形成了一大一小的关系，这样的不一致形成了上述的不公平。
问题在于，产品限定法真的扩大了方法限定产品权利要求的保护范围吗？本文认为并非如此。实际上，产品限定法用来评判创新与否而非界定权利要求的保护范围，而其对于“方法的限定”的不予考虑，所针对的是保护类型的是否恰当，而非保护范围的界定。应用产品限定法并没有改变权利要求文字记载所界定的保护范围，而该保护范围就是所谓全部限定法所界定的保护范围。
3.1产品限定法不用于确定权利要求的保护范围
结合之前对于产品限定法的介绍，产品限定法所依据的各国审查指南的相关规定，无一例外所针对的都
是专利的新颖性、创造性（以下简称创新性）审查。创新性审查的根本目标在于确定权利要求所要保护的方案相对于现有技术有无改进。有无改进的判断是对于相应限定内容的属性判断，而非对其存在与否的判断。针对某一限定内容进行创新属性上的判断，其目标是确定所要保护的方案是否基于该限定内容的存在而具备改进，而不是确定该限定内容的有无进而结合该有无结果来重新确定权利要求的保护范围。例如，针对一个保护内容为A+B+C的权利要求，专利审查的目标在于判断出各个限定内容是否属于改进，而即使判断出限定内容“C”并不属于改进，进行该判断
王宝筠：浅议方法限定产品权利要求的保护范围
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的目标也仅仅是否认该方案基于“C”具有创新性，而非否认限定“C”的存在进而来重新确定权利要求的保护范围为A+B。应用于创新性审查中的产品限定法，所进行的正是此种改进有无的判断，而非保护范围的界定。
3.2 产品限定法对于方法限定的不予考虑所否认的只是“方法的限定”属于改进，并不否认“方法的限定”本身的存在
不难理解，在创新性判断中，即使判断出某一限定内容并非属于改进，当然并不意味着对该限定内容在权利要求中存在的否定。
基于产品限定法在专利审查中的应用目的，产品限定法对于“方法的限定”的处理实际上是在对该限定进行是否属于改进的判断。只不过，该“是否属于改进”的判断依据不再是基于检索所进行的技术特征比对，而是以“限定”的类型是否属于产品所保护的特征类型作为判断依据。根据我国《专利审查指南》的规定，产品权利要求保护产品的形状、结构及其结合，“方法的限定”显然不在此列，因此，“方法的限定”并不属于产品的改进。而产品限定法所依据的各国审查指南中，尽管表述各异但核心思想都是方法的限定并不足以使得产品是新的，其体现的含义同样是方法的限定并非属于产品的改进。
尽管判断的依据有所不同，但产品限定法针对“方法的限定”在创新性方面的不予考虑，和常规基于检索到的现有技术对相应限定进行技术特征公开与否的比对，在“是否属于改进”的判断内容上并无区别。这样的判断仅仅确定的是相应“限定”是否属于改进，而非确定该“限定”是否存在。而即使基于上述的判断确定出相应的“限定”并不属于改进，也不能据此得出该“限定”并不存在的结论，因为“限定”属于改进的与否并不会影响该“限定”存在于权利要求中的客观事实。
由此可见，产品限定法中，“对方法的限定不予考虑”的本质含义是方法的限定不被作为改进而被加以考虑，简单来讲就是“方法的限定不属于改进”。只不过，人们将“不被作为改进而加以考虑”简称为“对方法的限定不予考虑”，进而针对这一简称又误解其表
达的含义是将该特征消除，从而得出了在专利审查过程中扩大保护范围的错误结论。
对产品限定法中“对方法的限定不予考虑”进行上述错误理解的原因还在于，人们以结论替代了结论得出的过程。本文认为，产品限定法对于方法限定的不予考虑，实质上揭示的是一种结论，该结论是：方法限定的存在与否对于专利创新性的判断结果是没有影响的，正是依据该结论产生了针对方法的限定“不予考虑”的说法。但需要注意的是，结论只是结果，而结论的得出过程才是产品限定法真实含义的体现。实际上，上述结论是按照以下方式得出的：在评判专利的创新性时，作为权利要求中的限定，方法的限定当然被加以考虑了，只不过，由于方法的限定并非是产品特征，并不属于产品的改进，因此，即使存在方法的限定，也不会对产品权利要求的创新性产生影响，此时得出的结论和不存在方法的限定时所得出的结论是一样的，既然结论相同，那么，对于方法的限定当然就可以“不予考虑”了。但需要注意的是，这里只不过是对于存在方法的限定和不存在方法的限定的这两种不同情况，得出的判断结果相同而已，判断结果的相同当然不意味着这两种不同情况本身也相同，不能基于判断结果的相同就将上述两种情况相互混淆。认为产品限定法将权利要求的保护范围扩大的观点，实际上就是只注重了判断结果的相同而忽视了判断对象的不同，其仅依据判断结果相同，就错误地将具有“方法的限定”的权利要求转变为了不具有“方法的限定”的权利要求。实际上，产品限定法的应用过程中，“方法的限定”是始终客观存在的，没有被删除，该限定只不过是由于不属于产品的特征而不被考虑为改进而已。
3.3 产品限定法并不会导致专利申请人承受不合理的风险
结合本文的上述分析会进一步发现，专利权人并不会基于产品限定法在审查过程中的应用而承担不合理
的风险。
基于之前的论述，所谓不合理的风险，是基于方法限定产品的权利要求保护范围在审查中被放大所引发的风险，而保护范围被放大的根源在于误认为产品
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限定法是将“方法的限定”删除。结合本文之前的论述可以发现，产品限定法并未否认“方法的限定”的存在，因此，并未扩大权利要求的保护范围，进而不会导致上述不合理的风险的出现。
当然，产品限定法中对于方法的限定的不予考虑会对专利的授权带来风险，但这一风险是专利申请人自身选择保护类型不当所带来的合理风险，并非是法律适用不统一所引发的不合理风险。
应该注意到，我国《专利法》规定了方法和产品两种不同的保护类型，并就专利方法和专利产品提供了不同形式的保护。对专利方法而言，《专利法》所提供的保护是“不得使用”，而对于专利产品而言，除了“不得使用”之外，还包括“不得制造、许诺销售、销售、进口”的保护。对于专利产品的保护相比于专利方法而言力度更强。专利申请人理应根据《专利法》的规定，基于其实际的创新是方法还是产品的创新，选择合适的保护类型进行专利申请，进而获得与其保护类型相对应强度的专利保护。但如果专利申
请人针对其方法的改进，错误地选择产品这一保护类型寻求专利保护，以期获得力度更强的专利保护，这种要求本身就因为违反法律规定而理应被拒绝，其对于专利申请带来的风险则是申请人就其不当选择所理应承受的合理风险。某种意义上说，产品限定法的存在是一种避免申请人不当获利的预防手段，该手段能够针对方法的改进，避免其通过产品权利要求的包装，获得本不应属于其的专利产品的保护。4补充说明
需要补充说明的是，本文中有关产品限定法中“不考虑方法的限定”中的“方法”，特指对产品的结构和/或组成不产生改变影响的“方法”，如果“方法”能够改变产品的结构和/或组成，“方法的限定”本质上就是一个产品结构和/或组成的特征，此时，即使依据产品限定法的观点，该方法的限定也应作为产品的改进而被加以考虑，这些内容在我国的《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节中有清晰的阐述。
参考文献：
[1] 尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出
版社，2010: 146.
[2] 毛映红. 小议“方法限定产品”专利权利要求的
解释方法 [J]. 知识产权，2009（6）：88.
[3] 范胜祥，樊晓东. 试论方法特征限定的产品权利
要求的撰写形式与保护范围 [J]. 知识产权，2012（7）：101.
[4] 田振，姚云. 对方法限定的产品权利要求的解释
[J]. 中国发明与专利，2011（1）：106.
[5] 毛映红. 小议“方法限定产品”专利权利要求的
解释方法 [J]. 知识产权，2009（6）：90.
[6] 田振，姚云. 对方法限定的产品权利要求的解释
[J]. 中国发明与专利，2011（1）：107.
[7] 田振，姚云. 对方法限定的产品权利要求的解释
[J]. 中国发明与专利，2011（1）：108-109. [8] 毛映红. 小议“方法限定产品”专利权利要求的
解释方法 [J]. 知识产权，2009（6）：91.
责任编辑马忠荣
王宝筠：浅议方法限定产品权利要求的保护范围
Discussion on the Protection Scope of the Product-by-Process Claim
WANG Baojun
（Unitalen Attorneys at Law，Beijing 100004）
Abstract: Patent can be divided into two types: product patent and method patent. In addition to be defined by the shape and structure, the claim of the product patent can be defined by method in special cases. For this particular defi ned form of product claim, it is controversial that whether the defi nition of the method functions in determining the scope of the claim. In this paper, it is intended to interpret the controversial views and propose solutions.
Key words: product-by-process claim; all defined; product defined; protection scope; patent infringement
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