浅析专利法第二条第二款的审查原则及修改对策
Analysis of the examination principle and modification strategies
according to Patent Law Article 2.2
王敏
作者单位：国家知识产权局专利局光电部摘要：对于专利法第二条第二款适用的发明专利申请的审查原则及修改对策，笔者结合具体的案例着重介绍如下三种情况：涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请；涉及计算机程序的发明专利申请；涉及商业方法的发明专利申请。 关键词：商业方法智力活动计算机程序不授权客体
一、前言
在专利审查实践中，笔者发现当审查员使用专利法第二条第二款评价专利申请时，尤其是涉及计算机程序和商业方法的发明专利申请，申请人和代理人常常不能完全理解审查意见，导致意见陈述答非所问，文本修改不合格，从而使得申请最终被驳回。
本文将简单介绍涉及专利法第二条第二款的发明专利申请的审查原则。审查员在对一项专利申请进行审查，判断其是否为不属于专利法第二条第二款规定的专利保护的客体是，审查对象是以该申请的权利要求所请求保护的技术方案为主，而说明书的内容主要用于解释权利要求所请求保护的技术方案。 在实际审查中，涉及专利法第二条第二款的发明专利申请主要是如下三种情况：涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请；涉及计算机程序的发明专利申请；涉及商业方法的发明专利申请。
二、案例说明
1、属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情况
《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节规定：“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。
它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。”【1】
【案例1】申请号：200410065270.0
权利要求1：一种裤子、裙子前后臀围区域的尺寸确定方法，特别是指把臀围分成前臀、后臀二个立体区域的尺寸确定方法。首先根据人体重心轴位置，及人体前后中心纵剖面，过重心轴线且垂直于前后中心纵剖面作纵剖面，该剖面分割于臀部，在臀部横剖面图上构成二个区域，前身部位的为前臀区、后身部位的为后臀区。
【案例分析】
该申请涉及一种服装尺寸确定方法，该方式仅仅根据人体重心位置来规定了前后臀区，这是一种人为的规定，其特征不是技术特征，解决的问题也不是技术问题，因而不能构成技术手段，该权利要求限定的不是一个技术方案。该发明专利申请既不是专利法保护的客体，又属于专利法第二十五条第一款第二项所述的智力活动的规则和方法。对于这类权利要求审查员采取第二条第二款或者专利法第二十五条第一款第（二）项评价，申请人对于审查结论也比较容易接受。 【案例后续及修改建议】
本案，审查员一通的意见认为权利要求请求保护的不是一个技术方案，不属于专利法保护的客体。本案属于单纯的智力活动的规则和方法，并且同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而无论如何修改，都不可能克服此缺陷。
申请人一通后视撤了。
2、涉及计算机程序的发明专利申请
《专利审查指南》利用一整章来针对涉及计算机程序的发明专利申请的审查作出了具体规定，足以说明这类发明专利申请具有一定的特殊性。而现行的审查原则是，先判断权利要求请求保护的主题为是否涉及计算机程序的专利申请；如果是的话，则需要考量该项技术方案是否解决了技术问题，是否采用了技术手段，是否获得了技术效果。
【案例2】申请号：200910126845.4
权利要求1：一种机器人的动作富裕量运算显示方法，包括：
第1步骤，针对机器人的示教程序中所含的多个示教点的每一个示教点，使表示上述机器人的位置姿势的多个参数中的1个参数或多个参数变化，来计算表示在上述机器人的各关节的动作范围内从上述示教点起算能连续动作的区域的动作富裕量；以及
第2步骤，用数值定量地显示各示教点的上述动作富裕量。
【案例分析】
本申请涉及工业用机器人的控制。而独立权利要求1的方案要求保护一种机器人的动作富裕量运算显示方法，此为涉及计算机程序的主题。
权利要求1的技术方案的主要内容是利用计算机模拟实际机器人的位置姿势参数，计算富裕量并显示出来。该技术方案实质上是在计算机上仿真机器人的动作，同时计算并显示参数值，该技术方案并没有给计算机以及机器人的内部性能带来改进，也没有给计算机以及机器人的构成或功能带来任何技术上的改变。
尽管说明书中描述了一个对机器人进行控制的技术方案，然而权利要求1所请求保护的只是上述技术方案中的一个仿真步骤，并且从属权利要求2－7的内容也不涉及反馈控制。仅针对该权利要求而言，该方案解决的问题是如何向操作人员直观表达机器人的动作富裕量，其不是技术问题；采用的手段是：变化参数(在计算程序中调整，不是针对机器人的实际调整)——计算(在计算机上通过逆运动学算法模拟实际情况计算)——显示计算结果，其中未采用符合自然规律的技术手段；获得的效果仅仅是模拟实际情况计算得到动作富裕量的数值并加以显示，不是技术效果。由于这些权利要求的方案所解决的问题、采用的手段、获得的效果都是非技术性的，因而其不是一种技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定，因此不能被授予专利权。
根据《专利审查指南》第二部分第九章的规定可知：如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了对外部或内部对象进行遵循自然规律的控制或处理，为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制、为了处理外部技术数据、为了改善计算机系统内部性能，则属于专利保护的客体。
但如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案，不属于专利保护的客体。
而上述案例中的权利要求所请求技术方案从整体上来看，其仅仅只是仿真机器人动作，并未对外部或内部对象进行遵循自然规律的控制或处理，也没有实现一种工业过程、测量或测试过程控制、也不是处理外部技术数据、也不是改善计算机系统内部性能。因此，该技术方案不是可授权的客体。但是该项专利申请的说明书中所描述的对机器人进行控制的技术方案，是一种工业上的过程控制，其为可授权的客体。
【案例后续及修改建议】
本案，审查员一通的意见认为权利要求不符合专利法第二条第二款的规定，因此不能被授予专利权。
申请人答复一通时，在权利要求1和8中增加了技术特征“其中，机器人是由搭载了计算机的控制装置根据示教程序来控制”，并在意见陈述中论述了权利要求1符合专利法第二条第二款的原因。申请人认为本发明解决的技术问题是：操作者和生产线的现场作业人员以可直觉地识别的方式定量地通知机器人的可动作区域，向操作者提供示教数据的修正指南，并且示出现场中的工件制造误差和工件配置误差的允许量
并向现场作业人员提供现场的运用指南。本发明解决的问题实质上是如何能对工业用机器人更好地控制，进而减少工件的安装误差和个体误差，该问题显然是技术问题。同时申请人还认为权利要求1采用了技术手段并实现了技术效果。
很明显，申请人和代理人并未理解审查意见，从而才会作出这样的修改和答复。首先，新增的特征并不是根据审查意见作出的。申请人和代理人之所以这样修改的原因只是为了避免一通后驳回。如果申请人和代理人仅仅只是针对现有的步骤增加特征，都不能改变权利要求1实质上仅仅是个仿真过程的事实。权利要求从整体上而言仍然未能解决技术问题。其次，意见陈述是不能被接受的。原因如下：申请人一直声称本发明解决的技术问题是……，而非权利要求解决的技术
问题。本发明解决的技术问题和权利要求解决的技术问题不是等同的。因而，申请人并未根据审查意见作出合理的答复。此外，正因为权利要求未解决技术问题，因此认为权利要求并未采用技术手段，具体原因后续会谈到。
笔者认为，这个案子经过修改是克服上述缺陷的，但不是增加上述特征。对于本案而言，说明书中描述的技术方案是可授权的客体，但是权利要求1仅请求保护说明书中的工业控制中的仿真步骤。权利要求1属于不授权的客体的最重要的原因在于权利要求中未能体现仿真步骤与机器人控制过程之间的关系。如果权利要求1中增加特征“将计算结果反馈给操作者，操作者根据计算结果来控制机器人的动作”。该特征
涉及反馈步骤，从而使得权利要求的整体形成了一个闭环。闭环是工业控制中的常见形态，这样修改的结果使得权利要求的技术方案成为了机器人控制过程中的一部分，而不再是单纯的仿真过程。
3、涉及商业方法的发明专利申请
涉及商业方法的发明专利申请与涉及计算机程序的一样，也是具有一定的特殊性。并且由于在《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》中对于这类发明专利申请的审查还没有明文规定，因此申请人和代理人比较容易误解这类专利申请的审查意见。1992-2000年，花旗银行在中国申请注册19项金融产品类“商业方法”专利。此事被曝光之后引起了强烈反响，为了谨慎起见，自此以后专利局对这类申请的审查更为严格，甚至从上到下自然而然地形成了一种共识，即，在明确的开放政策出台之前应当尽可能将这类申请拒之门外，以避免陷入被动的局面。
涉及商业方法的发明专利申请有两种情况：单纯的商业方法；权利要求的部分特征属于商业方法。首先，单纯的商业方法仅仅是人类智力活动创设的规则和方法，具有主观性，而不是利用自然规律的技术方案。然而，随着电子商务的兴起，越来越多的商业方法发明披上了技术的外衣，这就是第二种情况。对于属于第二种情况的专利申请，虽然没有明确成文的规定，但迄今为止专利局对涉及商业方法的发明仍然倾向于不给予专利保护。而这种倾向不予保护的涉及商业方法的发明特指那些仅利用现有技术(主要是公知的硬件系统)来实现的商业方法。但是对于那些相对现有技术具有技术性贡献(例如硬件结构的改进)的发明，即使包
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